美国商标注册申请中“额外信息提供”规则的适用情形

纳暮2025-10-20

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“在提交注册申请后，申请人可以提前备份好申请商标相关产品说明书、广告营销材料和网站截图等证据，以备审查员要求提供。在回复审查员的‘灵魂的拷问’时，需遵循直接明确完整的原则，不应模棱两可回复。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：胡英鑫江苏省宁海商标事务所有限公司

胡英鑫：中英欧比较视角下酒类商标商品项目类似的审查判定

一、法律规定
二、实务应用
三、总结

根据中华商标协会和Fovea IP联合发布的《中国企业海外商标申请数据统计100（2015-2024）》统计报告[1]可知，自2015年至2024年，中国申请人在境外提交了超过180万件商标申请，其中收到申请最多国家为美国。在美国商标注册申请审查中存在一些与国内商标注册申请审查非常不同且独特的规则，本文介绍的“额外信息提供（Requesting Additional Information）”规则（下称“本规则”）即为其中之一。

一、法律规定

美国《联邦法规汇编》（下称《联邦法规》）第37编2.61(b)条[2]概括性地规定“商标局可要求申请人提供为正确审查申请而合理必要的信息、证物、宣誓书或声明以及其他额外证据。（The Office may require the applicant to furnish such information, exhibits, affidavits or declarations, and such additional specimens as may be reasonably necessary to the proper examination of the application）”实务中，当审查员运用本规则请求申请人提供更多信息时，这一条款一般会被首要引用。

对于本规则最直接的法律规定体现在《美国商标审查指南》（下称《审查指南》）的第814分章[3]。814分章规定，有时审查员有必要根据《联邦法规》第37卷第2.61(b)条要求申请人提供“合理必要（reasonably necessary）”的额外补充信息，以便正确地审查申请。本规则旨在鼓励高质量及高效的审查，并认为申请人通常是最有能力提供审查员正确审查申请和评估其商标可注册性所需的事实证据和信息的主体。审查员利用本规则针对性获取与评估特定驳回最相关的信息，审查效率将更高，并且可以避免基于事实和信息不足而拒绝（或允许）注册的情况。《审查指南》还提到，“合理必要”一词应作广义解释，适用于与可注册性“相关”或“合理推定相关”的信息，即如果审查员有正当理由要求获取信息，并且该信息与审查员的法律调查相关，则该问题被视为“相关”。审查员可以要求申请人提供文献资料、展品、宣誓书或声明，以及有关商标背景情况的一般信息。关于申请人，《审查指南》规定申请人有义务参与审查过程，且有义务直接完整地回应审查员的每项额外信息提供的请求，申请人如未回应审查员关于本规则的请求的行为本身即构成驳回的理由。分析可知，本规则赋予了审查员较大的自由裁量权，且申请人负有强制答复的义务。

二、实务应用

实务中，这一规则多数情况体现在驳回裁定中。一般在驳回裁定的“问题总结（Summary of issues）”清单上存在一个问题为要求需要进一步提供的信息，具体的表述依各个审查员的表述习惯而不同，如“Information Regarding Significance Required（关于含义信息需要）”或“Information Required（信息需要）”。审查员会详细列明申请人需要进一步提供的信息或资料，也会视审查的情况提出对应的问题，要求申请人在提交驳回复审时进行解答。笔者举例曾代理的两件涉及本规则的美国商标申请案详细介绍本规则在实务中的应用情况。

1.“Kingpets”商标案

某公司在美国申请第29类“Kingpets”商标，商标带有猫狗等宠物的设计元素，涉及的商品项目“冻干肉”、“冻干蔬菜”、“冷冻水果”及“蔬菜类休闲食品”等。审查员认为申请人需澄清申请商标中的一些措辞是否具有任何特殊的含义，具体如下[4]：

(1) 行业含义。申请人需解释商标中的“PET（宠物）”字样在申请人的商品生产或提供的贸易或行业中是否具有任何意义或含义，或用于申请人的商品时是否具有任何意义或含义，或该措辞是否是申请人所在行业的专业术语。

(2) 其他含义。申请人需回答两个问题：申请人的商品是否旨在供动物食用？申请人的商品是否以其他方式作为宠物或动物用品进行营销？

申请人在驳回复审中针对上述问题进行了答复并进行了声明，声明申请人的商品确实旨在供宠物食用，并以此为目的进行营销。商标中的“PET”字样在申请人的商品生产或提供的贸易或行业中没有任何含义或意义，在用于申请人的商品时也没有任何含义或意义，且该词语并非申请人所在行业的专业术语。最终审查员接受了申请人的回复，驳回复审成功。

审查员在本案中格外关注申请商标中所含的“PET”一词，应是担心这一词汇直接描述了申请商标商品的用途，有可能使申请商标具有描述性。申请人的回答打消了审查员的担忧，这是本案能够成功克服这一驳回理由的重要原因。

2.“SPIRALWEAVE”商标案

某公司在美国提交了一件名为“SPIRALWEAVE”的商标注册申请，申请在9类的“电缆”、“光缆”、“光纤电缆”及通信设备相关商品上。由于审查员怀疑申请商标具有描述性，且申请商标涉及技术型商品，所以审查员在本案中对申请人进行了一系列“灵魂的拷问”，以及要求申请提供各类关于申请商标背景的资料，具体如下[5]：

(1)与申请中的商品相关的情况宣传单页、说明书、宣传手册、广告以及申请人网站的相关截图，以及包括任何使用申请商标术语的材料。仅仅声明申请人网站上提供了商品的信息并不足够。

(2)如果无法提供这些材料，申请人应提交同类商品的类似文件，解释其自身商品有何不同。如果商品采用新技术，且缺乏竞争商品信息，申请人必须提供商品的详细事实描述。商品信息必须清晰地说明其运作方式、显著特征以及潜在客户和贸易渠道，结论性陈述并不符合要求。

(3)申请人必须回答以下问题：
a.申请人的商品是否涉及任何类型的交织材料?
b.申请人的商品是否具有围绕轴线的螺旋或三维曲线特征？
c.其他实体是否将其电缆和电线描述为螺旋形?
d.其他实体是否将其电缆和电线描述为涉及“编织”或编织材料?

申请人在驳回复审中也是以声明的形式详细回答了上述问题，告知审查员申请商标的商品不涉及任何类型的交织材料，存在可卷绕的带状纤维，这些纤维围绕电缆的纵轴弯曲，但不呈螺旋状。业内其他实体未将其电缆或光缆描述为涉及螺旋结构，并且由于业内生产产品不涉及编织或编织材料，因此其他实体也未将其电缆描述为涉及编织或编织材料。申请人同时也依审查员的要求提交了申请商标关于商品在自己英文网站、Instagram和Linkedin上的相关宣传页面的截图及网址，审查员接受了申请人关于进一步提供信息要求回复，加上本案中的描述性问题也同时被克服，最终驳回复审成功。

由实务中发生的两个案例可知，审查员在提问的模式上具有一定的共性，比如多数集中在希望了解申请商标在所属行业中是否有特殊含义、希望判断出申请商标是否具有潜在的描述性以及申请商标的相关词语一般在所属行业中怎样使用等，而作为申请人，需直接明确地以声明的形式回答审查员的问题，必要时根据审查员提出的要求辅以相应的证据。

三、总结

本规则作为一个和国内商标注册申请规则较为不同的境外规则，了解其具体内容及实务中的适用情形对我国申请人应对相应的美国商标驳回裁定具有一定的参考作用。笔者代理的两件案件情形虽无法穷尽这一规则在美国商标注册申请审查中的所有情况，但基于实务的总结仍有一定的借鉴意义，比如能够基本知晓审查员要求提供的资料类型以及审查员的问题一般问到何种程度。两案的申请人最终能够复审成功，在应对本规则的这一点上是非常积极的，尽管审查员提出众多“灵魂的拷问”以及要求提交各种资料，但两位申请人均积极认真且从容地应对，尽最大可能详细回答审查员的提问和提供周全审查员要求提交的资料是说服审查员撤回驳回裁定的关键。反过来想，在本规则的适用下，审查员提出的问题及要求提供的资料某种程度上其实也是一种驳回复审的指导，因为问题和资料的范围即为所涉案件的争议焦点，也为审查员审理案件的重点。在我国的商标注册申请程序中，行政审查阶段的审查员少数时候会视情况下发《商标注册申请审查意见通知书》与申请人进一步沟通，也会要求申请人提交审查所需一些证据材料并辅以加盖章戳的声明材料，通知书内容一般较为简短宏观，但在司法审查阶段法官审理案件时会存在依职权深入了解涉案商标背景的情况，这与美国审查员利用本规则的审查行为类似。由于本规则在美国已作为法律法规写入《联邦法规》及《审查指南》，美国审查员在商标注册申请的初始阶段即会有意识地依据本规则深入研究申请商标背后的含义，此种做法也有利于节约司法资源，提高审查效率。

提前知晓本规则，对应对美国商标注册申请中的部分可能涉及商标潜在描述性的驳回具有指导意义。在提交注册申请后，申请人可以提前备份好申请商标相关产品说明书、广告营销材料和网站截图等证据，以备审查员要求提供。在回复审查员的“灵魂的拷问”时，需遵循直接明确完整的原则，不应模棱两可回复。本规则也侧面体现出美国商标审查的严格性，在申请时提前了解当地特殊规则对成功应对美国商标注册申请后续流程有极大的帮助。

注释：
[1]《重磅发布 | 从 “量积” 到 “质变”：中国企业海外商标申请十年高增，品牌出海领跑全球》，知产前沿，2025年9月8日，https://mp.weixin.qq.com/s/Jb5GNsibcOTUyt2w8iSHnQ ，2025年9月21日访问
[2]“37 CFR § 2.61 - Action by examiner.”, Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/2.61 ,2025年9月21日访问
[3]Trademark Manual of Examining Procedure,May 2025, https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html ,2025年9月21日访问
[4]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn98462615&docId=NFIN20240813162310&linkId=18#docIndex=17&page=1 ,2025年9月21日访问
[5]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn98546675&docId=NFIN20241220150050&linkId=10#docIndex=9&page=1 ,2025年9月21日访问

胡英鑫作者专栏

（原标题：美国商标注册申请中“额外信息提供”规则的适用情形）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡英鑫江苏省宁海商标事务所有限公司

编辑：IPRdaily辛夷校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国商标注册申请中“额外信息提供”规则的适用情形（点击标题查看原文）

胡英鑫：中英欧比较视角下酒类商标商品项目类似的审查判定

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