一起专利分案申请视为未提出通知及行政复议上诉案！

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“深圳市某某科技开发有限公司与国家知识产权局分案申请视为未提出通知及行政复议案。”

专利分案申请不符合规定的行政处理方式

——（2023）最高法知行终382号

近期，最高人民法院知识产权法庭审结一起专利分案申请视为未提出通知及行政复议上诉案件，在明确行政复议案件中审查对象的基础上，进一步阐明了在专利分案申请不符合法律规定的情况下，行政机关如何选择处理方式的问题。

2020年3月7日，某公司向国家知识产权局提交申请号为2020XXXX8607.2、名称为“一种显示和背光用的LED封装片和LED晶片”的实用新型专利申请。2020年10月11日，某公司以原申请为基础，向国家知识产权局提交了分案申请。2021年3月22日，国家知识产权局以分案申请不符合专利法实施细则第四十二条的规定为由，针对分案申请发出了分案申请视为未提出通知书。某公司对该通知书不服，向国家知识产权局提出行政复议申请。国家知识产权局经复议审查认定，原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，原申请与分案申请的权利要求存在的区别均属于本领域的常用技术手段，故维持分案申请视为未提出通知书。某公司不服该复议决定，向一审法院提起行政诉讼。

一审法院认为，本案中，原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，且原申请与分案申请的权利要求的区别属于本领域的常用技术手段，故不足以使分案申请与原申请的权利要求所要求保护的技术方案构成两项或两项以上独立、不同的发明创造，因此不符合分案条件，分案申请视为未提出通知书及复议决定于法有据。同时，本案分案申请视为未提出通知书不属于不符合授权条件而被驳回申请的驳回决定，因此不适用《专利审查指南》有关听证原则的规定。且由于分案申请存在的缺陷无法通过补正克服，为提高审查效率，缩短审查过程，国家知识产权局依据程序节约原则作出分案申请视为未提出通知，程序并无不当。遂判决驳回某公司的诉讼请求。某公司不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院二审认为：根据专利法实施细则第四十二条第一款和第二款的规定可知，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请。国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条及其实施细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。根据《专利审查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有关分案申请审查处理的规定可知，在分案申请的审查中如果发现该分案申请的形式要件不符合法律规定，以作出分案申请视为未提出通知书或者视为撤回通知书的方式进行处理；如果是认为分案申请不符合专利法实施细则第四十二条和第四十三条的规定，应当以驳回该分案申请的方式进行处理。根据听证原则，在作出驳回决定前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。根据上述规定，本案中，国家知识产权局认为涉案分案申请不符合专利法实施细则第四十二条规定的分案申请的条件，应以驳回该分案申请的方式进行处理，并给予申请人陈述意见和/或修改申请文件的机会。未以驳回该分案申请的方式处理，而是迳行发出分案申请视为未提出通知书，不符合上述规定。

对于能否依据程序节约原则选择以分案申请视为未提出通知书的方式进行处理，最高人民法院认为，首先，根据专利法实施细则以及《专利审查指南》的上述相关规定，对专利申请的处理方式并无可裁量空间，仅能依据不同的申请情形严格按照规定作出选择。其次，根据《专利审查指南》的规定可知，程序节约原则是指在符合规定的情况下，审查员应当尽可能提高审查效率，缩短审查过程。本案中，选择以分案申请视为未提出通知书的方式进行处理，虽可能提高审查效率，但影响了申请人陈述意见以及修改权利要求的基本程序权利的行使，既不符合法律规定，亦不符合程序节约原则的本意。

本案对于程序正当性的强调，有利于更好保护专利申请人的合法权益。

附：判决书

深圳市某某科技开发有限公司与国家知识产权局分案申请视为未提出通知及行政复议案

中华人民共和国最高人民法院
行 政 判 决 书

（2023）最高法知行终382号

上诉人（一审原告）：深圳某公司。
法定代表人：秦某，该公司执行董事兼总经理。

被上诉人（一审被告）：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：李然，该局工作人员。
委托诉讼代理人：管晓梅，该局工作人员。

上诉人深圳某公司（以下简称某某公司）因与被上诉人国家知识产权局分案申请视为未提出通知及行政复议一案，不服北京知识产权法院于2022年12月28日作出的（2021）京73行初14331号行政判决，向本院提起上诉。本院于2023年6月26日立案后，依法组成合议庭，并于2023年9月27日进行了询问，上诉人某某公司的法定代表人秦某、被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人李然、管晓梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

2020年3月7日，某某公司向国家知识产权局提交申请号为202020388607.2、名称为“一种显示和背光用的LED封装片和LED晶片”的实用新型专利申请(以下简称原申请，其已获得实用新型专利权)。

2020年10月11日，某某公司以原申请为基础，向国家知识产权局提交专利申请号为202022320676.2、名称为“一种背光用的LED封装片”的分案申请(以下简称分案申请)。

2021年3月22日，国家知识产权局以分案申请不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（2010年修改，以下简称专利法实施细则）第四十二条的规定为由，针对分案申请发出了发文序号为2021031701520350的分案申请视为未提出通知书。

某某公司对该分案申请视为未提出通知书不服，向国家知识产权局提出行政复议申请，其主要理由为：分案申请视为未提出通知书未“指明后续法律程序”、违反听证原则、分案申请已正式受理而没有被认定为申请视为未提出的可能、原申请与分案申请是两个不同的实用新型等等。国家知识产权局对此予以受理。

国家知识产权局经审查认定，原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，原申请与分案申请的权利要求存在的区别均属于本领域的常用技术手段。故于2021年8月2日作出国知复专[2021]0053号复议决定（以下简称复议决定），维持国家知识产权局于2021年3月22日针对202022320676.2号专利申请作出的分案申请视为未提出通知书。

某某公司不服国家知识产权局作出的复议决定，提起行政诉讼，请求：撤销国家知识产权局作出的复议决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。事实与理由：（一）国家知识产权局不符合作为复议人员的基本准则。（二）限制某某公司申请分案与防止某某公司将多项发明创造囊括在一份申请中相互矛盾。（三）面对某某公司列举的客观事实和依据，复议人员采取故意回避的方式，属于滥用权力。（四）被诉决定没有列出某某公司任何不诚信的证据，就认定某某公司违反了诚实信用原则。

国家知识产权局辩称：复议决定认定事实清楚，适用法律法规正确，程序合法，结论正确，某某公司的诉讼请求不能成立，应当予以驳回。

一审法院经审理认定了上述事实。

一审法院认为，本案中，原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，且原申请与分案申请的权利要求的区别属于本领域的常用技术手段，故不足以使分案申请与原申请的权利要求所要求保护的技术方案构成两项或两项以上独立、不同的发明创造，因此不符合分案条件，国家知识产权局据此作出分案申请视为未提出通知及复议决定于法有据，一审法院对此予以确认。

参照《专利审查指南》第一部分第二章第2节第(3)项有关听证原则的规定可知，审查员在作出驳回决定前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。该部分内容规定于实用新型专利申请的初步审查中，适用于因不符合授权条件而被驳回申请的驳回决定，而本案国家知识产权局作出的分案申请视为未提出通知不属于上述类型的驳回决定，因此不适用《专利审查指南》有关听证原则的规定。同时，由于分案申请存在的缺陷无法通过补正克服，为提高审查效率，缩短审查过程，国家知识产权局依据程序节约原则作出分案申请视为未提出通知，程序并无不当，某某公司的该项主张缺乏法律依据，一审法院对此不予支持。

综上所述，一审法院认为复议决定证据确凿，适用法律法规正确，符合法定程序，结论正确。某某公司有关主张均缺乏事实和法律依据，一审法院对此均不予支持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，一审法院判决：“驳回原告深圳某公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告深圳某公司负担（已交纳）。”

某某公司不服，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决和复议决定并责令国家知识产权局重新作出复议决定。2.诉讼费用由国家知识产权局承担。事实与理由：（一）某某公司申请一审承办法官回避，承办法官没有正当理由未回避，属程序违法。（二）某某公司的分案申请符合法律规定的条件。（三）国家知识产权局作出分案申请视为未提出通知书缺乏法律依据。（四）复议决定维持分案申请视为未提出通知书属于法律适用错误。

国家知识产权局辩称：复议决定和一审判决事实清楚、适用法律正确、程序合法，应当予以维持。

一审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为：本案涉及分案申请视为未提出通知及针对该通知的行政复议问题。综合各方当事人的诉辩意见，本案二审的争议焦点问题是：（一）本案审查和裁判对象的确定；（二）分案申请视为未提出通知书的合法性审查；（三）一审承办法官是否应当回避。

（一）本案审查和裁判对象的确定

综合《中华人民共和国行政诉讼法》第二十六条第二款、第七十九条的规定可知，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是法定的共同被告。人民法院应当对复议决定和原行政行为一并作出裁判。本案中，国家知识产权局针对某某公司提出的分案申请作出分案申请视为未提出通知书，某某公司不服该通知书向国家知识产权局申请行政复议，复议决定维持了分案申请视为未提出通知书，某某公司仍不服提起本案诉讼。因本案系复议维持原行政行为的案件，人民法院应当对国家知识产权局作出的分案申请视为未提出通知书和复议决定一并进行审查和裁判，而一审法院仅将复议决定作为被诉行政行为进行审理和裁判，法律适用有所不当。

（二）分案申请视为未提出通知书的合法性审查

根据专利法实施细则第四十二条第一款和第二款的规定可知，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请。国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。根据《专利审查指南》第一部分第一章和第二部分第六章的有关分案申请审查处理的规定可知，国家知识产权局在分案申请的审查中如果发现该分案申请的申请日、申请号、递交时间、申请人和发明人、申请文件、申请期限和费用等形式要件不符合法律规定，国家知识产权局以作出分案申请视为未提出通知书或者视为撤回通知书的方式进行处理；如果是认为分案申请不符合专利法实施细则第四十二条和第四十三条的规定，应当以驳回该分案申请的方式进行处理。根据听证原则，审查员在作出驳回决定前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。根据上述规定，本案中，国家知识产权局认为涉案分案申请不符合专利法实施细则第四十二条规定的分案申请的条件，应以驳回该分案申请的方式进行处理，并给予申请人陈述意见和/或修改申请文件的机会。国家知识产权局未以驳回该分案申请的方式处理，而是迳行向某某公司发出分案申请视为未提出通知书，违反了上述规定。

国家知识产权局主张，其依据程序节约原则选择以分案申请视为未提出通知书的方式进行处理。对此，本院认为，首先，根据专利法实施细则以及《专利审查指南》的上述相关规定，对专利申请的处理方式并无可裁量空间，仅能依据不同的申请情形严格按照规定作出选择。其次，根据《专利审查指南》的规定可知，程序节约原则是指在符合规定的情况下，审查员应当尽可能提高审查效率，缩短审查过程。对于存在可以通过补正克服的缺陷的申请，审查员应当进行全面审查，并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷，对于申请文件中文字和符号的明显错误，审查员可以依职权自行修改，并通知申请人。对于存在不可能通过补正克服的实质性缺陷的申请，审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查，在审查意见通知书中可以仅指出实质性缺陷。本案中，为了避免适用驳回决定所带来的程序性负担而选择以分案申请视为未提出通知书的方式进行处理，实质剥夺了申请人陈述意见以及修改权利要求的程序权利，既不符合法律规定，亦不符合程序节约原则的本意。

（三）一审承办法官是否应当回避

某某公司主张一审承办法官李冰清应当回避而未回避。对此，本院认为，某某公司是以其法定代表人秦某在另案审理中对李冰清进行过投诉，其作为本案的一审承办法官会影响案件公正审理为由，向一审法院申请李冰清回避。首先，该理由不是《中华人民共和国行政诉讼法》《最高人民法院关于审判人员在诉讼活动中执行回避制度若干问题的规定》中规定的应当回避的法定情形。其次，某某公司未提供证据证实李冰清作为本案的一审承办法官会影响案件的公正审理。故一审法院未准许某某公司提出的回避申请，并无不当。某某公司的该项上诉主张，本院不予支持。

综上所述，一审判决、复议决定及分案申请视为未提出通知书适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第二项、第三款的规定，裁定如下：

一、撤销北京知识产权法院（2021）京73行初14331号行政判决；
二、撤销国家知识产权局国知复专[2021]0053号行政复议决定；
三、撤销国家知识产权局发文序号为2021031701520350的分案申请视为未提出通知书；
四、责令国家知识产权局针对深圳某公司202022320676.2号专利申请重新作出处理决定。

一审案件受理费100元，二审案件受理费100元，均由国家知识产权局负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　徐卓斌
审 判 员　徐　飞
审 判 员　颜　峰
二〇二四年六月二十七日
法官助理　李秀丽
书 记 员　尹明琦

（原标题：专利分案申请不符合规定的行政处理方式）

来源：IPRdaily综合最高人民法院知识产权法庭、中国裁判文书网