如何处理涉及计算机程序的实用新型？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：徐苏明 北京轻创知识产权代理有限公司

原标题：浅谈如何处理涉及计算机程序的实用新型

《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

作为专利代理师，在处理仅涉及结构的实用新型时，通常并不会出现不符合上述法条规定的情况，但是，在处理涉及计算机程序，或者说，偏控制或偏处理类的实用新型时，可能就比较容易遇到不符合上述法条规定的问题。从某个角度而言，专利代理师是位于发明人与审查员之间的一个中间角色，在撰写专利申请文件时，既要使其符合发明人的发明意图，又要使其满足审查员的审查要求。

对于上述涉及计算机程序的实用新型，由于各种因素的存在，目前可能较难处理。笔者希望通过本文，从“如何写”、“如何答”以及“如何改”三个方面分享一下个人的经验。

如何写？

对于涉及控制/处理装置的实用新型，据笔者了解，包括笔者在内的部分专利代理师过往均会倾向于采用如下撰写方式，将包括控制/处理装置在内的各种装置的电连接关系限定于权利要求中，如果涉及到运行于控制/处理装置上的程序，会根据实际情况将其以功能限定的形式表述于权利要求中，或者以解释说明的形式将其表述于与上述权利要求对应的说明书部分。

相信部分专利代理师会和笔者一样，在以上述方式完成了实用新型专利申请的撰写后，收到了主题为不符合《专利法》第二条第三款规定的审查意见，甚至最终收到了驳回决定。

由于参加一些讲座活动，笔者有机会就相关问题与资深审查员进行沟通，也有一定收获。在目前的审查标准比较明确的情况，笔者认为，专利代理师在不违背我们“中间角色”原则的前提下，不妨改变一下过往的撰写方式。

《专利法实施细则》第二十条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。可以看到，独立权利要求首先得是一个完整的技术方案，而技术方案是由若干技术特征组成的，此时的技术特征应为解决技术问题的必要技术特征。因此，不妨进行反向思维，也就是，从技术问题入手，基于该技术问题和发明人提供的原始技术方案再去构思解决该技术问题最必需的技术特征。

无论是成文的，还是口述的技术交底书，作为非常了解技术而可能不太了解专利法的发明人，其给出的技术方案通常是比较完整的，或者经沟通补充可以是比较完整的，专利代理师在专利申请文件中应当尽量完整地呈现上述技术方案。但是，对于技术交底书中的背景技术或者技术问题部分，由于发明人往往是从其整体技术方案出发而进行撰写的，这点可能和专利申请文件对背景技术或者技术问题的要求并不完全一样。笔者认为，专利代理师可以在这一点上进行合理发挥。

如果发明人提供的技术交底书表明其原始技术方案是为了解决现有技术中某个领域手动操作效率太低的问题，从而提出一种包括控制器、传感器和执行器等的自动化方案。但是经专利代理师分析，客观讲，运行于控制器上的非现有程序也是解决手动操作效率太低这一技术问题的必要技术特征。此时，如果将该程序部分以功能限定或其他形式写入权利要求，或者仅写在说明书中，都将是有大概率可能出现不符合《专利法》第二条第三款规定的问题的，而如果完全忽略该程序部分，则又有可能出现不符合《专利法》第二十六条第三款规定的问题的。

为了尽量避免上述问题的出现，笔者认为可以从两方面入手。

一是，在完全删除控制器和相应程序后，思考一下剩余的技术特征是否还能构成一个完整的技术方案，如果可以的话，再针对该技术方案调整说明书中背景技术和有益效果部分的相关内容。

二是，直接调整背景技术中独权所要解决的技术问题，再从发明人原始技术方案中提炼不包括控制器和相应程序的各围绕解决上述经调整的技术问题的各必要技术特征，将其组合后重新作为独立权利要求。

但是，无论如何，对技术问题与独权技术方案的构思与调整始终都是相辅相成的，而不是仅仅基于其中一者进行考虑，或者仅调整其中一者的内容。

与此同时，为了尊重发明人的完整的原始技术方案，不妨将有可能导致保护客体问题的内容在从属权利要求中进行限定，并在说明书中以优选实施例的方式引出，避免后续审查过程中迫不得已删除相应技术特征时，是以删除并列技术方案的形式完成的，从而不会有修改超范围的问题出现。

下面以一个实例进行说明。发明人在技术交底书中表示，现有技术中，该特定领域从参数测量到数据处理，再到机构控制均是手动的，效率较低，发明人提出将手动工具测量方式改为传感器测量，并由控制器接收测量数据进行自动计算，并生成相应控制信号，使执行机构实现自动动作。经检索后，笔者发现，在该特定领域中，现有技术确实都是采用手动工具进行测量的，效率较低，且由于需要测量的点过多，所以测量通常并未覆盖所有的点，导致最终的计算准确性也将受影响。故笔者调整了发明人提供的背景技术，在专利申请文件中说明书背景技术部分着重提出现有测量方式的问题，在独立权利要求中的限定主要为以各种传感器作为数据采集装置以及不同传感器的布置方式及位置关系等，并没有提及控制器及其对各传感器数据的处理方法，相应地，独权有益效果部分也是对应撰写。与此同时，笔者还在说明书中增加了如下表述，各传感器可以是带数显的传感器，可由工作人员直接记录各传感器的数值，用于后续计算等操作，各传感器也可以与控制器连接，进而引出带控制器部分的从属权利要求及相应优选实施例。

当然，必须承认，不是所有技术方案都能采用类似上述撰写方式。对于确实无法满足实用新型客体要求的方案，可能就不适合继续进行实用新型专利申请了。

如何答？

对于新的技术方案，专利代理师可以参考类似上述方式或其他合适方式调整自己过往的撰写方式，但由于专利申请提交与审查是具有一定时间差的，对于已经收到的审查意见通知书，专利代理师又该如何答复呢？

去年，笔者曾撰文《浅谈实用新型专利申请的审查意见答复策略》，分享了笔者当时的见解。在经过不断学习以及与审查员沟通后，笔者认为，对于涉及计算机程序的实用新型，无论是基于A26.3的审查意见，还是基于A2.3的审查意见，比较合理的答复方式都不应脱离“举证”原则。

也就是，例如出现审查员对特定程序不是现有技术提出了质疑的情况，专利代理师应当列举检索到的现有技术证明该特定程序确是现有技术，且在本申请中不存在对该程序的改进，而仅是应用。也许，审查员给出的理由会有很多种，让专利代理师们在第一时间很难接受。但无论如何，答复审查意见毕竟是一次合理的听证机会，专利代理师们不妨就充分采用“举证”的方式来争取权益最大化。

需要注意的是，答复审查意见的过程其实是对后续提高撰写水平的最佳训练方式之一。例如，既然大部分专利代理师都遇到过审查员对申请文件中没有说清楚的某一程序提出质疑的情况，那就不妨在后续新申请的撰写中，在不影响专利申请新颖性等基本要求的前提下，将合适的公开文件以合适的方式写入说明书的合适部分，避免之前已经出现过的同样问题再次出现。

如何改？

经合理评估后，如果发明人提供的技术方案无论采用何种撰写方式，均有极大可能出现不符合实用新型保护客体要求的问题时，专利代理师可能就需要以发明人能接受的方式对其进行解释。这里所提的能接受的方式，不仅包括将专利法语言尽量通俗化，也包括合理阐述审查标准和授权风险等问题，避免无意中激发客户与代理公司之间的矛盾。

如果发明人依然希望进行专利申请，也确实存在一定的创新点，此时可能就需要建议发明人将实用新型专利申请更改为发明专利申请了。但如果仅是这样建议，相信大多数发明人是很难满意的，特别是其明确地知晓现有创新点可能并不能满足发明专利的要求。

既然因为出现保护客体的问题，或者更具体而言，是因为方案中的控制方法问题而建议将实用新型更换为发明，那不妨按如下方式向发明人提供进一步的建议，如果技术方案并未实施且可以改进，那就在控制方法部分进行进一步的挖掘，例如其中是否涉及到较为独特的算法或规则等，或者在其他方面给予合理的补充建议，使技术方案的创造性尽可能有所提升，从而使其在保护客体和创造性上均更适合申请发明专利。

经过合适的沟通，对于确实希望保护其技术方案的发明人，笔者认为其还是能接受上述建议的。

对于涉及计算机程序的实用新型，专利代理师目前处理起来可能确实略为棘手，但从另一个角度来看，这也是对专利代理师提出的更高要求。也许，经过认真沟通、撰写与答复，最终依然会有相关的实用新型专利申请被驳回。但是，只要心中花千树，人生何处不逢春。

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作者：徐苏明  北京轻创知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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