实用新型专利申请的「审查意见答复策略」

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：徐苏明 付倩  专利代理人

原标题：浅谈实用新型专利申请的审查意见答复策略

国家知识产权局对实用新型的授权率逐渐收紧，审查力度突然加大，种种审查现象让人不禁觉得这阵风来得有点猛烈，甚至彻骨，笔者将结合一个实际案例谈一下实用新型专利申请的审查意见答复策略，以期为读者提供有益参考。

伴随着今年三月底国家知识产权局微信公众号刊发的这篇看似吹风的文章，《实用新型审查部：细规划重落实多举措显成效》，国家知识产权局对实用新型的授权率逐渐收紧，审查力度突然加大，种种审查现象让人不禁觉得这阵风来得有点猛烈，甚至彻骨。

多数于去年九月之后申请的实用新型陆续收到了第一次审查意见通知书，其中审查意见的内容主要集中于涉及专利法第二十六条第三款的问题。对于专利代理人，这个问题仿佛如鲠在喉。如果答复不妥，部分申请甚至在一通答复提交一周后，便会收到驳回决定。

在专代圈内，不满情绪在不断蔓延，因为这直接影响到了代理人的工作量、收入以及代理公司的业务开展，网上对这种情况的吐槽俯拾皆是。但是，随后发生的中美贸易战中涉及知识产权的问题仿佛又让人们看到了提高专利质量的必要性。所以笔者还是非常认同上层希望提升中国专利整体质量这一大方向思路的。作为专利代理人，在吐槽之余，也需要认真思考审查意见中的相关问题以及解决这些问题的合理途径。

必须承认，多方面原因导致部分审查员撰写的审查意见是值得商榷的。虽然从严审查的初衷是为了打击低质量专利申请，尤其是编写的系列专利申请，但不能令人信服的审查将损害申请人的合法权益，并直接导致实用新型专利申请的复审率提高，这也从一定程度上造成了对行政司法资源的浪费。

但是面对已经发出的审查意见通知书，笔者认为消极对待，答非所指，甚至人身攻击都是不可取的，代理人应该充分发挥自己的专业知识，采用合适且合理的方法去逐一反驳审查意见，这样才能有效维护客户权益，保护公司声誉，甚至提升自身能力。

客观情况是，从专利代理人资格考试开始，多数代理人面对的主要是一套针对发明专利创造性的答复模板，在面对现阶段可谓“五花八门”的实用新型审查意见时，可能确实会显得有些手足无措。

笔者将结合一个实际案例谈一下实用新型专利申请的审查意见答复策略，以期为读者提供有益参考。

该实用新型专利申请在四月底收到了如下所示的第一次审查意见通知书。

可以看到，审查意见比较简单，但是笔者之前撰写的任何类似申请文件均未收到过此类通知。由于已经意识到当时的审查力度在加大，所以笔者并未怠慢，结合申请文件的实际情况，从两个方面进行了答辩。

该申请的独权为“一种电力安全警示装置，包括支撑架和设置在所述支撑架上的警示牌，其特征在于，还包括控制器、光照传感器、LED阵列、定位装置和信号收发器；所述控制器分别与所述光照传感器、所述LED阵列、所述定位装置和所述信号收发器电连接；所述光照传感器设置于所述警示牌上，所述LED阵列沿所述警示牌上的警示标志设置，所述LED阵列表面设置有防水透光层”。

可以看到，笔者在撰写时，便已经明确区分了前序部分和特征部分，而前序部分中的支撑架和警示牌的结构明显是笔者认定的现有技术。对于审查员指出的说明书缺少必要的结构图的意见，笔者认为是无法接受的。

所以笔者首先论述了为何进行上述前序部分和特征部分的布局，然后又给出了两篇可以清楚说明支撑架和警示牌结构的现有技术对比文件。另外，由于该申请属于机电结合的方案，所以笔者紧接着又基于独权的表述论述了该技术方案的电学连接关系也是清楚的，并且辅以说明书附图中的电学连接示意图进行证明。

基于本案以及笔者遇到的其他案例得出的经验，对于这种既有机械结构，又有电学结构的实用新型专利申请，笔者建议读者以后在撰写时，在说明书附图部分既提供必要的机械结构示意图，也提供相应的电学连接示意图，从而尽量避免收到类似上述审查意见通知书。

专利法第二十六条第三款的内容为：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”。

虽然笔者已对形状、构造特征进行了相应的论述，但是为了避免一通答复后直接被驳回的情况发生，笔者基于上述法条内容又从另一方面进行了论述。这其中，笔者的撰写习惯在此起到了一定的帮助作用。对于背景技术、独权内容和有益效果部分，笔者遵从的是“三位一体”的撰写方法，也就是，背景技术中尽量仅出现独权技术方案所要解决的技术问题，构成独权技术方案的每项技术特征都是围绕解决上述技术问题而布局的，有益效果中对独权中每项技术特征均进行合理扩展与说明，并最终推导出与上述技术问题相应的技术效果。正是基于通过这种方式撰写的申请文件，笔者结合该申请说明书中有益效果和实施方式中较为详细的公开内容，进一步论证了该申请中每一项技术特征都是清楚的，为了解决所提出技术问题的技术方案整体上是完整的。最终得出该申请是符合专利法第二十六条第三款规定的结论。

在五月初递交了一通答复后，该申请又在六月初收到了如下所示的第二次审查意见通知书。

如果说一通中的审查意见还有些看似勉强的成分，那二通中的审查意见应该就属于各位最近经常看到的情况了，让人有种无可奈何的感觉。但是，和答复一通的基本思路一致，在面对二通时，笔者认为依然需要对审查员的观点各个击破，并且从法条的角度出发去进行论述。

通过分析上述二通，笔者按自己所理解的审查意见所表示的严重程度将其分为了三个部分，并在意见陈述书中依次从三个部分进行了相应论述。

首先，笔者引用了专利法第二条第三款：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”，论述本实用新型为对电力安全警示装置这一产品的构造提出的适于实用的新的技术方案。紧接着，又引用了专利审查指南第一部分第二章第6.2.2节：“产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等；线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系”，并论述道：由于本申请权利要求1已明确记载了“电力警示装置包括控制器、光照传感器、LED阵列、定位装置和信号收发器；所述控制器分别与所述光照传感器、所述LED阵列、所述定位装置和所述信号收发器电连接”的技术特征，故本实用新型已对电力安全警示装置这一产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系进行了明确的限定，说明书附图是对各个组成部分的安排、组织和相互关系的辅助示意。由于本实用新型的电力安全警示装置这一产品包括控制器、光照传感器、LED阵列、定位装置和信号收发器这些元器件，通过权利要求1中的文字描述以及说明书附图1中的示意，已可以明确表示构成产品的元器件之间的确定的连接关系。

可以看到，笔者将该申请的技术特征有机地与相关法条的内容结合在了一起，进而证明该申请的内容是符合较专利法第二十六条第三款规定更为细致的相关法条规定的。

其次，和在一通答复中笔者补充的第二部分内容类似，对于审查员提到的涉及“技术问题”的审查意见，笔者再次引用了该申请说明书中记载的较为详细的有益效果和实施方式的内容，并明确给出结论性论述：可以看到，通过权利要求1记载的技术特征，根据说明书记载的内容，可以实现在不同天色、天气条件下，都能突出显示电力安全警示牌，以降低安全隐患，同时确定警示牌所处位置，也就是电力设施检修位置，以保护独自施工的检修人员的技术效果。

最后，笔者基于自身对专利相关法律法规以及其他相关法律法规多年学习的积累，在进行了上述两部分相对重要的论述之后，基于二通的内容撰写了这样一段话：申请人认为审查员的这一观点“仅根据附图所示的示意图无法实现所要达到的技术效果”无法获得专利法、专利法实施细则及专利审查指南的支持，也就是说，上述相关专利法律法规并未规定“仅根据专利申请文件的说明书附图所示的示意图就必须实现专利申请所要达到的技术效果”。这段话正是笔者基于对“法无授权不可为”这一法律思想的认识而撰写的，或许有超出答复审查意见的应有范畴之嫌，故放在了最后一部分。

作为最终的总结，笔者采用了与审查员审查意见原文完全相反的表述，也就是：因此，对所属领域的技术人员来说，本实用新型的技术手段是清楚的，根据说明书记载的内容可以实现，附图中已给出可明确指示产品构造的示意图，说明书及附图所记载的内容构成一个清楚完整的技术方案，因而符合专利法第二十条第三款的规定。

经过两次审查意见答复，该申请于八月初收到了办理登记手续通知书和授予实用新型专利权通知书。

通过上述案例，笔者认为现阶段答复实用新型的审查意见可以从“各个击破”和“有法可依”两方面进行展开。不能说完全将其作为一种模板，但是基于这一思路认真准备的答复文件应该还是具备一定说服力的。

需要注意的是，关于对相关法律法规的引用，如果说笔者对专利法及其实施细则还算如数家珍的话，那么对于数百页之厚的专利审查指南，则只能说具有大致印象。在处理本案及其他案件时，所引用的内容基本都是在重新认真阅读了审查指南有关部分之后才确定的。虽然撰写是多数专利代理人的主要工作，但是在撰写之余，笔者也建议大家多去充充电，学习一些典型案例以及法律应用等。

另外，不可否认的是，每一件申请的具体情况都不一样，笔者也有面对一通进行了自认为准备非常充足的答复后，依然未经二通而被直接驳回的情况，在和发明人沟通后，已提交或正在准备复审请求文件。

虽然目前的实用新型专利申请的审查也许还存在各种各样无法让各方都满意的问题，但是，笔者相信，审查员在看到代理人针对审查意见认真准备的意见陈述书后，还是愿意相信这是一位有足够责任心的代理人的辛勤劳动成果，在符合相关法律规定的情况下，最终还是会做出授权决定的。

在此，笔者也倡议各位专利代理同仁，在满足客户、公司要求的前提下，撰写出更多质量更高的专利申请文件，一同为知识产权事业做出积极贡献。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：徐苏明 付倩  专利代理人

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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