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“精准拆解专利流氓的唯一资产——专利稳定性,实施‘打蛇打七寸’式的反制策略。”
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:普罗IP社
摘 要
在美国遭遇非专利实施实体(NPE)发起的ITC 337调查时,企业应保持冷静,第一时间组建由内部团队、外部律师及技术专家组成的应诉阵容,坚决否认侵权指控,并通过提交广泛的现有技术证明与详尽的专利无效分析报告,构建有力谈判筹码;与此同时,可联合其他被告分摊成本、共享信息,并对核心专利发起无效程序;对外应及时发布声明,强调企业自主创新、自主专利储备与合规性,以及FTO分析结果,以稳定客户与市场信心;精准拆解专利流氓的唯一资产——专利稳定性,实施“打蛇打七寸”式的反制策略。
01.337调查概述
337调查是美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC)依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定,针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查,裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。337调查是一种行政裁决,不会涉及到经济赔偿。
337调查的参与各方
02.非专利实施实体(NPE)概述
NPE是指:指不从事实际生产或销售产品,主要通过持有专利并通过许可、诉讼等方式获利的实体。其中也不乏一些专门靠诉讼或威胁诉讼索取高额许可费或赔偿为主要商业模式的公司或个人,就是业界俗称的“专利蟑螂”。
◆ 典型行为特征
1.不实际经营产品或服务;
2.专利多为购买所得,而非自主研发;
3.以大量诉讼或发函恐吓为主要盈利方式;
4.往往挑选中小企业或行业领头羊起诉,迫使其和解;
5.诉讼策略为逼迫和解而非追求判决胜诉。
03.案例介绍
2025年06月10日,ITC官网发布了《 Certain Electronic Eyewear Products, Components Thereof, and Related Charging Apparatuses (II); Inv. No. 337-TA-3833 (Violation),特定电子眼镜及其组件和相关充电设备(II)提起337调查申请》;-链接:(https://ids.usitc.gov/case?type=basic)。
作为知识产权从业者,笔者马上进入USITC的EDIS系统(https://edis.usitc.gov)获取相关资料。
3.1、资料获取:通过官网可以看到原告INGENIOSPEC, LLC在2023年-2025年先后发起了3次337调查。
其中,2023年的调查对象包括:Bose、Epson、Lenovo、TCL、雷鸟创新、Luxottica、Magic Leap、Everysight 、Razer、XReal 、Vuzix等等;2024年的调查对象包括ByteDance、HTC、Meta、PICO、Chuangjian Weilai等等;2025年的调查对象包括DJI 、Brilliant Labs、INMO、Even Realities等等。
3.2、(A)337-1383案件:
该案最终以和解告终,笔者阅读整个案件的流程,发现几个关键的节点:
第一:第一时间委托专业律师团队和技术专家积极应诉,坚定否认侵权行为,如magic leap提交的答复文件(RESPONDENT MAGIC LEAP, INC. RESPONSE TO COMPLAINT OF INGENIOSPEC,LLC AND TO NOTICE OF INVESTIGATION)。
第二:随后积极针对涉案专利寻找现有技术,见文件(RESPONDENTS’ NOTICE OF PRIOR ART),其中针对涉案专利提交了包括专利、文章等大量的现有技术:
第三、随后被告联合再次提交了针对几件涉案专利的超过240+页的无效分析报告(RESPONDENTS' FINAL DISCLOSURE OF INVALIDITY CONTENTIONS):
原告最终选择和被告达成和解,其中被告方基于大量现有技术而提出的无效抗辩为促成双方和解构建了非常有效的谈判筹码(NOTICE OF COMMISSION DECISION NOT TO REVIEW AN INITIALD ETERMINATION TERMINATING THE INVESTIGATION AS TO THE REMAINING RESPONDENT BASED ON SETTLEMENT;TERMINATION OF THE INVESTIGATION)。
(B)337-1383案件:
第一、针对同一原告发起的调查,被告委托专业律师团队坚定否认侵权行为,如Meta提交的答复(META’S RESPONSE TO COMPLAINT OF INGENIOSPEC, LLC AND TO NOTICE OF INVESTIGATION)。
第二:随后积极针对涉案专利寻找现有技术(Notice of Prior Art),见文件(RESPONDENTS’ NOTICE OF PRIOR ART),其中针对涉案专利提交了包括专利、文章等大量的现有技术:
第三、随后被告联合再次提交了针对几件涉案专利的超过2000+页的无效分析报告(Respondents' Joint Disclosure of Supplemental Invalidity Contentions),从提交的资料来看,meta提交的现有技术和无效分析内容更多,显示了其对抗专利流氓的强硬态度;
目前案件相关程序被暂停。与上述案件相似,被告同样提交了大量的现有技术和强针对性的无效分析,预期将在商务谈判中为被告获得至关重要的谈判筹码,促进双方尽快和解结案。
(C)在美国专利商标局针对涉案专利进行无效:
笔者通过专利检索工具检索发现,一个名为Unified Patents, LLC的主体在2025.01.30启动了Ex-Parte Reexamination(单方再审,一种专利无效方式),目前正在审查中。根据前面两次的现有证据来看,有很大概率可以无效掉此件专利。
04.总结
综上, 337调查涉及的程序复杂,调查周期一般在12-18个月之间,对于双方来说律师费成本都较高。大多数专利流氓都可能在律师成本较高和民事赔偿胜率较低的情况下往寻求经济上的和解。当遇到337时,在程序还未启动或即将启动,涉案被告可以从以下考虑:
(1)切勿慌张,稳定心态,积极应诉;
(2)构建企业内部团队、外部专业律师团队和专家团队;
(3)联合应诉,分享信息,分摊工作和成本。
在部分案件中,尤其是涉及到专利蟑螂的案件时,原告可能利用广泛的渠道公开被告正在面临337调查这一情况,从而影响涉案产品的现有或潜在的使用者或购买方,停止使用或购买被告的产品。因此,被告需要迅速向外界或有关购买方发表声明,表明自己的立场和相应行动,可以聚焦以下几点:
(1)高度重视,否认指控,积极应诉;
(2)针对产品技术方案委托律师做FTO(Freedom to Operate,自由实施)报告,例如本次调查中Halliday就已经做了FTO报告;
(3)强调自主创新,自主专利储备和企业合规性;
(4)已拟定涉案专利进行稳定性分析;
(5)对当前业务不产生影响。
俗语说:“打蛇打七寸”。面对专利蟑螂,专利是他们的唯一资产,笔者建议针对原告方的专利或专利组合的有效性发起精准打击,分阶段瓦解。同时,亦可考虑从专利是否存在不可实施等缺陷进行攻击,例如,充分研读涉案专利的审查过程的全部文件、相同主体的337调查的过程文件以及同族专利的审查历史等角度进行突破。
(原标题:在美遇到NPE发起的337调查不要慌)
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来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:普罗IP社
编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君
注:原文链接:在美遇到NPE发起的337调查不要慌(点击标题查看原文)
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