“规范使用注册商标”抗辩的司法审查

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“上海某罐头食品厂有限公司诉上海某实业有限公司、四川省某罐头食品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案。”

本期作者

徐婷姿
上海知识产权法院知产一庭
四级高级法官

“规范使用注册商标”抗辩的司法审查

——上海某罐头食品厂有限公司诉上海某实业有限公司、四川省某罐头食品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

在原告权利商标不申请认驰的情况下，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，规范使用注册商标抗辩系阻却民事侵权诉讼的抗辩，对其司法认定关涉商标侵权纠纷的民事可诉性问题，判断宽严尺度把握要建立在规范使用注册商标排除民事诉讼规则建立的法律价值基础上，坚持局部整体相统一、主观客观相结合的判断方法进行个案把握，正确划分注册商标权利人合理行使权利与借助注册商标外壳行攀附侵权之实间的界限。本案中，原告注册商标及其商品具有较高的知名度，被告在后注册使用范围相同的“梅林天子”文字商标，且无法对注册动机作合理解释，同时，被告在实际使用过程中，将注册商标添附其他装饰元素进行整体使用，从而达到与原告权利商标近似的效果，故法院对被告“规范使用注册商标”的抗辩不予采纳，并通过商标侵权要件的审查，认定被告构成侵权。

上海某罐头食品厂有限公司（以下简称上海某食品公司）系第1997755号商标、第4918158号商标、第5039734号商标、第5039735号商标的权利人，该些商标核定使用商品类别为第29类肉；肉罐头等。上海某食品公司发现上海某实业有限公司（以下简称上海某实业公司）、四川省某罐头食品有限公司（以下简称四川某食品公司）在生产的肉罐头上使用及，侵犯了上海某食品公司上述注册商标专用权，且被诉侵权产品包装抄袭摹仿了上海某食品公司享有极高知名度的“梅林牌”午餐肉罐头的特有的包装装潢，构成不正当竞争。

上海某实业公司、四川某食品公司辩称：其对涉案标识的使用是对其享有权利的第18770131号“梅林天子”商标及第53639301号商标的使用，特别是对的使用系基于“梅林天子”商标的变形使用，实际上作为商标使用起到区分商品来源作用的还是“梅林天子”商标，标识中的背景、盾牌等设计仅系对“梅林天子”商标的装饰，作用是突出和修饰商标，并非商标性使用，其主观上也没有搭便车的恶意，被诉侵权标识与上海某食品公司的权利商标也不构成近似。其不存在不正当竞争行为，所使用的涉案商品包装具有自己独特的设计，且上海某食品公司主张权利的包装、装潢与市场上相同产品类似，没有独特性和影响力。

一审法院经审理查明，第1997755号商标、第4918158号商标、第5039734号商标、第5039735号商标的权利人为上海某食品公司，该些商标核定使用商品类别为第29类肉；肉罐头等。商标在午餐肉类别上具有极高知名度，曾获上海市著名商标、建国70年中国罐藏食品品牌等荣誉，梅林牌午餐肉罐头曾获得国家质量奖银奖、中国名牌产品等荣誉，梅林商标被商务部授予中华老字号。上海某食品公司通过参加展览会、户外广告等形式对产品进行宣传。

上海某实业公司法定代表人陈某于2017年2月7日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第18770131号“梅林天子”商标，核定使用商品类别第29类：肉；肉罐头等。陈某（授权人）于商标核准注册当日将该商标以普通许可方式许可给上海某实业公司使用。2021年2月7日，陈某在第29类肉罐头等商品上申请商标，2021年9月13日初审公告，因案外人异议，目前尚未获准注册。上海某食品公司称，申请人注册“梅林天子”商标的含义是“梅林的真命天子”，表达了商标申请人对女儿的美好祝愿。

2020年11月10日上海某食品公司以公证方式在上海某农产品批发市场标牌显示为“中某食品配送中心”的店铺购买梅林天子火锅午餐肉罐头二十四听，支付200元，该商品上生产者标注为四川某食品公司，委托方标注为上海某实业公司，产品包装左侧标识为，该标整体呈正方形，外轮廓有类似邮票的齿状，底色为藏青色，居中有一红色盾牌，上部有一个白点和环绕发散的六条白线，中间有三个白色的五角星，下部有白色的“梅林天子”字样，并在右上角标注圈R，另底部有红底白字的“MEILINTIANZI”；右侧的标识为。

一审法院认为，被诉侵权商品与权利商标核准使用的商品类别相同，比较二者，均有方框内含盾牌状的要素，被诉侵权标识的主要识别和呼叫部分为“梅林天子”，与权利商标中文识别和呼叫部分“梅林”相较，天子似有更优之意，因“梅林”的强臆造性和知名度，仍易使相关公众对商品来源产生混淆误认。上海某实业公司、四川某食品公司虽以使用其自有商标为由作不侵权抗辩，然其对“梅林天子”注册商标的使用非规范使用，而是以改变显著特征，与其他要素组合的方式使用，且两公司作为上海某食品公司的同业经营者，明知而“撞车”为之，对其抗辩难以采纳。故一审法院判决：1.上海某实业公司、四川某食品公司立即停止侵害上海某食品公司第1997755号、第4918158号注册商标专用权的行为；2.上海某实业公司、四川某食品公司在《新民晚报》刊登声明，消除影响；3.上海某实业公司、四川某食品公司赔偿上海某食品公司经济损失470,000元；4.上海某实业公司、四川某食品公司赔偿上海某食品公司维权合理支出30,000元；5.驳回上海某食品公司其他诉讼请求。

上海某实业公司、四川某食品公司不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院经审理后判决：驳回上诉，维持原判。

上海知识产权法院二审认为，商标由于尚未获准注册，故不在“规范使用注册商标”的抗辩范围内。“梅林天子”系上诉人有权使用的注册商标，上海某实业公司有权对该商标在核准注册的范围内进行正当合法的使用，然而，其将该文字与其他要素进行组合，整体结构、布局、观感与上海某食品公司第1997755号、第4918158号商标构成相似，基于上海某食品公司商标的显著性和较高知名度，两方标识使用在相同产品上，显然构成近似。对规范使用注册商标含义的理解，不能僵化地拘泥于注册商标本身的使用，当将注册商标作为识别商品来源的商业标识中的一部分予以使用时，应予以整体评价，上海某实业公司、四川某食品公司关于涉案标识中的盾牌、星星及线条等元素仅起到装饰及突出的作用，非商标性使用一节，与涉案标识系各元素组合成一个整体共同表征商品来源的客观情况不符，法院不予采纳。对规范使用注册商标含义的理解，还应秉持主客观相结合的评价方式，上海某实业公司对“梅林天子”商标注册的理由解释牵强，法院难以采信，作为肉类罐头的同业经营者，上海某实业公司注册“梅林天子”商标且与相关元素组合成整体商业标识以追求与上海某食品公司涉案商标相混淆的结果，其主观攀附梅林品牌商誉的故意明显。故上海某实业公司、四川某食品公司提出的“规范使用”抗辩，割裂了局部与整体、客观与主观之间的关系，不应予以采纳，本案可进入商标侵权民事司法审查。关于上海某实业公司、四川某食品公司提出的被诉侵权标识不会产生混淆一节，法院认为，基于公众对梅林品牌的知悉程度，加之“梅林天子”与“梅林”从语义上确有前者是后者升级款的可能理解，即使被诉侵权标识附近标注有生产商信息，该生产商仍可能被误认为与上海某食品公司存在委托许可等关系，仍不足以消除公众对被诉侵权产品系梅林品牌产品的误解，即仍有造成混淆的可能；同时，被诉侵权产品在整体包装中高度模仿上海某食品公司对各要素的布局排列方式，客观上加剧了侵权标识的混淆可能性。综上，被诉行为构成商标侵权。

随着市场经济的进一步发展，蕴含良好商誉的商标业已成为产品竞争力优势的重要载体，行政、司法对恶意攀附他人商标知名度以混淆视听的行为打击力度越来越大，不诚信的搭便车行为亦不断升级，形式更为隐蔽、花样更为繁多，其中尤以本案此种假借己方注册商标使用为名行攀附混淆之实为典型。《商标法》第五十六条、《冲突规定》第1条第2款分别从正反两面对规范使用注册商标作了阐释，其中《冲突规定》对于非规范使用注册商标的表现表述为“超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标”，其中的等字，为司法实践认定非规范使用留下空间。本案中，被告对己方注册商标“梅林天子”的使用系添附性使用，即在原有完整的注册商标基础上进行元素添加，从而与他人知名商标构成近似，此种添附性使用，从局部整体相统一、主观客观相结合的角度判断，应属于“等”字的应有之义。本案裁判对类似案件的处理具有一定的参考意义。

一审：上海市普陀区人民法院（2021）沪0107民初30177号（2022年12月30日）

二审：上海知识产权法院（2023）沪73民终380号（2024年6月27日）

（原标题：上知有声 | “规范使用注册商标”抗辩的司法审查）

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来源：上海知产法院

作者：徐婷姿