无效宣告审查程序违反听证原则的认定

#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场#

“在专利无效宣告请求审查程序中，国家知识产权局应当将无效决定所依据的理由、证据和认定的事实通知当事人，给予当事人就相关的理由、证据和具体事实等进行解释和陈述意见的机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前更应如此。”

无效宣告审查程序违反听证原则的认定

——（2021）最高法知行终888号

裁判要旨

无效宣告请求人仅主张本专利不具备新颖性故亦不具备创造性，且未提出本专利不具备创造性的其他具体理由，专利行政部门未告知专利权人本专利不具备创造性的其他具体理由，亦未给予其针对该具体理由陈述意见的机会，径行认定本专利具备新颖性但不具备创造性，专利权人主张无效宣告审查程序违反听证原则，构成违反法定程序的，人民法院应予支持。

关键词

行政 发明专利权无效 听证原则

基本案情

某技术有限公司系专利号为99804256.0、名称为“液晶取向层”的PCT发明专利的专利权人。2018年1月18日，某株式会社针对本专利提出无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会于2018年9月25日作出第37344号无效宣告请求审查决定，认为本专利权利要求不具备创造性，宣告本专利权全部无效。某技术有限公司不服，向一审法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

一审法院作出一审行政判决：驳回某技术有限公司的诉讼请求。某技术有限公司提出上诉，最高人民法院于2023年11月28日作出（2021）最高法知行终888号行政判决：一、撤销一审法院（2019）京73行初1300号行政判决；二、撤销国家知识产权局第37344号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就某株式会社针对专利号为99804256.0、名称为“液晶取向层”发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判意见

法院生效裁判认为，在专利无效宣告请求审查程序中，国家知识产权局应当将无效决定所依据的理由、证据和认定的事实通知当事人，给予当事人就相关的理由、证据和具体事实等进行解释和陈述意见的机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前更应如此。本案中，无效宣告请求人无论在无效宣告请求书还是在意见陈述书中均仅主张因本专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性故亦不具备创造性，并未提出本专利权利要求1不具备创造性的具体理由。口审中亦坚持基于权利要求1不具备新颖性故不具备创造性。虽然国家知识产权局口审中询问双方：“用证据2评述创造性，有没有区别？”但并未就在证据2的基础上结合公知常识是否容易想到权利要求1的技术方案进行明确调查，更未给予专利权人就此发表意见的机会。被诉决定的认定超出了无效宣告请求审查中专利权人的合理预期，违反了听证原则，属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”情形，应予撤销。

关联索引

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第23条第4项

附：判决书

中华人民共和国最高人民法院

行政判决书

（2021）最高法知行终888号

上诉人（一审原告、专利权人）：罗某技术有限公司。

代表人：爱娃，该公司知识产权负责人。

代表人：胡伯特，该公司专利顾问。

委托诉讼代理人：邓毅，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理师。

委托诉讼代理人：宓霞，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理师。

被上诉人（一审被告）：中华人民共和国国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：周佳凝，该局审查员。

委托诉讼代理人：程强，该局审查员。

一审第三人（无效宣告请求人）：某株式会社。

代表人：小柴某某，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张浩，北京集佳知识产权代理有限公司律师。

委托诉讼代理人：金世煜，北京集佳知识产权代理有限公司律师。

上诉人罗某技术有限公司（以下简称罗某公司）与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）、一审第三人某株式会社发明专利权无效行政纠纷一案，涉及专利权人为罗某公司、名称为“液晶取向层”的发明专利（以下简称本专利）。针对某株式会社就本专利权提出的无效宣告请求，原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出第37344号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利权全部无效；罗某公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。一审法院于2020年12月24日作出（2019）京73行初1300号行政判决，驳回罗某公司的诉讼请求；罗某公司不服，向本院提起上诉。本院于2021年9月6日立案后，依法组成合议庭，并于2022年4月19日询问当事人，上诉人罗某公司的委托诉讼代理人邓毅、宓霞，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人周佳凝、程强，一审第三人某株式会社的委托诉讼代理人张浩、金世煜到庭参加询问。本案现已审理终结。

本案基本事实如下：本专利系名称为“液晶取向层”的PCT发明专利，专利权人为罗某公司，专利号为99804256.0，专利申请日为1999年3月22日，优先权日为1998年3月20日，授权公告日为2004年9月22日。作为本案审查基础的权利要求为罗某公司于2018年7月13日提交的修改后的权利要求，共12项：

“1．制备液晶介质的取向层所使用的材料，该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质，其特征在于该至少一种其他物质是聚酰胺酸。

2．根据权利要求1的材料，其特征在于它包含两种或两种以上聚酰胺酸。

3．制备液晶介质的取向层所使用的材料，该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质，其特征在于这样选择其他的物质，即取向层的电压保持率相对于不加这些其他物质的取向层已得到提高。

4．根据上述权利要求任一项的材料，其特征在于这种其他物质含量至少为0.5wt％。

5．根据权利要求书1到3任一项的材料，其特征在于这种其他物质含量至少为lwt％。

6．根据权利要求书1到3任一项的材料，其特征在于这种其他物质含量至少为5wt％。

7．根据上述权利要求任一项的材料，其特征在于这种其他物质能够在线性偏振光作用下取向和交联。

8．根据上述权利要求任一项的材料，其特征在于它包含三种或三种以上能够在线性偏振光作用下取向和交联的物质。

9．根据权利要求1或2的材料，其特征在于其中至少一种物质是聚丙烯酸酯。

10．液晶介质的取向层，特征在于它包含上述权利要求中的一种材料。

11．光学或光电元件，至少有一种按权利要求10的取向层。

12.权利要求书1到9中任一项材料的用途，用于制备液晶介质的取向层。”

2018年1月18日，某株式会社请求专利复审委员会宣告本专利权无效。针对罗某公司修改后的权利要求，某株式会社主张本专利权无效的主要理由包括：本专利权利要求1-12不具备《中华人民共和国专利法》（1992年修正，以下简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。

某株式会社提交的证据包括：证据1：CN1197102A号中国专利文件；证据2：日本特开平7-72483A号专利文件；证据9：日本特开平8-220541A号专利文件。

针对某株式会社提出的无效宣告请求，专利权人罗某公司提交的证据包括：反证2：Liquidcrysta1a1ignmentbyrubbedPolymerSurfaces：amicroscopicbondorientationmodel；JournalofElectronSpectroscopyandRelatedPhenomena98-99（1999），第189-207页；反证3：ASimplemode1forpreti1tednematic1iquidcrysta1mediumanditstorsiona1surfacecoup1ingstrength；JapaneseJournalofAppliedPhysics，VOL.29，No.10，1990年10月，第2045-2051页。

2018年9月25日，专利复审委员会作出被诉决定认为：

（一）关于本专利权利要求1是否具备创造性

本专利权利要求1请求保护一种制备液晶介质的取向层所使用的材料，其限定了该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质，其特征在于该至少一种其他物质是聚酰胺酸。

可见，本专利权利要求1的主题是制备液晶介质的取向层所使用的材料，即本专利权利要求1保护的是能够用来制备上述取向层的材料，而非构成取向层的材料，该材料包含两种物质，即聚酰胺酸以及能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质，但这两种物质仅是制备取向层所使用的物质，本专利权利要求1并未进一步限定这两种物质在一起仅成为混合物而不发生反应形成化合物，结合说明书可知形成取向层的材料既可以通过LPP材料与聚酰亚胺混合形成，也可通过反应形成LPP类型的聚酰亚胺或聚酰胺酸。此外，本专利权利要求1中的第一种物质具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力，也就是说，上述能力至少是第一种物质本身所具备的能力。

证据2公开了一种带液晶元件用取向膜的基板及其制造方法以及液晶元件，具体公开了：提供一种带液晶元件用取向膜的基板，其特征在于，在基板上形成聚酰亚胺被膜，所述聚酰亚胺被膜是通过利用线性偏振光将由取向膜形成用化合物构成的层进行聚合而得到的，所述取向膜形成用化合物在与所照射的光的偏振轴方向对应的方向进行逐次聚合，并且含有聚酰亚胺或聚酰亚胺前体。说明书第[22]段指出取向膜化合物可以是有聚酰胺酸的不饱和铵盐，其通式化学式1中具有E1。E1具有肉桂酸酯单元或亚肉桂基乙酸酯单元，可以在其中含有通过光而环化的单元；参见化学式3，其中E1与E2相同，而E2为在其中具有能够逐次光聚合的双键的残基，这说明E1中具有能够逐次光聚合的双键的残基。通过加热，使聚酰胺酸向聚酰亚胺的转换完成，由此能够以高倾斜角得到耐久性良好的无摩擦取向膜。说明书第[66]段的实施例1中，以N-甲基吡咯烷酮作为溶剂由均苯四甲酸二酐和双（4-氨基苯基）醚制造聚酰胺酸，在该溶液中加入2倍摩尔的对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，在玻璃基板上旋涂该溶液后，经涂布聚乙烯醇水溶液、干燥、光固化，去除聚乙烯醇和交联部位，再将上述基板加热到300℃而使聚酰亚胺化完成，得到聚酰亚胺取向膜。

罗某公司主张，本专利权利要求1限定了两种物质制备取向层，证据2只通过一种聚酰胺酸的铵盐化合物制备取向层。证据2没有给出启示使用其他物质一起制备取向层。反证2、3用于说明预倾角的方向需要一致，聚酰胺酸或聚酰亚胺无法产生一致的预倾角。对此，被诉决定认为，证据2先后有多种物质参加反应，其制备过程中先通过反应得到聚酰胺酸溶液，其中通过反应生成聚酰胺酸与直接采用聚酰胺酸并无本质区别。之后，将聚酰胺酸与对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯发生反应制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，然而，本领域技术人员知晓，最开始得到的聚酰胺酸溶液并不具备在线性偏振光作用下取向和交联的能力，也就是说，是由于其与上述肉桂酸酯反应后形成聚酰胺酸的铵盐才获得在线性偏振光作用下取向和交联的能力，结合上述化学式1的E1部分可知，其肉桂酸酯单元含有通过光而环化的单元，具有能够逐次光聚合的双键的残基。可见，证据2将聚酰胺酸与对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯反应制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，其目的是使其具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力，由此在获得较为一致的预倾角的前提下提高电压保持率。然而参见化学式1，该在线性偏振光作用下取向和交联的能力是由对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯在上述反应之后在其铵盐的E1支链所带来，上述在线性偏振光作用下取向和交联的能力实质上不受聚酰胺酸本身的影响。由于利用在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质制成取向层以获取较为一致的预倾角是本领域的公知常识，例如证据2第[09]段所述的聚乙烯基肉桂酸衍生物等。由此，为了改进操作步骤，提高产品的制备效率，本领域技术人员容易想到可直接采用具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质与聚酰胺酸制备液晶取向层，替代证据2中的肉桂酸酯，这并不需要付出创造性劳动。因此，本领域技术人员在证据2的基础上结合本领域的常用技术手段得到本专利权利要求1的技术方案是显而易见的。本专利权利要求1不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

关于罗某公司所述的证据2只有一种铵盐的意见，被诉决定认为，本专利权利要求1请求保护一种制备液晶介质的取向层所使用的材料，并未限定其是混合还是相互反应。因证据2公开了通过在制造而来的聚酰胺酸溶液中加入对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯来制成取向层，故证据2也可以认为是通过聚酰胺酸以及对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯这两种物质制备取向层，由此证据2给出了采用聚酰胺酸和另一物质制备取向层的启示。此外，罗某公司以反证2说明预倾角一致的重要性，但本专利在关注预倾角的同时强调电压保持率的提高，同样，证据2指出在关注预倾角的同时还要提高取向层的耐久性，尽管这与反证2所要解决的问题有细微差异，但与反证2并不矛盾，证据2同样关注到了预倾角的重要性。

（二）关于本专利权利要求3的创造性

本专利权利要求3请求保护一种制备液晶介质的取向层所使用的材料，其限定了该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质，其特征在于这样选择其他的物质，即取向层的电压保持率相对于不加这些其他物质的取向层已得到提高。

参见关于本专利权利要求1的评述，证据2公开了聚酰胺酸溶液以及对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯，使两者发生反应制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，最后经高温加热使其聚酰亚胺化。证据9公开了通过溶剂可溶性聚酰亚胺形成的液晶取向膜通常电压保持率优异。可见，在制备时采用聚酰胺酸能够使得最后形成聚酰亚胺，从而得到较好的电压保持率。而证据2第[09]段记载了利用聚乙烯基肉桂酸衍生物的线性偏振光逐次光聚合形成取向膜，倾斜角低且耐久性不好。基于对本专利权利要求1的评述，证据2第[66]段实施例1公开了采用聚酰胺酸以及对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯可以制备取向膜，此外，证据2第[70]段实施例3公开了采用聚酰胺酸以及对2-氨基乙基苯基-p’-甲氧基肉桂酸酯制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，其可与实施例1同样制成带取向膜的基板。由此，在证据9的启示下，本领域技术人员容易想到，利用上述肉桂酸酯与聚酰胺酸制备取向层比没有加入聚酰胺酸制备取向膜能获得更好的电压保持率，而这并不需要付出创造性劳动。在此基础上，以一种本身即具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质与聚酰胺酸制备液晶取向层，从而兼顾电压保持率和预倾角，不会带来任何预料不到的技术效果。因此，本领域技术人员在证据2的基础上结合证据9从而得到本专利权利要求3的技术方案是显而易见的，本专利权利要求3不具备创造性。

罗某公司认为证据2只有一种铵盐，没有给出启示使用另一种物质一同制备取向层。除此之外，证据2是以线性偏振光照射的方式产生预倾角，而证据9是摩擦方式产生预倾角，由于产生预倾角的原理不同，两者没有结合动机。对此，被诉决定认为，关于证据2只有一种铵盐的意见，参见关于本专利权利要求1的评述，证据2也可以认为是通过聚酰胺酸以及对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯这两种物质制备取向层，由此证据2给出了采用聚酰胺酸和另一物质制备取向层的启示。关于预倾角，虽然证据2与证据9产生预倾角的方式不同，但证据2公开了对上述聚酰胺酸的铵盐在300℃高温环境下处理后可形成聚酰亚胺，其客观上即形成能够提高电压保持率的聚酰亚胺，由此尽管证据2不采用摩擦形成预倾角，其也并不会在客观上影响利用聚酰胺酸形成的聚酰亚胺能够提高电压保持率的技术效果。

本专利其他权利要求亦不具备创造性。

专利复审委员会据此决定：宣告本专利权全部无效。

罗某公司不服，向一审法院提起诉讼，一审法院于2019年2月11日立案受理。罗某公司起诉请求：撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：（一）无效宣告请求审查程序违反听证原则。国家知识产权局以证据2与本领域常用技术手段结合的方式否定本专利权利要求1的创造性，没有给罗某公司对此进行意见陈述的机会。（二）本专利权利要求1具备创造性。首先，国家知识产权局未明确本专利权利要求1相对于证据2的区别特征和要解决的技术问题。其次，证据2与本专利权利要求1实际解决的技术问题和技术手段均不同。证据2的目的在于提供改进的取向层，其实施例1使用的是肉桂酸酯单体，而肉桂酸酯单体不能在线性偏振光作用下取向和交联，不属于本专利权利要求1中的第一种物质（即LPP材料）。如果将证据2的实施例1肉桂酸酯与聚酰胺酸反应之后、在线性偏振的紫外光照射之前形成的最后产物视为与本专利权利要求1最接近的现有技术，二者区别在于本专利权利要求1的技术方案还包括聚酰胺酸。证据2没有涉及电压保持率，本领域技术人员在证据2的教导下不会有动机向LPP材料中添加聚酰胺酸。最后，证据2公开的内容没有表明利用LPP材料制成具有较为一致的预倾角的取向层。相反，它教导的是当使用聚乙烯基肉桂酸酯衍生物时，倾斜角低，因此本领域技术人员不会有动机将这样的现有技术与证据2的实施例1结合。本专利权利要求1相对于证据2具备创造性。（三）本专利其他权利要求也具备创造性。

国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，罗某公司的诉讼理由不能成立，请求法院驳回罗某公司的诉讼请求。

某株式会社述称：同意被诉决定的意见。

一审法院经审理基本认定了上述事实。

一审法院认为：关于被诉决定的作出程序是否存在罗某公司主张的不符合听证原则的情况，根据《专利审查指南》第四部分第一章2.5听证原则的规定，在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。

罗某公司主张国家知识产权局依据证据2与公知常识的结合认定本专利权利要求1不具备创造性，但在审查过程中，对该结合方式没有进行释明，也没有给予罗某公司陈述的机会，违反了听证原则。对此，一审法院认为，根据查明事实，首先，证据2与公知常识结合的评述方式不代表本专利权利要求1的某个特征与公知常识相对应，而是指本专利权利要求1的技术方案是本领域技术人员基于证据2容易想到的，因此本专利权利要求1不具备创造性。其次，根据口审记录，某株式会社提到采用证据2与公知常识结合的方式评述本专利权利要求1的创造性，国家知识产权局在口审中对本专利权利要求1的创造性能否用公知常识进行评述进行了调查，罗某公司与某株式会社均陈述了意见。最后，根据国家知识产权局提交的转送文件通知书记载，国家知识产权局已经将某株式会社于2018年5月17日提交的意见陈述书转送给了罗某公司，罗某公司具有充分的发表意见的机会。

一审法院认为，某株式会社在无效宣告请求书中明确主张上述特征均为公知常识，国家知识产权局已依法将某株式会社的无效宣告请求书及其附件转送给罗某公司，并发送了口头审理通知书，给予了罗某公司对某株式会社主张发表意见的机会，但罗某公司既未提交书面答复意见，亦未参加口头审理，系其自行放弃相关权利，应承担由此产生的不利后果。故国家知识产权局在本案中并未违反听证原则，罗某公司的该项主张缺乏事实与法律依据，一审法院不予支持。

关于本专利是否具备创造性，一审法院的评述理由与被诉决定相同。

一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称行政诉讼法）第六十九条之规定，判决：“驳回原告罗某技术有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币100元，由原告罗某技术有限公司负担。”

罗某公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：撤销一审判决及被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：（一）一审法院关于“某株式会社在无效宣告请求书中明确主张上述特征均为公知常识，国家知识产权局已依法将某株式会社的无效宣告请求书及其附件转送给罗某公司，并发送了口头审理通知书，给予了罗某公司对某株式会社主张发表意见的机会，但罗某公司既未提交书面答复意见，亦未参加口头审理，系其自行放弃相关权利，应承担由此产生的不利后果”的认定与事实不符。某株式会社未在无效宣告请求审查程序中提出过使用证据2与公知常识结合评述本专利的创造性，口审中也未就此让罗某公司陈述意见；罗某公司参加了口审。被诉决定使用证据2结合公知常识评述本专利的创造性，违反了听证原则。（二）本专利权利要求1具备创造性。1.被诉决定在评述本专利的创造性时未采用三步法。2.证据2与本专利涉及不同的发明构思和取向机理。3.证据2教导了LPP单独的取向性能不足，添加（非取向）聚酰胺酸会稀释LPP和降低其取向能力，本领域技术人员不会在证据2的教导下将聚酰胺酸添加到LPP中，反而会担心这样做导致LPP的取向性能变差。被诉决定及一审判决认定“为了改进操作步骤，提高产品的制备效率，本领域技术人员容易想到可直接采用具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质与聚酰胺酸制备液晶取向层，由此替代证据2中的肉桂酸酯，这并不需要付出创造性劳动”，没有事实和法律依据。被诉决定及一审判决称“利用在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质制成取向层以获取较为一致的预倾角是本领域公知常识”，没有证据支持。（三）本专利权利要求3具备创造性。证据2和证据9涉及不同的取向领域，解决不同的技术问题。本领域技术人员没有动机将证据9中需要经过摩擦产生取向的聚酰亚胺加入证据2的通过光取向机理取向的取向层中，与具有线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质组合，不会预料到以一种本身即具有线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质与没有取向的聚酰胺酸或聚酰亚胺制备液晶取向层“可以兼顾希望的电压保持率和预倾角”。（四）本专利权利要求10具备创造性。本专利权利要求10明确限定的是取向层的组成，其中包含所述能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质。证据2中公开的聚酰胺酸与对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯是反应形成铵盐之前的原料，其中对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯是单体，不能在线性偏振光作用下取向和交联，不能对应于本专利的第一种物质，因此证据2反应前的两种原料的混合物明显不同于本专利权利要求10两种物质的组合。同时，本专利权利要求10限定的是取向层的组成，而证据2中最后制备的取向层中只含有一种物质，也明显不同于本专利权利要求10两种物质的组合。（五）在本专利权利要求1、3、10具备创造性的基础上，引用这些权利要求的其他权利要求也均具备创造性。

国家知识产权局辩称：（一）专利复审委员会在口审过程中就本专利权利要求1相对于证据2是否具备创造性听取了罗某公司的意见，被诉决定的作出未违反听证原则。（二）被诉决定所述“证据2结合本领域公知常识”仅是一种描述，并未认定具体哪一个特征是公知常识，被诉决定实际上是认为在证据2的基础上本领域技术人员容易想到本专利权利要求1的技术方案。被诉决定关于本专利不具备创造性的认定无误。请法院驳回上诉，维持原判。

某株式会社述称：本案无效宣告请求审查程序合法，未违反听证原则。本专利权利要求1-12不具备创造性。罗某公司的上诉理由均不成立。

本案二审期间，当事人均未向本院提交新证据。

本院经审理查明：某株式会社在向专利复审委员会提交的意见陈述书中，以证据2为最接近的现有技术，仅主张本专利权利要求1不具备新颖性，进而不具备创造性。在结合公知常识评述本专利权利要求1的创造性时，没有提出过使用证据2与公知常识结合否定本专利权利要求1的创造性的无效理由及具体陈述。

2018年7月9日，专利复审委员会举行口头审理，罗某公司的委托专利代理师邓毅、宓霞，公民代理人胡伯特、爱娃及翻译孙某、柳某参加了口头审理。罗某公司当庭提交意见陈述书。口头审理记录表第15页记载了如下内容：

“请求人：对比文件2评述创造性，基于没有新颖性，也没有创造性。

合议组：用对比文件2评述创造性，有没有区别？

专利权人：对比文件2公开了单一的乙烯基肉桂酸酯和聚酰胺酸反应形成的铵盐，没有公开聚酰胺酸作为至少一种其他物质，该其他物质是聚酰胺酸没有公开。

请求人：对比文件2第[66]段公开了聚酰胺酸。

合议组：权利要求2？……”

二审中，某株式会社确认在本专利无效宣告请求审查过程中未明确主张过使用证据2与公知常识结合评述本专利权利要求1的创造性。

以上事实，有某株式会社的意见陈述书、口审笔录、当事人当庭陈述等在案佐证。

基于上述查明的事实，一审法院关于“某株式会社在无效宣告请求书中明确主张上述特征均为公知常识，国家知识产权局已依法将某株式会社的无效宣告请求书及其附件转送给罗某公司，并发送了口头审理通知书，给予了罗某公司对某株式会社主张发表意见的机会，但罗某公司既未提交书面答复意见，亦未参加口头审理”的认定，与事实不符，本院予以纠正。

一审法院查明的其他事实属实，本院予以确认。

本院认为：本专利的优先权日、申请日均在1992年修正的专利法施行日（1993年1月1日）之后、2000年修正的专利法施行日（2001年7月1日）之前，本案应适用1992年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：（一）被诉决定的作出是否违反了听证原则；（二）被诉决定关于本专利权利要求1不具备创造性的认定是否有误；（三）被诉决定关于本专利权利要求3、10不具备创造性的认定是否有误。

（一）被诉决定的作出是否违反了听证原则

罗某公司主张，某株式会社在无效宣告请求审查程序中并未提出过使用证据2与公知常识结合评述本专利的创造性，口审过程中也未就此给予罗某公司陈述意见的机会。被诉决定作出前从未提到过使用证据2结合公知常识评述本专利的创造性，被诉决定的作出违反了听证原则。

国家知识产权局认为，被诉决定所述“证据2结合本领域公知常识”仅是一种描述，并未认定具体哪一个特征是公知常识，被诉决定实际上是认为在证据2的基础上本领域技术人员容易想到本专利权利要求1的技术方案。

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十三条规定：“当事人主张专利复审、无效宣告请求审查程序中的下列情形属于行政诉讼法第七十条第三项规定的‘违反法定程序的’，人民法院应予支持：……（四）未给予被诉决定对其不利的一方当事人针对被诉决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会的；……”据此，在专利无效宣告请求审查程序中，国家知识产权局应当将无效决定所依据的理由、证据和认定的事实通知当事人，给予当事人就相关的理由、证据和具体事实等进行解释和陈述意见的机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前更应如此；否则，应当认定违反听证原则，属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”情形。对于本案具体分析如下：

首先，从无效理由来看，作为无效宣告请求人的某株式会社，无论在其最初提交的无效宣告请求书中，还是在其针对罗某公司修改后的权利要求提交的意见陈述书中，均仅主张因本专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性故亦不具备创造性，并未提出本专利权利要求1不具备创造性的具体理由。被诉决定据此径行认定“本领域技术人员在证据2的基础上结合本领域的常用技术手段从而得到权利要求1的技术方案是显而易见的”，并未给予罗某公司就此陈述意见的机会。一审判决认定“国家知识产权局已经将某株式会社于2018年5月17日提交的意见陈述书转送给了罗某公司，罗某公司具有充分的发表意见的机会”，但事实上由于某株式会社在该意见陈述书中亦只是主张本专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性因而不具备创造性，未明确本专利权利要求1相对于证据2不具备创造性的具体理由，罗某公司无法就此发表针对性意见。

其次，从口审过程来看，根据口审记录，某株式会社在口审中仍坚持基于本专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性故不具备创造性。国家知识产权局询问双方：“用证据2评述创造性，有没有区别？”罗某公司回答：“证据2公开了单一的乙烯基肉桂酸酯和聚酰胺酸反应形成的铵盐，没有公开聚酰胺酸作为至少一种其他物质，该其他物质是聚酰胺酸没有公开。”可见，在整个口审过程中，国家知识产权局未就在证据2的基础上结合公知常识是否容易想到本专利权利要求1的技术方案进行明确调查，更未给予罗某公司就此发表意见的机会。一审判决认为：“根据口审记录，某株式会社提到采用证据1与公知常识结合的方式评述权利要求1的创造性，国家知识产权局在口审过程中对权利要求1的创造性能否用公知常识进行评述进行了调查。”但事实上，某株式会社在口审中主张使用证据1评述本专利权利要求1的新颖性时所涉及的公知常识是要说明聚酰胺酸是聚酰亚胺的前体，可以等同替换，与被诉决定认定本专利权利要求1相对于证据2结合公知常识不具备创造性时所引用的公知常识并不相同，不能据此认定国家知识产权局给予了罗某公司就证据2与公知常识结合评述本专利权利要求1的创造性陈述意见的机会。

再次，从被诉决定的无效理由来看，被诉决定认定“由于利用在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质制成取向层以获取较为一致的预倾角是本领域的公知常识，例如证据2第[09]段所述的聚乙烯基肉桂酸酯衍生物等等…”“为了改进操作步骤，提高产品的制备效率，本领域技术人员容易想到可直接采用具有在线性偏振光作用下取向和交联的能力的物质与聚酰胺酸制备液晶取向层，由此替代证据2中的肉桂酸酯，这并不需要付出创造性劳动”。但是，某株式会社并未提出过上述主张，国家知识产权局也没有通过通知书、转送文件或者口头审理将上述理由告知过罗某公司并给予罗某公司对此陈述意见的机会。

综上，国家知识产权局未将本专利权利要求1相对于证据2结合公知常识是否具备创造性的具体理由告知罗某公司，罗某公司未被给予就被诉决定认定本专利权利要求1不具备创造性的具体事实和理由进行解释和陈述意见的机会。被诉决定认定“本领域技术人员在证据2的基础上结合本领域的常用技术手段从而得到权利要求1的技术方案是显而易见的”，超出了无效宣告请求审查中专利权人的合理预期，违反了听证原则，属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”情形，应予撤销。一审判决关于被诉决定的作出未违反听证原则的认定，缺乏事实与法律依据，本院不予认可。

（二）被诉决定关于本专利权利要求1不具备创造性的认定是否有误

本专利说明书记载，通过混合LPP材料和其他聚合物、低聚物或单体，首先可以改善电压保持率，如果混合LPP型聚酰亚胺（聚酰胺酸）还可以调整预倾角。本专利权利要求1要求保护制备液晶介质的取向层所使用的材料，该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质（即LPP材料）和聚酰胺酸。其发明构思是直接将非LPP型聚酰胺酸单体或LPP型聚酰胺酸作为制备取向层的混合物的一种添加物，以调整液晶层的预倾角，改善电压保持率。本专利的发明目的并不在于制备一种新的LPP，而是提供一种用于制备液晶介质的线性光聚合（LPP）取向层所使用的材料，该材料制备的取向层可改善电压保持率和/或调整预倾角。本专利权利要求1中用于制备取向层的材料必须包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质，否则失去调整预倾角和改善电压保持率的对象，无法实现本专利的发明目的。

证据2公开了聚酰胺酸溶液以及对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯，使两者发生反应制成光交联性的聚酰胺酸的铵盐，将光交联性的聚酰胺酸的铵盐涂布在基板上进行光聚合，最后经高温加热使其聚酰亚胺化，进而提供一种倾斜角大的取向膜。其发明目的在于借助单一的铵盐产物提供无摩擦并且倾斜角大、耐久性高的取向膜。本案没有证据证明证据2中的对2-氨基乙基苯基对甲氧基肉桂酸酯可以在线性偏振光作用下取向，不能对应于本专利的第一种物质。证据2说明书中也没有记载其公开的技术方案是否可以提高取向层的电压保持率，亦未涉及调整取向层预倾角。因此，证据2的发明目的及发明构思与本专利均不同。在此情况下，本领域技术人员没有动机将证据2中的肉桂酸衍生物替换为本专利权利要求1中的能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质。被诉决定关于本专利权利要求1相对于证据2与公知常识的结合不具备创造性的理由不能成立。

（三）被诉决定关于本专利权利要求3、10不具备创造性的认定是否有误

本专利权利要求3要求保护一种制备液晶介质的取向层所使用的材料，其限定了“该材料包含能够在线性偏振光作用下取向和交联的第一种物质和至少一种其他物质，其特征在于这样选择其他的物质，即取向层的电压保持率相对于不加这些其他物质的取向层已得到提高。”证据9公开的技术方案采用对聚酰亚胺进行摩擦的方式制备取向层，本领域技术人员可以明确聚酰亚胺（聚酰胺酸为其前体）本身可以提高取向层的电压保持率，但是证据9公开的内容并没有涉及是否可以在改善现有LPP取向层的电压保持率的同时调整取向层预倾角。因此，基于现有证据，难以认定现有技术给出了将证据2和证据9相结合的启示。被诉决定关于本专利权利要求3相对于证据2和证据9的结合不具备创造性的理由难以成立。

本专利权利要求10请求保护一种液晶介质的取向层，其特征在于包含权利要求1-9中的一种材料。在被诉决定关于本专利权利要求1、3不具备创造性的理由不能成立的前提下，被诉决定关于本专利权利要求10不具备创造性的理由也不能成立。

鉴于被诉决定关于本专利权利要求1、3、10是否具备创造性的认定有误，国家知识产权局应对此重新作出审查决定。基于此，亦需要一并对引用上述权利要求的从属权利要求是否具备创造性重新作出审查决定。

综上所述，罗某公司的上诉请求成立，应予支持。一审判决认定事实及适用法律错误。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第三项、第八十九条第一款第二项、第三款，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十三条第四项之规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2019）京73行初1300号行政判决；

二、撤销中华人民共和国国家知识产权局第37344号无效宣告请求审查决定；

三、中华人民共和国国家知识产权局就某株式会社针对专利号为99804256.0、名称为“液晶取向层”发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

一审案件受理费人民币100元，由中华人民共和国国家知识产权局负担。二审案件受理费人民币100元，由中华人民共和国国家知识产权局负担。

本判决为终审判决。

审判长 邓 卓

审判员 徐 飞

审判员 张新锋

二〇二三年十一月二十八日

法官助理 胡振芳

技术调查官 于行洲

书记员 张远思

（原标题：无效宣告审查程序违反听证原则的认定）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：无效宣告审查程序违反听证原则的认定（点击标题查看原文）

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商，致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人，还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户（国内70余万+海外近30万），2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily中文网（iprdaily.cn）并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn