浅析商标行政诉讼中对英文商标含义的认定

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“本文试分析商标行政诉讼中对英文商标含义的认定标准。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：常虹 林达刘知识产权

随着我国对外开放程度的不断加深，无论是外国企业来我国开展业务还是我国企业出海开展业务,在进行品牌布局时不少企业都会选择申请注册英文商标。而英文商标能否获得注册, 其含义是一个重要审查因素, 因为它涉及商标可注册性的多种情况，比如一个英文商标如果具有某种含义，可能会因为缺乏显著性、带有欺骗性、有不良影响等绝对理由被驳回，还有可能因为含义与在先中文商标相同近似以相对理由被驳回。近年来，我国对英文商标的审查标准趋严，有不少英文商标因含义带有欺骗性或有不良影响而被引用商标法第十条第（七）项或第（八）项驳回，这两种情况，该英文商标不仅不能获得注册，使用也是被禁止的，需要企业特别引起注意。本文试分析商标行政诉讼中对英文商标含义的认定标准。

一、相关法律规定

中国商标法实施条例规定，商标为英文或者包含英文的，应当说明含义。然而，这并不意味着国家知识产权局必须严格按照申请人的解释来审查。否则,申请人就可以将有含义的说成是无含义的,有描述性的说成没有描述性的,或用该词的生僻含义加以解释,以规避注册风险。所以申请人在申请书中的对英文商标含义的说明只能作为审查员审查时的参考。实际上，审查员还会根据自己的经验和审查实践，结合消费者的认知，来做出最终的判断。

对于“英文商标含义”的判断问题，我们可以参考英文商标显著性判断的有关规定，即《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第八条：诉争商标为英文标志时，人民法院应当根据中国境内相关公众的通常认识，对该英文商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中英文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征，但相关公众对该固有含义的认知程度较低，能够以该标志识别商品来源的，可以认定其具有显著特征。

从上诉规定中可以看出判断英文商标的含义不仅取决于其字面含义，还受到相关公众的通常认知水平的影响。

二、司法实践中对英文商标含义的认定标准

认定英文商标的含义看似简单，只要一查字典便知，但在商标行政诉讼中其实存在很多问题，经常会出现争议。比如一词多义的情况如何认定、两个单词拼在一起如何认定、适用不同条款时认定标准是否一致等等。让我们通过几个相关案例来分析法院的认定标准。

2.1 以整体判断为基本原则

在“BIODERMA”商标申请驳回复审行政纠纷案1中，国家知识产权局、北京知识产权法院和北京市高级人民法院均将“BIODERMA”拆分为词根“BIO”与“DERMA”，而将其含义认定为“生物真皮”。而最高人民法院再审认为：对诉争商标的显著性需以标志整体构成要素和含义进行判断，不能对特定要素进行片面拆分与割裂。虽然“BI0”有生物的含义，“DERMA”有“真皮”的含义，但根据再审查明的事实，“DERMA”并非常用词根，以中国相关公众对英文商标的一般认知水平和能力，通常不会将“BIODERMA”理解为“生物真皮”。判断诉争商标的显著性，应主要从其整体构成要素和含义进行考量，拆分之后的词根释义组合不能简单机械地作为“BIODERMA”具有固有含义的认定依据。“BIODERMA”在常用英汉词典以及专业医学词典中均未收录含义。百度翻译、谷歌和金山词霸、有道词典等网络在线词典均将“BIODERMA”译为“贝德玛”，必应词典将其译为“贝德玛”“法国贝德玛”，可以佐证诉争商标发挥了识别、区别商品来源的作用。

从上述判例中我们可以看出对于多个字母构成的英文商标应以整体判断为基本原则，不应任意拆分。但申请人通过大小写字母、连接号、间隔号或空格等方式故意引导消费者将该商标分成若干部分理解的,则应该对各部分分别进行判断。例如，在“eDisk”商标驳回复审行政纠纷案2中，北京市高级人民法院认为“eDisk”由“e”和“Disk”组成，其中“e”通常被作为英文“电子”的代用字符使用，“Disk”也为一电子产品的名称，虽顺昱公司称二者的结合为其首先使用，但由于“eDisk”的第二个字母D采用大写，易使消费者按照英文的认读规律自然将“e”与“Disk”分开认读，故申请商标在电子产品上对二者的结合使用虽为自创，但未改变两部分分别为指定使用商品通用名称的内涵，缺乏显著性的认定不违反“整体审查”的原则。前述情况是比较好理解的，除此之外，即使没有以特殊方式将英文商标分成若干部分，但以相关公众通常认知水平容易将英文商标识别为若干部分来理解的，也需要对各部分分别进行判断，否则申请人就可以通过将多个单词拼接在一起的方式回避对商标含义的审查。例如，法院在“supershot ”案3中认为 , 消费者容易将该商标含义理解为 “超强喷射” , 用在喷射注模机商品上直接描述了该商品的功能特点,因此维持了原商评委作出的驳回决定 。

2.2 结合具体使用环境进行判断

英语单词往往具有多种含义，在字典中除了本义，可能还会有引申义和比喻义。许多单词的引申义或者比喻义可能比本义使用得更广泛。所以英文商标具体是其中哪种含义不可一概而论，需要结合语境和指定商品等具体情况以相关公众的通常认知程度为标准进行判断。例如，在“润丰千里世界脑库Run Feng Qian Li World Talent Bank及图”驳回复审行政纠纷案4中，原商评委认为其中“bank”一词具有“银行”的含义，而商标申请人并非银行，使用“银行”一词与申请人名义不符，使用在指定服务上易导致消费者对服务来源产生误认容易造成消费者误认，违反了商标法第十条第（七）项的规定。而北京知识产权法院经审理认为根据中国公众的外文认知水平和能力，单词“Bank”虽有“银行”之意，但亦可与其他词语组合搭配，用来表达“库存、库”等含义，如“a bank of knowledge”可译为 “知识宝库”，“a blood bank”可译为“血库”等。因此，对于诉争商标中“Bank”一词应当基于具体语境进行理解，其与单词“Talent”搭配使用与诉争商标中“脑库”一词形成了对应关系，不违反商标法第十条第（七）项的规定。

2.3 审查标准的严格化

近年来，国家知识产权局及法院对英文商标含义的审查越发严格。往往一个单词有一个含义存在欺骗性或不良影响的情况，就会适用商标法第十条第（七）项或第（八）项等绝对理由驳回。比如，“gaming”既有 “游戏”也有“赌博”的含义，“游戏”的含义比“赌博”更为常用，过去含“gaming”的商标一般不会因其有“赌博”的意思被驳回，但在最近的实务中却出现了多个含“gaming”的商标因含有“赌博”的意思存在不良影响而被驳回的例子。又如，就含有“green”的商标，北京市高级人民法院曾指出5：“Green”本意为“绿色”，“环保”为其引申含义，但并不代表商品的功能、质量，相关公众一般不会认为使用“绿色”一词的商品质量就会高于其他商品。但在近两年的判决6中北京市高级人民法院也有相反的认定：“Green”有绿色的、绿化、环保的等多种含义，将其使用在诉争商标指定使用的“化妆品、美容面膜、唇膏、口红”等商品上，依据社会公众的日常生活经验和认知，易认为带有诉争商标标志的前述商品使用了绿色、环保成分，或者商品品质是环保、无害的，从而导致消费者对商品的原料、品质等产生误认。虽然对英文商标含义的认定根据具体案件的情况结论有所不同是正常现象，但也可以看出在近年的案件审理中标准确实是更加严格了。

2.4 网络释义的采用

在认定英文商标固有含义时，除了参照正式出版的权威字典、文献外，近年来网络词典中的释义也越发收到重视。审查员在判断英文商标含义时为提高审查效率往往会先通过百度翻译等网络手段查询再进行综合判断。然而网络词典收录的释义往往较权威字典更为广泛，有一些含义可能只在小范围人群中流行，并未形成社会共识，这也使得英文商标的注册变得更为困难。例如、笔者代理的“SKIN VAPE”商标驳回复审7行政纠纷案件，国家知识产权局将其含义认定为“皮肤吸电子烟”，引用商标法第十条第（七）项的规定驳回了该注册申请，虽然在行政诉讼中笔者主张“SKIN VAPE”在过去有多个注册案例，均未被以该理由驳回，权威词典中从未收录过“VAPE”一词，该词“吸电子烟”的含义仅在网络词典可以查询到，并且根据问卷调查，一般公众的绝大部分也没有将“VAPE”识别为“吸电子烟”的含义，但一二审及再审法院还是判定根据相关公众普遍能够接触到的检索方式的检索结果， “VAPE”如今对于相关公众更为了解的常见含义为 “吸电子烟”或 “ 电子水烟”，根据相关公众的认知，诉争商标使用在杀菌剂、抗菌洗手液等复审商品上，容易导致相关公众对商品特性的误认。从该案中可以看出，由于互联网时代比起查阅纸质字典，一般公众往往通过网络查询英文含义，国家知识产权局和法院现在也倾向于以网络词典释义来判断一般公众的通常认知。

综上所述，英文商标的含义不仅取决于商标在词典中的含义，还受到消费者认知、具体使用环境等因素的影响。在申请注册英文商标前，为避免被驳回除了事先检索是否存在在先商标外，最好对其含义也进行查询分析，避免被引用绝对理由驳回。

注释：
1、（2022）最高法行再4号
2、（2005）高行终字第349号
3、（2003）一中行初字第191号
4、（2018）京73行初8287号
5、（2016）京行终4186号判决
6、（2023）京行终4870号
7、（2024）最高法行申10266号

（原标题：浅析商标行政诉讼中对英文商标含义的认定）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：常虹 林达刘知识产权

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅析商标行政诉讼中对英文商标含义的认定（点击标题查看原文）

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