关于权利要求修改超范围的判断

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“本文笔者根据实务中的实践经验以及过往案件的处理经历来就判断权利要求的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时的一些考量进行一些探讨。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：卫兰英 成都超凡明远知识产权代理有限公司

前引

发明专利申请文件在提交或者审查过程中可能需要对申请文件进行相应的修改以使申请文件符合专利法、专利法实施细则和审查指南等相关规定的要求。这其中涉及到的对权利要求的修改尤为重要。在对权利要求修改的过程中，专利代理师通常基于权利要求的保护范围、克服审查意见中指出的缺陷等因素来考虑对权利要求的修改，从而使得修改后的权利要求能够解决审查意见中所指出的问题。然而，不管是申请人主动针对权利要求进行修改的过程中还是申请人在答复审查意见时被动对权利要求进行修改的过程中，修改都应遵守基本的原则，即：修改都应符合《专利法》第三十三条（下文称为“A33”）的规定，对发明专利申请文件的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。

关于“A33”之规定

A33规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利审查指南》进一步规定：原说明书和权利要求书的记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

从上述我国《专利法》和《专利审查指南》的相关规定，可以看出，判断专利申请文件的修改是否超范围的判断标准是修改是否超出“原说明书和权利要求书记载的范围”，即修改是否超出“原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

另外，最高人民法院在审理上诉人国家知识产权局与被上诉人成都某公司的发明专利申请驳回复审行政纠纷一案（（2021）最高法知行终440号）中明确指出：对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。该行政纠纷案的涉案专利要求保护一种高压自紧式法兰。原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与α的关系，但在β＞α及β=α的情况下，均无法实现本申请说明书所记载的压力越高、自紧密封性能越好的技术效果。可见，虽然β＜α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β＜α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β＜α已被原专利申请文件所隐含公开。

结合以上，在对专利申请文件进行修改后，如果站位所属领域的技术人员，修改后的内容既没有被原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达，也不是通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容，则认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。要注意的是，“可以直接、明确地推导出的内容”包括申请文件所隐含公开的内容，特别是，修改后的技术特征虽然没有明确记载在原申请文件中，但是结合发明目的及记载的技术效果等综合判断后认为只有在修改后的特征的情形下才能实现发明目的，则该修改后的技术特征是属于原申请文件隐含公开的内容。

判断修改是否超范围的基础

对于普通申请和分案申请，申请人在申请日提交的原说明书、附图和权利要求书是申请人对申请文件进行修改的唯一依据。这里所说的申请日不包括优先权日，但是由于分案申请可以保留原申请日，故分案申请的申请日是指原申请的申请日。

对于进入国家阶段的PCT国际申请，原始提交的国际申请文件作为对申请文件修改的法律依据。因此，对于PCT国际申请而言，A33中的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书及附图。

以下，笔者根据实务中的实践经验以及过往案件的处理经历来就判断权利要求的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时的一些考量进行一些探讨。

案例分析

（一）根据方法权利要求判断介质权利要求是否超范围

专利法实施细则第四十九条规定，依照本细则第四十八条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。虽然专利法实施细则第四十九条具体地规定了分案申请不得超出原申请记载的范围，但在专利确权以及无效阶段似乎都更普遍采用A33来评价分案申请的修改超范围问题。

➤ 案例一

本案是分案申请，在本案修改后的权利要求1中保护：一种计算机实现的方法，包括：

A；B；C；D；以及至少部分地基于所述放弃元数据集合，从多个放弃的原因中确定与多个多媒体流的至少一部分相关联的放弃原因，其中所述放弃原因选自所述多个放弃的原因，以及其中所述多个放弃的原因包括技术错误和内容错误（下称技术特征“E”）。

权利要求9.一种非暂时性计算机可读存储介质，……，所述可执行指令使所述计算机系统至少：

A；B；C；D；以及E。

审查员在审查本案时指出，权利要求1记载了上述技术特征E，然而该技术特征E既没有记载在说明书相关段落以及说明书附图中，也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无意义地确定，因此上述技术特征E超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。权利要求9是与权利要求1的方法权利要求相对应的介质权利要求，基于相同的理由权利要求9也不符合专利法33条的规定。

对此，笔者仔细查阅了母案的原说明书记载的内容后认为，权利要求1的技术特征E能够根据本申请的母案的原说明书公开文本第[095]段和第[0187]段记载的内容直接地、毫无疑义地确定。具体地，根据母案的原说明书公开文本第[0187]段中记载的内容“至少部分地基于所述放弃元数据集合确定与所述多个多媒体流的至少一部分相关联的放弃原因”和母案的原说明书公开文本第[095]段中记载的内容“可以检测许多不同类型的错误，诸如与编码格式有关的技术错误、与网络状态有关的技术错误以及放弃的归因。可以将放弃归因于片段的内容(例如，在与片段相关联的清单中标记的元数据)、特定类型片段的持续时间或特定类型片段的出现次数。例如，放弃可能归因于插入太多连续广告”，所属领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定本申请修改后的权利要求1中的技术特征E“至少部分地基于所述放弃元数据集合，从多个放弃的原因中确定与多个多媒体流的至少一部分相关联的放弃原因，其中所述放弃原因选自所述多个放弃的原因，以及其中所述多个放弃的原因包括技术错误和内容错误”。

据此，笔者认为，本申请修改后的权利要求1的技术方案能够根据本申请原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合A33的规定。

另外，本申请的权利要求9要求保护的非暂时性计算机可读存储介质中存储的代码指令在被计算机系统执行时使计算机系统所执行的操作与本申请修改后的权利要求1的计算机实现的方法中的计算机所执行的操作完全相同。此外，基于本申请的说明书公开文本第[0246]段中记载的内容“在一些实施方案中，代码存储在一个或多个非暂时性计算机可读存储介质的集合上，所述非暂时性计算机可读存储介质上存储有可执行指令，所述可执行指令在由计算机系统的一个或多个处理器执行时（即，作为被执行的结果）致使计算机系统执行本文描述的操作”，所属领域技术人员将能够理解，计算机实现的方法所执行的操作能够被存储在非暂时性计算机可读存储介质上。鉴于上述以及与针对修改后的权利要求1所陈述的基本相同的理由，修改后的权利要求9的技术方案能够根据本申请原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定。

在上述案例的后续审查中，审查员接受了专利申请人的以上意见陈述，认定本专利申请的权利要求1和9均没有超出原始权利要求和说明书的范围（案例来源于真实案件但具体表述上有修改）。

从上述案例可以看出，在答复修改超范围的审查意见时，要站在所属领域的技术人员的角度上去思考问题，从整体上判断修改是否超范围。例如，如果说明书（含附图）中有完全一致的描述，则可以根据说明书中的文字记载来阐述修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围的依据。如果说明书中有相应但非完全一致的描述，则可能需要站在所属领域技术人员的角度上来判断根据说明书中记载的内容是否能够“直接且毫无疑义地确定”修改后的内容。

（二）修改独立权利要求时需要兼顾考虑从属权利要求的技术方案

从属权利要求所要求保护的技术方案是由独立权利要求的技术特征和该从属权利要求的附加技术特征共同构成的技术方案。在对独立权利要求进行修改并且确认修改后的独立权利要求不超范围的情况下，还应对从属于该修改后的独立权利要求的从属权利要求是否超范围进行判断。

例如，案例权项的引用关系如下：

1.包括特征A

2.引权1，还包括特征B

3.引权1，还包括特征C

在修改权利要求时，如果将权利要求3的附加技术特征C并入到权利要求1中，则修改后的技术方案是A+C，而A+C的技术方案在原权利要求3有记载，因此修改后的权利要求1必然不会超出原说明书和权利要求书记载的范围。但是，需要注意的是，此时还需要考虑在修改权利要求1之后，从属于权利要求1的权利要求2是否超出原说明书和权利要求书记载的范围呢？毕竟，原权利要求记载的方案只有A、A+B、A+C 三个方案，而在对权利要求1进行修改之后，权利要求2的技术方案将会变成A+B+C，需要对A+B+C这样的技术方案是否超出原说明书和权利要求书记载的范围进行判断。

➤ 案例二

在本案的权利要求1限定的元件中，申请人将原权利要求1中的元件“包括第一光栅区域（设置有第一光栅）和第二光栅区域（设置有第二光栅）”修改为该元件“包括第一光栅区域（设置有第一光栅）、第二光栅区域（设置有第二光栅）、第三光栅区域（设置有第三光栅）和第四光栅区域（设置有第四光栅）”从而克服了审查意见中指出的权利要求1没有创造性的缺陷。

但，在本案的从属于权利要求1的权利要求3中，其附加技术特征为“该元件还包括内耦合光栅，所述内耦合光栅、所述第一光栅和所述第二光栅被选择成使得它们的光栅矢量之和为零矢量”。此时，需要进一步判断在修改后的权利要求1的基础上，修改后的权利要求3的技术方案，即该元件“包括第一光栅区域（设置有第一光栅）、第二光栅区域（设置有第二光栅）、第三光栅区域（设置有第三光栅）、第四光栅区域（设置有第四光栅）和内耦合光栅，且所述内耦合光栅、所述第一光栅和所述第二光栅被选择成使得它们的光栅矢量之和为零矢量”是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。

笔者查阅原申请文件后发现，原申请文件中仅描述了在具有内耦合器和EPE的实施例中光栅矢量被选择成使得它们的总和是零矢量，而在元件包括第一至第四光栅区域和内耦合光栅的情况下，说明书并没有记载内耦合光栅、所述第一光栅和所述第二光栅被选择成使得它们的光栅矢量之和为零矢量。另外，笔者仔细研究了申请文件的技术方案，结合本申请的发明目的及文件中所记载的技术效果等判断，难以认定在元件包括第一至第四光栅区域和内耦合光栅的情况下，也必须满足内耦合光栅、第一光栅和第二光栅被选择成使得它们的光栅矢量之和为零矢量，否则将无法实现本申请所要实现的发明目的。由此，笔者以为，在权利要求1进行修改后，从属于该修改后的权利要求1的从属权利要求3的技术方案确实无法由原说明书及附图和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。（案例来源于真实案件但具体表述上有修改）

以上，笔者根据对A33的理解并结合实践提供了在判断权利要求的修改是否“超出原说明书和权利要求书记载的范围”时的一些考量。当然，关于是否“超出原说明书和权利要求书记载的范围”的判断的考量思路并不局限于以上示例。

结语

申请人对其专利申请文件的修改不符合A33规定的，既是在初步审查和实质审查过程中驳回该专利申请的理由，也是授予专利权之后宣告该专利权无效的理由。

因此，代理师在分析修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，需要根据申请文件的技术方案并结合申请的发明目的及文件中所记载的技术效果等进行全面分析、综合判断。 

（原标题：关于权利要求修改超范围的判断）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：卫兰英 成都超凡明远知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：关于权利要求修改超范围的判断（点击标题查看原文）

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