从最高院改判脱毛仪冷敷部为功能性特征谈专利保护边界和高质量撰写

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“本文通过脱毛仪领域一个功能性技术性特征的改判，浅浅探讨专利保护边界以及专利撰写质量问题。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：专利油条

2024年6月11日，最高院发布一份功能性特征改判的判决书，该判决涉及脱毛仪领域国内一个比较早期的专利（201720489264.7），有意思的是，该判决把是否导致保护范围边界不清作为冷敷部是否为功能性特征的一个理由。这引发了笔者对专利中采用功能性特征对专利保护边界以及撰写质量的提升的一些思考。

前言

公开换保护是专利法的立法宗旨之一，即，为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

在立法程序中，审查指南对功能性限定的技术特征做了相应的解释和限定：

对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

在司法程序中，《司法解释二》也做了相关规定：

功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

笔者认为，在大部分案件中，采用功能性的技术特征对专利进行合理的保护，是专利保护的永恒追求，这样既能最大程度的对发明构思进行保护，又能使得枯燥的撰写工作变成斗智斗勇的专利武器锻造。但是，若是对功能性的技术特征的描写尺度把握不好，使其保护边界变得模糊不清，也容易使专利权保护范围陷入司法程序中功能性特征限定的尴尬境地。

PART 01

功能性特征的认定永远是个迷

笔者认为，虽然《司法解释二》对功能性特征的认定做了比较清晰的规定，但由于中国文字博大精深以及受限于判断者的既往经验，具体到实践中，仍有比较大的争议空间。

本案中，根据公开的判决书来看，并不能看出一审判决中“冷敷部是否为功能性特征”是否为争议焦点，也不能看出一审被告是否提“冷敷部是否为功能性特征”的观点，但一审判决结果是“冷敷部”不为功能性特征，且涉案专利具有“冷敷部”相关的特征。

二审法院即最高院则将冷敷部是否为功能性特征作为争议焦点之一，并认为冷敷部是功能性特征，这样使得被诉产品不具有冷敷部这一特征而不侵权。

从这里不难看出，权利要求中的特征是否为功能性特征对专利的保护范围将造成颠覆性的改变，那么，什么样的特征容易被认定为功能性特征呢？搞明白这个问题，将对专利撰写工作造成较大的影响，我们可以从本案的判决中进行初步学习和印证自己的观点。

笔者认为，最高院认定冷敷部为功能性特征是正确的，这样的认定是符合专利法的立法宗旨的，除判决里面理由外，笔者还想做以下解读：

我们来看该案权1中对冷敷部的限定特征有三：①冷敷部为脱毛机构的一部分，②冷敷部外露于容纳空间，③用于皮肤接触冷敷。众所周知，如果需要对皮肤进行冷敷，那么冷敷部必然需要与皮肤接触（隔空冷敷太过高大上，不具有落地性），也即冷敷部必然需要外露于容纳空间，所以笔者认为该案权1并未就冷敷部本身的结构关系进行任何实质性的限定，属于功能性的描述特征，属于通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。

那么，本案中，本领域普通技术人员能否仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式呢？

笔者认为，若抛开涉案专利的技术背景和技术构思，则本领域技术人员应该可以直接、明确实现冷敷功能的具体实施方式的，如通过半导体制冷元件制冷、通过压缩机压缩循环冷媒制冷或水冷方式等。

但是，若抛开涉案专利的技术背景和技术构思，则一方面会使涉案专利权1包含了不能解决其技术问题“在进行脱毛时冷敷部对肌肤冷却效果不好”的方案，如冷敷部外露于远离外壳上出光口的一端的方案等，即该种限定方式不符合审查指南的规定。

另一方面也会导致无效程序与诉讼程序的割裂，在无效程序中，专利权人和合议组通常会按照与具体实施方式类似的能解决技术问题的方案来理解“冷敷部”，这对无效请求人和公众来说并不友好；甚至当请求人找到与具体实施方式不一致的冷敷部时，专利权人还可能会辩称其冷敷部为说明书实施例特定的冷敷部。

再一方面，也会影响他人发明创造，试想一下，若脱毛仪领域的竞对看到这一篇专利时，把冷敷部当成非功能性特征，那么可能会导致其放弃在冷敷部方面的改进，因为其无论如何改进均落入该专利的保护范围内，这也是二审判决里了所称的“如果不将所述冷敷部界定为功能性技术特征，该项权利要求的保护范围将变得边界不清，使得在冷敷部设计上具有创新价值的其他脱毛仪技术方案不合理地落入涉案专利权保护范围，进而使得涉案专利过度侵占所属领域的研发空间，同时也会使得相关市场经营者难以预见其正当竞争行为的法律后果”。

PART 02

对于高质量专利撰写的思考

笔者认为，涉案专利64.7的代理师在撰写该案时应当是考虑了存在其他设置冷敷部的方式，所以才将涉案专利中具体的冷敷部结构上位成冷敷部，并为了避免在后续诉讼中被认定为功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容纳空间”的限定，但笔者和最高院均认为该限定只是属于形式上的限定，并未在实质上对“冷敷部”进行了限定。

如果该案的代理师在撰写该案时，再进一步考虑一下，那么该案的结果是否会有所不同呢？

笔者认为，如果该案代理师在对冷敷部的具体结构上位后，能够再一步思考或进一步询问和引导发明人，除了说明书具体实施方式以外，还有哪些设置冷敷部的实施方式？也许就会得到将冷敷部设置在外壳的出光口处并将冷敷件设置为透明件的实施方式（即该案中涉案产品的方案，通过了解其相关专利也知在两年后该专利权人也把该实施方式进行了专利保护），这样既可以扩大该专利的保护范围，又可以使研发获得更好的冷敷方案。

在冷敷部的限定上，基于以上两种实施方式，如果再补入“冷敷部设于外壳的出光口处”的限定，则很有可能做到既不限缩其实质保护范围，又可以避免被认定为功能性特征的目的。

PART 03
尾语

笔者通过对该案涉及专利及其相关专利进行了分析，也对部分相关竞对做了咨询，发现该案代理师似乎很喜欢这种功能性的技术特征的描述方式，且在专利无效和规避设计时均对竞争对手造成了很大的干扰。所以，作为代理师，我们确实应该追求这种能给对手带来最大干扰的写法，只不过我们需要利用扎实的功底合适的把握公开与保护之间的度，铸造出既锋利又坚固的专利武器。

那么问题来了，你认为该案中密封件是否为功能性特征呢？

附：判决书全文

（原标题：从最高院改判脱毛仪冷敷部为功能性特征谈专利保护边界和高质量撰写）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：专利油条

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从最高院改判脱毛仪冷敷部为功能性特征谈专利保护边界和高质量撰写（点击标题查看原文）

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