从相关案例和EPO裁决看有害优先权及其应对

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“本文将结合‘有害优先权’的相关案例和EPO给出的解决方案，对有害优先权的情形及其应对进行解析。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：路伟廷

专利优先权源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》），目的在于保障缔约国国民不因其在不同国家、地区之间申请时间的差异而丧失先申请的利益。自优先权制度形成以来，给申请人带来了诸多利好，利用优先权可以达到补充和完善首次申请的目的。但在实际运用过程中，若利用不当，也有可能演变成为“有害优先权”（poisonous priority）。本文将结合“有害优先权”的相关案例和EPO给出的解决方案，对有害优先权的情形及其应对进行解析。

一、何为有害优先权

典型的“有害优先权”（poisonous priority）出现在以下情形中：“一项在后提交的专利申请案成功通过优先权申请，取得优先权日，然而其同族在先提交的平行专利申请案（分案申请或者母申请）（以下简称“平行申请”）因未能通过优先权申请而保留了实际申请日。此时，取得优先权日的专利申请有可能成为保留了实际申请日的其他同族平行申请的现有技术，从而破坏其他同族平行申请的新颖性和/或创造性，影响其他同族平行申请的授权或者授权后的专利稳定性。”[1]

还有一种极端的“有害优先权”的情形是：一项在先申请于优先权届满期限之前已经提前公布，而后才提交在后申请并要求在先申请的优先权，在后申请因未能通过优先权申请而保留了其实际申请日。此时，在先申请就成为了在后申请的现有技术，对在后申请造成“毒害”。同时，对于本国优先权而言，在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回，申请人极有可能会丧失所有权利。

造成上述有害优先权的原因主要在于：优先权核实的实质在于相同主题的核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中[2]。实践中，在后申请通常会在在先申请的基础上进行改进或者是扩展，进而有可能采用上位概括的方式限定一个具有更大保护范围的技术方案，而这一上位概括后的技术方案不能直接且毫无疑义地从在先申请中得出。或者，反之，在先申请对技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出。以上两种情况都有可能导致在后申请的优先权不成立。

二、有害优先权的情形及案例

实践中，不乏因各种形式的“有害优先权”而导致权利丧失的相关案例，以下结合案例对几种典型的情形进行分析：

（一）有害平行申请

在深圳某公司、国家知识产权局等行政二审纠纷案[3]中，二审争议焦点在于本专利是否享有优先权，具体涉及本专利权利要求所限定的“脱毛仪”是否记载于在先申请的“激光脱毛仪”中。

对此，深圳某公司辩称：本专利在先申请与本专利所属技术领域、所解决技术问题、技术方案和预期效果相同，且二者是否具有相同主题不等同于二者是否具有相同主题名称；“脱毛仪”为激光脱毛仪或非激光脱毛仪并非本专利发明点，与本专利所要解决的技术问题无关，况且本专利已公开多种脱毛仪结构。

最高人民法院则认为：首先，本专利权利要求1-9均请求保护一种脱毛仪，而本专利在先申请公开的技术方案是激光脱毛仪。将脱毛仪光源限定为激光，实际是通过“激光”这一具体技术特征进一步限定脱毛仪的保护范围，二者不符合上述“所解决技术问题、技术方案和预期效果相同”的判断标准，进而不符合专利法第二十九条第二款规定的“相同主题”。其次，如前所述，“激光脱毛仪”与“脱毛仪”分别对应的权利要求的保护范围明显不同。如果赋予本专利权利要求1-9优先权，那么优先权制度带来的时间利益将会不合理地延展到使用非激光光源或其他脱毛方式的技术方案，进而悖离专利法有关优先权的立法宗旨。因此，深圳某公司关于二者构成相同主题的相关上诉理由缺乏充分的事实与法律依据，本院不予支持。

至此，涉案专利的无效决定生效。基于该无效决定，涉案专利的平行专利申请因享有优先权日成为了涉案专利的抵触申请，被引入评价涉案专利相关权利要求的新颖性，导致涉案专利的绝大部分权利要求被宣告无效。

（二）“自杀式”优先权

在吉林厚德食品有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、大连绿雪蛋品发展有限公司二审行政纠纷案[4]中，争议焦点在于：本专利权利要求限定的“蛋粉或蛋液”能否享有先申请文件中“鸡蛋粉”的优先权。

对此，北京高院认为：因本专利说明书第0030段中记载了如下内容：“其中在发明实施例中，蛋粉或蛋液包括但不限于由鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液。”因此，“蛋粉”并不限于“鸡蛋粉”，“蛋液”也不限于“鸡蛋”的液体形态。同时，在先申请文件中无论是在权利要求书或是说明书中均仅记载了以鸡蛋粉作为原料的技术方案，并未涉及除“鸡蛋粉”以外的原料情形，由此本专利相关权利要求所限定的原料范围无论在蛋的种类还是物理形态方面均比在先申请文件所记载的范围更广，获得了更大的保护范围，而相关内容均无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出，吉林厚德公司亦未充分说明就本领域技术人员而言，相关内容已经确定为隐含公开，而且仅从本专利与在先申请所包含名称即“一种蛋制品的加工方法”相同，并不足以证明本专利相关权利要求所限定的技术方案与在先申请文件构成相同主题的发明。

上述二审行政判决已经最高人民法院再审[5]确认，基于此，国家知识产权局于2018年3月7日重新作出无效决定[6]，以涉案专利的优先权文本作为最接近现有技术，认定涉案专利不具有新颖性和创造性，从而宣告其全部无效。至此，专利权人彻底丧失了其所有权利。

（三）有害同日申请

在笔者代理的一起专利号为201721247207.4 、名称为“一种膨胀螺栓套件”的实用新型无效宣告案[7]中，涉案专利存在同日发明专利申请，且涉案专利与该同日发明专利申请均分别要求了各自在先申请的优先权。

在核实优先权后发现，涉案专利的权利要求书相对于优先权文本新增了特征“半管间通过锁扣结构连接合为一体”。对于该新增技术特征：1）本专利权利要求书相对于优先权文本中增加的所有技术特征均未有任何文字记载，甚至是笼统或者含糊的阐述也未涉及。2）专利权人主张优先权文本的附图1 与本专利的附图2相同，即优先权文本公开了上述技术特征。首先，附图服务于说明书文字记载内容，其单独证明公开内容的能力有限，必须是本领域技术人员能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的内容。本案中，一方面，优先权文本中并不涉及膨胀套管是否是以半管的锁扣形式存在，而之后本专利从属权利要求又进一步限定了锁扣的具体形式；另一方面，专利权人主张一个附图既能公开功能性的特征，也能公开实现该功能的具体形式以及配合关系等，在前者是后者的上位概念的情况下，这种公开不仅不具备合理唯一性且本身也是矛盾的，而且具体形式以及配合关系等是极为细节的特征，仅凭附图是无法确定的。

因此，涉案专利的优先权不成立。鉴于涉案专利的同日发明专利申请的优先权文本已经提前公开，该同日发明专利申请的优先权文本就成为了涉案专利的现有技术，进而导致涉案专利被宣告全部无效。目前，该无效决定已经被北京知识产权法院一审维持有效[8]。

三、EPO的解决方案

在处理“有害优先权”的问题上，欧洲专利局曾作出过多个相互矛盾的裁决。因此，欧洲专利局扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）在2016年11月29日作出了G0001/15裁决[9]，对部分优先权的问题进行了统一解释，基本上解决了“有害优先权”的问题。

（一）基于G0001/15裁定确定的“部分优先权”制度

在G0001/15裁决中，扩大上诉委员会指出：根据 EPC，对于包含替代主题的权利要求，不得仅因为该权利要求中使用一个或多个通用表述或其他方式（“或”型-权利要求）而涵盖了优先权主题在内的可替代主题，就拒绝该项权利要求申请部分优先权（partial priority）。只要能够证明该可替代主题已在优先权文本中首次直接或至少隐含、明确的并以可实现的方式披露，即应当允许其申请部分优先权。对此，不应当施加任何其他实质性条件或限制。

针对“或”型权利要求涵盖的主题是否能够享有“部分优先权”，扩大上诉委员会给出了两步法的评估方法：

第一步，确定优先权文本中公开的相关主题，其中，相关主题应根据扩大上诉委员会的决定G2/98提出的判断标准来判断，即是否能够直接地、毫无疑义的从优先权文本中得到。

第二步，判断要求了优先权的申请或专利的权利要求中是否包含了上述相关主题，如果答案是肯定的，“或”型权利要求即可以概念性的分成两个部分，第一部分是可以从优先权文本中直接地毫无疑义地得出的部分，能够享受优先权，第二部分是其余部分，不能享受优先权。

（二）EPO的“部分优先权”与我国“部分优先权”的区别

诚然，我国专利审查指南也规定了“部分优先权”，为什么依然存在“有害优先权”的问题呢？需要说明的是，相对于EPO的“部分优先权”，我国的“部分优先权”可以理解为一种狭义的“部分优先权”。根据我国专利审查指南的相关规定，“部分优先权”以权利要求的技术方案为最小核实单元，对于采用上位概括方式限定而不可拆分的技术方案，其本质依然是一个技术方案，也就不能享受部分优先权，进而不可避免的存在上述“有害优先权”的问题。

四、应对建议

根据上述有害优先权的情形及其案例，结合EPO的解决方案，对于有害优先权的应对，给出如下建议：

（一）关于优先权的核实

优先权制度是在遵循先申请原则下达成的关于程序性的法律制度，其本质上要解决申请人向多国申请专利时确定申请日的问题[10]。也就是说，专利优先权制度的设立初衷意在便利权利人，促使其尽早公开相关技术。

专利优先权实质上是指由法律认可的，在法定期限内，专利权利主体对其他主体在同一主题范围内的专利所拥有的排他的先占权利[11]。《巴黎公约》通过国际优先权制度，为公约成员国申请人在公约的框架下在他国享受国民待遇提供方便，促进了各国的技术交流，此为外国优先权的价值。而本国优先权的价值体现在鼓励发明创造者尽快申请专利、减轻申请人经济负担、构建专利申请类型互相转换的桥梁、完善专利申请，促进发明人加快研究进程等方面。[12]

为实现专利优先权制度的上述价值，《巴黎公约》将要求优先权的实质性条件限定为与优先权文件“属于相同主题”。我国专利审查指南（2023版）第二部分第八章第4.6.2节优先权核实的一般原则中将 “相同主题”核实的标准定义为是否增加了新特征，即所属技术领域的技术人员是否能够从在先申请中直接和毫无疑义地得出该技术方案。

因此，对于优先权的核实，理应回归立法本意，适当借鉴EPO的两步法，扩大“部分优先权”的适用范围，避免上述“有害优先权”的出现。

（二）专利申请阶段优先权制度的适用

上述“有害优先权”出现的根本原因在于申请人对专利优先权制度的运用不当。因此，在我国现有的优先权核实机制下，如何恰当的运用专利申请策略，减少甚至杜绝“有害优先权”的产生，才是解决问题的关键。

在专利申请阶段适用优先权制度时，申请人应注意以下几个方面： 

首先，应注重在先申请的撰写质量。一方面，在专利申请文件中尽可能完备的记载各个技术方案，并进行适当的扩展；另一方面，权利要求的布局要做到层次分明，详略得当。如此，可以为要求优先权的在后申请奠定良好的基础。

其次，应注重在先申请和在后申请的申请策略。例如，对于作为优先权基础的首次申请，应避免提前公布，以避免对在后申请造成不利影响；在后申请也需要尽早提出，避免因优先权不成立而有可能导致的一系列问题。

再者，对于在后申请而言，应注意使用首次申请作为优先权的基础，同时，在后申请的撰写应提前考虑优先权核实的问题。为此，在后申请的说明书中应当充分体现在先申请的技术内容，为在后申请的审查预留更灵活的修改和争辩余地。并且，在后申请应尽量采用并列方案的形式将在先申请的技术方案囊括在权利要求中，即使采用上位概括，也应原样保留在先申请的技术方案，对优先权技术与后续改进技术在技术方案的层面上予以区分，以期能够获得“部分优先权”。

注释：

[1]Patricia SALAMA.有害优先权-欧洲专利局扩大上诉委员会裁定（G 001/15），https://mp.weixin.qq.com/s/Tuvl6YcW3Qtg9br-vXSEcQ

[2]中国国家知识产权局.专利审查指南（2023版）[M].北京：知识产权出版社，2024年1月第1次印刷，第二部分第八章4.6.2优先权核实的一般原则。

[3]最高人民法院.（2023）最高法知行终698号行政判决书

[4] 北京市高级人民法院.（2016）京行终5664号行政判决书。

[5]最高人民法院.（2018）最高法行申5848号再审裁定书。

[6]国家知识产权局.无效宣告请求审查决定书（第35171号）。

[7]国家知识产权局.无效宣告请求审查决定书（第560764 号）。

[8]北京知识产权法院.（2023）京73行初12923号行政判决书。

[9]EPO扩大上诉委员会裁定G 0001/15，https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g150001ex1。

[10]吴离离.专利优先权制度的作用和对它的认识误区[J].中国发明与专利，2011(6):82-85。

[11]刘刚仿.英国旭化成案对专利优先权实质条件的认定及对我国的启示——兼论我国《专利法》第二十九条的修订[J].知识产权，2010（6）：54-58。

[12]朱艳、周小琳.我国专利优先权制度问题研究[J].法治与社会，2017.12（上）：43-44。

（原标题：从相关案例和EPO裁决看有害优先权及其应对）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：路伟廷

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从相关案例和EPO裁决看有害优先权及其应对（点击标题查看原文）

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