浅谈专利审查意见中有关非专利文献公开日期的异议

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“本文结合实务案例，从申请人的视角对会议论文、学位论文等非专利文献类对比文件的‘公开日期’的核实和异议策略进行探讨。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡凌云 长沙正奇专利事务所有限责任公司

凡凤 长沙正奇专利事务所有限责任公司

王娟 长沙正奇专利事务所有限责任公司

摘要：发明专利实质审查意见中出现非专利文献类对比文件的频次日趋增多，而非专利文献通常会存在电子出版和纸质出版等多种出版方式，导致其“公开日期”的认定难免出现争议。为此，该文章结合实务案例，从申请人的视角对会议论文、学位论文等非专利文献类对比文件的“公开日期”的核实和异议策略进行了探讨，以期帮助申请人更好地应对援引了这类对比文件的审查意见的答复。

关键词：发明专利申请；非专利文献；对比文件；公开日期

引言

在发明专利实质审查过程中，审查员常会引用非专利文献作为对比文件来评述专利申请的新颖性和/或创造性，常见的非专利文献有期刊论文、学位论文、会议论文等。《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第二十二条明确规定：“现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”显然，非专利文献的公开日期的确定显得尤为重要，其公开日期必须早于专利申请的申请日，才能视作现有技术，用作对比文件评述新颖性/创造性，故非专利文献公开日期的确定将直接决定其是否具备作为对比文件的资格，实务中，审查员、申请人对非专利文献的公开日期存在争议的案例已屡见不鲜。为此，近年来有不少审查专家对非专利文献的公开日期的确定展开了研究、探讨[1-5]，但是未见有从申请人视角讨论非专利文献的公开日期的相关报道，本文试从申请人视角对发明专利实质审查意见中援引的会议论文、学位论文等非专利文献类对比文件的“公开日期”的核实和异议进行探讨，以供参考。

案例

（一）案例一

1、案情简介

申请号：20171072××××.9

申请日：2017年8月23日

发明名称：用于制备涂层抗拉结合强度试样的加压固化装置

在第一次审查意见通知书中，审查员引用2篇专利文献评价上述专利申请所有权利要求均不具备创造性。申请人针对该审查意见修改权利要求书后，提交了意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查，并发出了第二次审查意见通知书。

在第二次审查意见通知书中，审查员引用对比文件3评价上述专利申请所有修改后的权利要求均不具备创造性，审查员所认定的对比文件3的基本著录信息如表1所示。

表1 审查员所认定的对比文件3的基本著录信息情况表

申请人在收到第二次审查意见通知书后经过核实发现，对比文件3系自己发表的会议论文，且该会议论文与上述专利申请在技术层面的差异确实很小，若该会议论文确实可以构成上述专利申请的现有技术，则上述专利申请很难克服审查员所指出的创造性缺陷。

同时，申请人发现，审查员所认定的对比文件3的公开日期（2017年7月31日）与上述专利申请的申请日（2017年8月23日）的日期差异并不大，为此，申请人登录中国知网对该会议论文进行了查询，中国知网总库检索页面显示该会议论文的“发表时间”为2017年9月19日，具体参见图1。点击图1中示出的该会议论文的“题名”，进入详情页面，示出了“会议时间”为2017年9月19日，具体参见图2。点击图1中示出的该会议论文的“来源”，进入《2017年航空试验测试技术学术论文集》详情页面，示出了“会议时间”为2017年9月19日，“出版日期”为2017年7月，具体参见图3。

图1 中国知网总库检索出的会议论文著录信息

图2 论文详情页面给出的会议论文著录信息

图3《2017年智能装备与试验测试技术年会论文集》中国知网详情页面

一般来说，会议论文集的“出版日期”一般不会早于“会议时间”，否则会议的吸引力、意义也会大打折扣。因此，申请人怀疑中国知网所记载的上述论文集的“出版日期”与其真正的“公开日期”存在出入。为此，申请人带着疑问查阅了上述论文集的纸质版，从该会议论文集的纸质版来看，该论文集的“出版日期”为2017年9月20日(参见图4、图5)，这无疑印证了申请人的猜测。

图4 《2017年智能装备与试验测试技术年会论文集》扉页截图

图5 《2017年智能装备与试验测试技术年会论文集》封底截图

此后，通过提交意见陈述书，对审查员所认定的上述会议论文的公开日期进行了质疑，以期否定上述会议论文用作对比文件的资格。具体地，一方面，申请人结合图1-3，对上述论文集的“出版日期”、“发表时间”存在明显不同，提出了质疑。另一方面，结合上述论文集的扫描件指出，该论文集的“出版日期”应该为2017年9月20日；且据了解，上述会议的“召开时间”为2017年9月18日至22日，而如前所述，会议论文集的“出版日期”一般不会早于会议的“召开时间”，否则会议的吸引力、意义也会大打折扣，由此进一步推断：上述会议论文的“出版日期”不可能是中国知网所记载的2017年7月，而应该是2017年9月20日。因此，无论是上述会议论文的“出版日期”，还是上述会议论文的宣读时间（即在会议上宣读、演讲），均应晚于上述专利申请的申请日（2017年8月23日），也即，上述会议论文的“公开日期”应晚于上述专利申请的申请日，不能构成该专利申请的现有技术，故而不能用作对比文件来评述该专利申请的创造性。

从如上角度进行意见陈述，本案例的专利申请最终被授予专利权。

2、小结

（1）实质审查过程中，审查员常会通过中国知网等非专利文献电子数据库追踪申请人和/或发明人自己发表的论文，申请人在遇到这类对比文件时，应当格外注意核实审查意见所认定的“公开日期”是否准确。

（2）在核实会议论文等非专利文献类对比文件的“公开日期”时，除了通过非专利文献电子数据库进行线上核实外，还应注意通过出版物实物进行线下核实。

（3）结合会议论文等非专利文献的特点及证据，对于审查意见所认定的“公开日期”有悖常理之处进行举证及合理质疑，此时举证责任转移至审查员[3]，若审查员无法进一步提出更有力的证据、理由，则需承担举证不能的不利后果，进而不能再用该文献作为对比文件来评述新颖性/创造性。

（二）案例2

1、案情简介

申请号：20211131××××.6

申请日：2021年11月09日

发明名称：一种羟基化杜仲胶的制备方法及其应用

在第一次审查意见通知书中，审查员引用对比文件1评价上述专利申请的所有的权利要求均不具备创造性，审查员所认定的对比文件1的基本著录信息如表2所示。

表2 审查员所认定的对比文件1的基本著录信息情况表

经核实发现，对比文件1系本案发明人之一的硕士论文，且该硕士论文几乎公开了上述专利申请的所有内容，若该硕士论文构成了上述专利申请的现有技术，则上述专利申请势必难以克服审查员所指出的创造性缺陷。

同时，审查员所认定的对比文件1的“公开日期”（2021 年 05 月01日）在上述专利申请的申请日（2021年11月09日）之前。进一步登录中国知网进行查询，知网所显示的对比文件1的时间存在2个，一个是中国知网总库检索页面显示该会议论文的“发表时间”，为2021年5月1日，参见图6；另一个是该硕士论文的详情页面示出的网络出版时间，为2022-08-16~2022-09-15，具体参见图7。显然，两个时间存在明显差异。

图6 中国知网总库检索页面截图

图7 上述硕士论文的详情页面截图

申请人下载了上述硕士论文全文，阅读后发现，其封面记载的论文答辩日期是2021年5月27日，详见图8。

图8 上述硕士论文封面截图

通常，学位论文答辩之后，作者需根据答辩情况对学位论文进行修改后，提交给导师、学位授予单位审核，审核完毕，才提交至中国知网，甚至此前还需经过教育部抽查，故学位论文的“发表日期”通常不可能早于“答辩时间”。通过核对经学位授予单位盖章的答辩申请表后发现，答辩申请表上明确记载了答辩时间为2021年5月27日，而硕士论文的“发表时间”通常不可能早于答辩时间，这无疑说明了中国知网所记载的“发表时间”与该硕士论文的实际“公开日期”存在出入。

此后，提交意见陈述书和相关证据，对审查员所认定的上述硕士论文的“公开日期”进行了质疑，以期否定上述硕士论文用作对比文件的资格。具体地，一方面，申请人在意见陈述书中，结合图6和图7，对上述论文的“出版日期”、“发表时间”存在明显不同，提出了质疑；另一方面，结合上述硕士论文中记载的答辩时间指出，该硕士论文的“发表日期”应该晚于“答辩时间”，并提交了上述答辩申请表的电子扫描件作为证明文件。由此进一步推断：上述硕士论文的“公开日期”不可能是中国知网所记载的发表时间（2021年5月1日），而应该根据硕士电子期刊的出版时间（2022年8月16日~2022年9月15日）来认定，具体应该是2022年9月15日。因此，上述硕士论文的“公开日期”应晚于上述专利申请的申请日（2021年11月9日），不能构成该专利申请的现有技术，故而不能用作对比文件来评述该专利申请的创造性。最终，本案例的专利申请也顺利通过了审查，被授予了专利权。

2、小结

（1）中国知网等非专利文献电子数据库中，学位论文的“发表时间”和“出版日期”可能存在差异，申请人在遇到这类对比文件时，需要格外注意甄别，以确认其真实的“公开日期”。

（2）申请人在核实学位论文类对比文件的“公开日期”时，除了通过非专利文献电子数据库进行核实外，还可结合学位论文的全文、答辩公告、答辩申请表等进行核实。

（3）结合学位论文需要经过答辩、修改、多重审核后再提交、公开的特点，申请人可对所认定的“公开日期”不符常理之处进行质疑，并提交相关证据，以期推导得出其真实、准确的“公开日期”，提高通过对“公开日期”提出异议而通过审查的成功率。

2、小结

结语

随着社会的发展，文献信息电子化和网络化程度越来越高，发明专利实质审查意见中出现非专利文献类对比文件的频次也日趋增多，由于非专利文献通常会存在电子出版物和纸质出版物，其“发表时间”、“出版日期”往往存在多个，它们的“公开日期”的认定难免可能出现差错。申请人在面对这类“对比文件”时，应当格外注意核实其“公开日期”的认定是否准确，若不准确，则可参考前述总结的策略提出异议并提供相关证据，以期否定该“对比文件”作为现有技术评述新颖性/创造性的资格，如此，有可能取得事半功倍的效果，更快地通过实质审查。

此外，笔者在实务中发现，专利申请的部分或全部技术方案被申请人或发明人自己发表的论文公开的情况经常出现，建议申请人合理把握论文投递和专利申请时机，以尽可能避免出现上述情况。

参考文献

[1]李刚,吴荻. 论CNKI非专利文献公开日期的确定[J]. 中国发明与专利, 2012(01):102-105.

[2]陈永晖,寇飞. CNKI非专利文献公开日期的再确定[J]. 中国发明与专利, 2014(03):21-25.

[3]陈仕高,田立. 浅议CNKI数据库中有关期刊公开日异议的认定[J]. 专利代理, 2021(04):54-57.

[4]王亦秋,童晓晨. 专利审查中特殊类型“现有技术”的认定[C]. 2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集. [出版者不详], 2015: 433-441.

[5]张秀娟,李晴晴. 论专利审查中网络证据的有效性[J]. 中国发明与专利, 2020,17(S1):136-139.

（原标题：浅谈专利审查意见中有关非专利文献公开日期的异议）

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作者：胡凌云 长沙正奇专利事务所有限责任公司

凡凤 长沙正奇专利事务所有限责任公司

王娟 长沙正奇专利事务所有限责任公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅谈专利审查意见中有关非专利文献公开日期的异议（点击标题查看原文）

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