现有设计/技术及抵触申请的同类和跨类使用问题

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“行政确权的相关认定标准需要与司法认定标准统一。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈赛飞 安徽知问律师事务所

在当前的环境下，外观设计与发明或实用新型是否构成抵触申请，宜采取宽容态度，随着知识产权质量的不断提升，保护环境的不断优化，再确立不接受跨类抵触申请的标准，或更利于社会公众利益。

一、抵触申请在现有技术/现有设计抗辩中的跨类使用

1.1发明或实用新型作为外观设计的抵触申请进行不侵权抗辩

1.1.1同类现有设计抗辩

专利法第二十三条第四款：本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，结合专利法第六十七条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权，从而明确了现有设计不侵权抗辩的法律依据。《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款给出了现有设计的认定标准：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。

1.1.2 跨类现有设计抗辩

专利法第二十三条第一款中有关外观设计不属于“现有设计”的规定，其目的并不在于避免重复授权，而是为了确保专利法仅保护新设计。在先公开的实用新型或发明附图中既可能仅仅公开了该产品的技术方案，亦可能同时公开了相关的产品外观，故其当然可以作为在后外观设计的现有设计，从而适用在现有设计抗辩中，参见（2018）京73行初2646号案。

1.1.3 同类抵触申请抗辩

由于抵触申请属于申请日在涉案专利申请日以前，但是公开日在涉案专利申请日之后，可见，抵触申请不符合专利法中关于现有设计的要求，不能直接将抵触申请作为现有设计进行不侵权抗辩。但是在司法实践中，参考现有设计抗辩接纳抵触申请抗辩，通常要求：抵触申请至少要达到相同或实质相同的标准。

1.1.4 跨类抵触申请抗辩

对于以发明或者实用新型这种保护技术方案的专利类型作为抵触申请，进行外观设计专利侵权抗辩的，早些年，也有些法院支持跨类使用抵触申请抗辩，比如（2017）粤73民初3231号，该案中，法院采用实用新型作为涉案外观设计专利的抵触申请进行比对。

目前有些法院不予接受，其认为：发明专利与外观专利属于不同专利类型，二者保护的内容不同，不存在重复授权，不构成抵触申请，理由是根据《专利审查指南》第四部分第五章第5节规定：在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在专利申请日以后（含申请日）公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请，参见（2021）粤民终1863号。由此可见，针对跨类抵触申请抗辩的态度，不同的司法区域中存在不同。

1.2 外观设计作为发明或实用新型的抵触申请进行不侵权抗辩

1.2.1同类现有技术抗辩

专利法第二十二条第五款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，结合专利法第六十七条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。以上明确了现有技术抗辩的法律依据。进一步地，《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款给出了现有技术的认定标准：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。

1.2.2跨类现有技术抗辩

外观设计专利是以图片为保护内容载体的专利类型，图片中展示的内容既可以包括技术方案，也可以包括设计方案，事实上，大多数情况下二者兼有，甚至在很多授权的外观设计专利中，其保护的内容主要是技术方案。鉴于目前并未有以不具备美感而成功进行外观设计专利无效的情况，因此主要包括技术方案的外观设计专利也可被用于维权，甚至维权范围更广，力度更大。所以，无论在理论上，还是在司法实践中，以外观设计专利跨类作为发明或实用新型的现有设计并无障碍，参见（2015）京知行初字第1720号案。

1.2.3 同类抵触申请抗辩

司法实践中，参考现有技术抗辩接纳抵触申请抗辩，只不过抵触申请抗辩比现有设计抗辩具有更严格的要求，通常要求：只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。换言之，抵触申请不能与现有技术或者公知常识进行结合。

此中的新颖性可以按照以下标准分析：涉案专利权利要求与现有技术或抵触申请相比，其技术方案实质上相同，本领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用相同的技术领域、解决相同的技术问题、并具有相同的预期效果，则该权利要求不具备新颖性。

1.2.4 跨类抵触申请抗辩

以外观设计作为抵触申请对发明或实用新型进行不侵权抗辩的案例中，早些年的案例中，以（2012）浙甬知初字第326号案为例，法院认为：首先，虽然外观设计专利的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，但存在实施实用新型专利权的同时实施某一外观设计专利权的情形，反之亦然。即实用新型专利与外观设计专利的保护范围存在交集。其次，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条之规定，只要被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案的相应技术特征相同或无实质性差异的，被诉侵权人实施的技术即属于现有技术。该条规定对现有技术方案并未做限定，现有技术方案可以是外观设计专利，也可以是实用新型专利或者发明专利，参照该条规定，只要被告实施的技术与一项抵触申请记载的相应技术特征相同或无实质性差异，即可成立抵触申请抗辩。

但是近些年的案件中，比如(2020)苏民终786号案，法院明确表示不支持跨类抵触申请抗辩，其认为：可以用来破坏外观设计新颖性的抵触申请应为“同样的外观设计”。在先申请的实用新型的附图虽可能与在后申请的外观设计的图片相同，但由于实用新型保护的客体系记载在权利要求中的技术方案，而非其附图所展示的外观，故不能仅因在先申请的实用新型中出现了相同图片，即认为已有“同样的外观设计”被提出过申请。由此可见，针对跨类抵触申请抗辩的态度，不同法院仍持不同观点，比如从相关判例来看，浙江省高院明显与江苏省高院的态度相反，且更加积极。

二、抵触申请在专利无效宣告中的跨类使用

2.1现有技术/现有设计作为无效证据

按照专利法第二十二条和专利法第二十三条的规定，现有技术、现有设计可以被用来作发明或实用新型、外观设计专利的无效宣告申请的证据。比如参见（2017）京73行初3494号案，以外观设计专利对发明或实用新型专利进行无效是允许的。

2.2 同类抵触申请作为无效证据

基于北京知识产权法院行政诉讼的相关判例，该院认为：发明和实用新型专利均保护“技术方案”，二者具有基本相同的保护客体，基于避免重复授权之目的，就同样的技术方案，他人在涉案专利的申请日前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的发明或实用新型专利可以互相作为抵触申请，用于评价涉案专利的新颖性。基于该裁判观点，发明或者实用新型之间可以互为抵触申请，外观设计专利之间也可以互为抵触申请。相关抵触申请的认定标准参见不侵权抗辩中的相关标准。

2.3跨类抵触申请作为无效证据

北京知识产权法院认为：外观设计专利保护客体是“产品的外观”，而非技术方案，由于外观设计专利与发明或实用新型属于不同的发明创造，所以不存在重复授权的问题，因而，外观设计专利不能构成发明或实用新型专利的抵触申请。在另一个案件中，该院认为：基于专利法第二十三条第一款，可以用以作为外观设计抵触申请的系“外观设计”，所以构成外观设计专利抵触申请要满足以下三个条件：（1）申请日以前提出；（2）申请日以后（含申请日）公告；（3）同样的外观设计专利申请。只有上述三个条件同时满足才能构成抵触申请。因此，发明或者实用新型也不能构成外观设计专利的抵触申请。

综合以上，可以得出以下结论：

1、无论是在不侵权抗辩还是在无效宣告申请中，外观设计与发明或实用新型之间可以互为现有设计；
2、无论是在不侵权抗辩还是在无效宣告申请中，外观设计之间、发明或实用新型之间可以互为抵触申请，在抵触申请的适用中，参考现有设计、现有技术的抗辩或无效思，只不过由于抵触申请仅能够用于评价新颖性，因此认定标准更高；
3、在专利无效中，不接受跨类抵触申请证据；
4、在不侵权抗辩中，不同法院对于跨类抵触申请证据的接受度不同。

笔者认为，随着专利侵权案件的迅猛增多，行政机关的观点将更加频繁地影响侵权诉讼，换言之，行政认定的标准和态度或将快速影响司法实践的认定标准和态度，最终在不侵权抗辩中，对于跨类抵触申请证据的接受度将趋于统一。如果法院接受跨类抵触申请证据，则涉案专利权无法顺利发挥维权功能，行政确权程序将被架空，即专利复审与无效审理部的认定标准将被忽略。因此，行政确权的相关认定标准需要与司法认定标准统一。

另外，关于跨类抵触申请证据的采纳，笔者认为可以考虑如下问题：抵触申请的立法宗旨在于避免重复授权，一种观点认为，发明或实用新型专利虽亦会有附图，但该附图中所示外观并非发明或实用新型保护的客体。发明或者实用新型的保护范围是以其权利要求的内容为准，附图仅是权利要求书记载的技术方案的一种而非唯一的实施状态。所以外观设计与发明或实用新型不存在重复授权的问题，也即不用考虑抵触申请的跨类使用。但笔者认为，在一些专利中，外观设计专利与实用新型或发明专利的保护范围高度重叠，如果不能跨类认定，将导致公众利益受到损害。

笔者试举一例，图1为授权外观设计，为抵触申请。涉案专利的权利要求为：“一种连接钉，其一端为头部，另一端为表面具有渐进螺纹的钉体，其特征在于：钉体与头部之间设有圆凸环；所述圆凸环与头部之间为缩径颈部。”

图1

在本案例中，外观设计专利具有极强的技术方案属性，而缺少设计美感。在当下的审查环境中，对外观设计附有美感的要求非常低，因此该外观设计完全反映了工业品的技术结构。本领域技术人员可以毫无意义地确定该外观设计破坏了涉案专利技术方案的新颖性，外观设计与发明或实用新型在这种情况下很难说没有重复授权的问题。如果否定该外观设计专利作为涉案专利的抵触申请，专利权更容易被滥用，侵权方也更容易因为一个侵权行为而被推向被告席两次。

（原标题：现有设计/技术及抵触申请的同类和跨类使用问题）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈赛飞 安徽知问律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：现有设计/技术及抵触申请的同类和跨类使用问题（点击标题查看原文）

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