最接近现有技术的选择对创造性判断的影响

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“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。”

案情简介

原告A公司诉称：

一、证据1作为最接近的现有技术时，涉案专利不具有创造性

1.涉案专利权利要求1不具备创造性。证据1披露的技术手段与涉案专利保护的技术均为液压开孔装置，证据1与涉案专利权利要求1在液压冲孔设置原理上相似。权利要求1与证据1的区别技术特征仅在于：涉案专利公开油泵、油管，但在液压工具领域，液压装置包括油泵、油管，从而为液压油缸提供油料是本领域常规的技术手段；涉案专利公开的挤孔阳模与挤孔阴模及其相关机构未超出证据1发明专利的技术手段，且属于液压开孔领域常规的技术手段，本领域技术人员很容易想到且进行应用。

2.涉案专利权利要求2-4不具备创造性。（1）涉案专利权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，且结合上述陈述，故权利要求2-4不具备创造性。（2）权利要求2-4为本领域常规技术手段而不具有创造性。

二、证据2作为最接近的现有技术时，涉案专利不具有创造性

1.涉案专利权利要求1不具备创造性。证据2披露的技术手段与涉案专利保护的技术均为液压开孔装置，且挤孔技术原理相似。权利要求1与证据2的区别技术特征仅在于：涉案专利机体下端为封闭的环状结构。证据1因与涉案专利都属于液压冲孔装置，冲孔加工原理相似，属于同一技术领域，本领域技术人员在面对证据2下端为开口形状而使机体不稳的技术问题时，存在将证据1披露技术手段结合应用到证据2中解决相应技术问题的动机，即若出现证据2下端为开口形状而使机体不稳的情况时，本领域技术人员根据证据1披露的技术手段且/或结合公知常识，很容易想到通过封闭下端开口来稳定机体。因此，以证据2作为最接近的现有技术，结合证据1和/或公知常识，对涉案专利权利要求1保护的内容存在技术启示，涉案专利权利要求1不具备创造性。

2.涉案专利权利要求2-4不具备创造性。（1）涉案专利权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，且结合上述陈述，故权利要求2-4不具备创造性。（2）权利要求2-4为本领域常规技术手段而不具有创造性。（3）证据3已公开涉案专利权利要求4的区别特征，故不具有创造性。综上，请求法院撤销被诉决定，判令被告重新作出决定。

被告国家知识产权局辩称：

1.证据1中的模具是一个限定管件形状的模具，该液压冲孔装置的冲孔对象是管件的双壁冲孔，利用管件内部注入带有压力的流体，支承住管件内壁。

证据1的上模具和下模具组成的模具腔14作用是，使腔内壁紧紧贴合待冲孔管件的外壁，以平衡管件内部液体向外的压力，从而达到良好的冲孔效果；该模具属于常规的模具组合方法，由一对成型模具组成又称“型模”。涉案专利的空腔为一容纳待冲孔工件的空腔，其作用主要是通过机体的环状封闭结构来降低下端不封闭结构所带来的机体易损坏的技术问题，因此证据1中模具设置的目的与涉案专利并不相同。由此可见，证据1没有明示或暗示关于将环状结构应用于钢轨开孔器中以加强机体强度、使机体稳固不易受损的技术内容。因此证据1也未给出在涉案专利所述的这类横向设置的开孔装置中将其设置成下端封闭的结构、进而加强机体强度使得机体不易损坏的技术启示，并且目前也没有足够的证据表明这是本领域的公知常识。

2.证据2并没有公开：机体为下端封闭的环状结构。另外，证据2是涉案专利的背景技术，也是用于钢轨工件的冲孔，因此证据2与证据1的加工工件不同，加工目的和原理也不相同，本领域技术人员在面对如证据2的现有技术存在的技术问题时，并无动机将证据1中所应用的相互配合机构的其中一部分单独应用到证据2中以解决相应的技术问题，因此其两者之间没有结合的技术启示。而且上述区别技术特征机体为下端封闭的环状结构并不属于本领域的公知常识，在之前的无效决定中对此也做出过认定。涉案专利将现有技术钢轨冲孔的机体设置为封闭结构，取得了使机体更加稳固的有益效果。

综上，被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求驳回原告的诉讼请求，维持被诉决定。

第三人C述称，服从被诉决定，同意被告专利复审委员会的答辩意见。

调查与审理

涉案专利为2010年12月1日授权公告的、名称为“液压开孔器”的实用新型专利，其专利号为201020149855.8，申请日为2010年3月22日，专利权人是C。

涉案专利修改后的权利要求1如下：“1. 一种液压开孔器，包括油泵、油管、开有可容纳钢轨的空腔的机体、安装于机体内的油缸、设于油缸内的活塞和活塞杆、位于空腔一侧的挤孔阳模、位于空腔另一侧的挤孔阴模、出料孔，所述挤孔阳模安装于活塞杆前端，活塞杆、挤孔阳模、挤孔阴模三者的中心线在同一条直线上，其特征在于：所述机体为下端封闭的环状结构，开有可容纳钢轨的空腔位于机体中部。”

2014年1月7日，专利复审委员会作出第21746号决定，宣告涉案专利部分无效，在C于2013年9月11日提交的经修改的权利要求书基础上维持专利权有效。第21746号决定已经生效。

针对上述部分无效后的专利权，A公司于2014年10月29日向专利复审委员会再次提出了无效宣告请求，其理由是权利要求1-4不具备创造性，请求宣告涉案专利要求1-4无效，同时提交了如下证据：

证据1：公开号为CN101259503A，公开日为2008年9月10日的中国发明专利申请公布说明书。

证据2：授权公告号为CN2153576Y，授权公告日为1994年1月19日的中国实用新型专利说明书。

证据3：授权公告号为CN2612720Y，授权公告日2004年4月21日的中国实用新型专利说明书。

2015年3月11日，专利复审委员会作出被诉决定。

在本案庭审过程中，A公司明确表示认可被诉决定所认定的涉案专利权利要求1与证据2的区别技术特征。对于涉案专利权利要求1与证据1的区别技术特征，A公司明确表示认可已认定的区别技术特征（1），但认为区别技术特征（2）、（3）均不存在。

北京知识产权法院于2018年1月24日作出判决：一、撤销被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第25420号无效宣告请求审查决定；二、被告国家知识产权局专利复审委员会于本判决生效后重新作出决定。宣判后，国家知识产权局向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2020年3月2日作出判决，驳回上诉，维持原判。

法律分析

法院生效裁判认为：

一、关于权利要求1

1、以证据2为最接近的现有技术时，权利要求1相对于证据2结合证据1或证据2结合证据1和公知常识是否具备创造性。根据查明事实，在本案庭审过程中，原告明确表示认可被诉决定所认定的涉案专利权利要求1与证据2的区别技术特征，法院予以确认。在面对现有技术证据2存在的上述技术问题时，本领域技术人员没有动机将证据1中所应用的下模具及上模具配合构成的空腔应用到证据2中以解决相应的技术问题，即就解决机体易受损问题而言，证据1、证据2两者没有结合的启示。权利要求1相对于证据2结合证据1或证据2结合证据1和公知常识具备创造性。

2、以证据1为最接近的现有技术时，权利要求1相对于证据1结合证据2或证据1结合证据2和公知常识是否具备创造性。根据查明事实，涉案专利权利要求1与证据1的区别技术特征为：（1）证据1没有公开油泵、油管；（2）证据1未公开涉案专利的挤孔阳模和挤孔阴模及其相关结构。根据查明事实，证据2公开了一种液压挤孔机，与证据1和涉案专利技术领域相同，该液压挤孔机包括一个壳体、油泵系统、挤孔系统，油泵系统是由油箱、控制机构、进出油机构组成，挤孔机壳体1呈开口状，油箱与壳体1的上部焊接为一体，活塞39和活塞杆38由压紧垫片35和螺母螺栓固定在油缸上，油缸设在油箱下面，且由螺母螺栓固定在挤孔机壳体1上，活动模48（相当于挤孔阳模）设在活动模座47上，且固定在活塞杆38上，孔模51（相当于挤孔阴模）设在其模座53上，且通过螺母螺栓固定在挤孔机壳体上。故上述区别技术特征（2）已被证据2公开。此外，液压装置包括油泵、油管是本领域常规技术手段。因此，权利要求1相对于证据1结合证据2和公知常识不具备创造性。被诉决定的相关认定有误，本院予以纠正。

二、权利要求2-4

涉案专利权利要求2-4均是直接或间接引用权利要求1的从属权利要求，如前所述，鉴于被诉决定关于涉案专利权利要求1相对于证据1结合证据2和公知常识具备创造性的认定结论的主要证据不足，故被告应在正确认定涉案专利权利要求1创造性的基础上对涉案专利其他权利要求是否具备创造性重新进行评述。

根据专利法第二十二条第三款的规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。《专利审查指南》给出了创造性的判断方法“三步法”。第一步为确定最接近的现有技术；第二步中，涉案专利与最接近的现有技术进行对比，以确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；第三步从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。三步法旨在还原发明创造的过程。即回到申请日以前，以本领域技术人员的眼光在最接近现有技术中发现缺陷，产生对其进行改进的动机，并从现有技术中寻找解决手段。三步法的三个步骤是紧密联系、依次推进的。最接近的现有技术在三步法的判断中起到串联作用。在第三步判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时，最接近现有技术又将为本领域技术人员提供对现有技术进行改进的基础。

根据《专利审查指南》的相关规定，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。在本领域技术人员重塑发明的过程中，在实质审查程序中，审查员要对本发明的现有技术状况进行检索，寻找与本发明的技术方案相同或相关的现有技术方案，并从中选择可能成为重塑发明起点的最接近的现有技术。审查员可能面对多个可供选择的对象，经过一系列选择确定最接近的现有技术。在复审或无效程序中，在先的驳回决定或无效请求中已经明确了创造性判断中最接近的现有技术。由上述最接近现有技术的确定方式可以看出，最接近的现有技术并非唯一，也未必是含有发明技术特征最多的那一项技术方案。最接近现有技术的选取会存在偶然性，不同的判断主体可能会选择不同的对比文件作为最接近的现有技术。从不同的最接近的现有技术出发，多项现有技术均可能是发明的起点。当最接近的现有技术的选择不同时，后续三步法的判断路径就是不同的。

本案中，涉案专利公开了一种液压开孔器，证据1公开了一种液压冲孔装置，证据2公开了一种液压挤孔机。从技术领域来看，涉案专利与证据1、2的技术领域均相同，理论上均可以作为发明创造的技术起点，需要进一步关注上述两份不同的证据作为最接近的现有技术在三步法中应用的具体情况。当采用证据1作为最接近的现有技术时，涉案专利与证据1存在两点区别特征，即（1）证据1未公开油泵、油管；（2）证据1未公开涉案专利的挤孔阳模和挤孔阴模及其相关结构。基于其区别特征，能够看出证据2的技术方案给出了实际解决的技术问题的启示。而当采取证据2作为最接近的现有技术时，涉案专利与证据2区别特征为：机体为下端封闭的环状结构，开有可容纳钢轨的空腔位于机体中部。证据2的液压挤孔机针对的操作对象是矿山钢轨，作用是对钢轨的双壁挤孔。因钢轨硬度较大，对其挤孔时，下端开放的机体两侧受到的冲击较大，使机体容易受损。在面对现有技术证据2存在的上述技术问题时，本领域技术人员没有动机将证据1中所应用的下模具及上模具配合构成的空腔应用到证据2中以解决相应的技术问题，且证据1的下模具及上模具配合构成的机体下端为封闭的环状结构，该结构也不可能应用于已经铺设完成的钢轨。故就解决机体易受损问题而言，证据1、证据2两者没有结合的启示。综上，在以证据1作为最接近的现有技术时，涉案专利权利要求1相对于证据1与证据2的结合不具备创造性；在以证据2作为最接近的现有技术时，涉案专利权利要求1相对于证据2与证据1的结合具备创造性。因此，基于相同的技术组合，在选择不同的文件作为最接近的现有技术时，创造性评价的出发点不同，创造性的评价结论可能不同。只要其中的一次判断是不具备创造性的，则该专利不具备创造性。

参考域外关于创造性的判断方法，就美国而言，创造性的判断在经历一系列判断标准的变化后，目前主要遵循以下步骤：（1）确定现有技术的范围和内容：（2）确定权利要求保护的发明和现有技术之间的区别特征：（3）分析相关公领域普通技术人员的水平，判断是否显而易见。就欧洲专利局而言，其通常采取“问题—解决法”对创造性进行判断，主要包含以下步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定解决的客观技术问题：（3）从最接近的现有技术和客观解决的技术问题出发，考虑请求保护的发明对本领域技术人员来讲是否是显而易见的。【马文霞、刘丽伟：《创造性判断中发明构思的把握与应用》】最接近的现有技术是通过显而易见的改进从而得到该申请的“最佳起点”。纵观不同国家关于创造性的判断标准，其整体的判断思路在大体上是一致的。为了更准确还原本领域技术人员重塑发明的过程，在三步法的判断过程中，用于判断专利创造性的现有技术分为“最接近的现有技术”及用于与“最接近现有技术”结合来判断创造性的其他现有技术。最接近的现有技术的选择不是一个孤立的过程，通常需要将其放在三步法中去考虑，需要分析和考虑其他证据与最接近的现有技术之间的结合动因以及结合后的改造难度，关注在实际解决的技术问题的基础上，其他证据能够给出足够的教导和指引让本领域技术人员将其公开的技术手段顺利地结合到最接近的现有技术中，并且符合本领域技术人员的惯常思维逻辑和普遍改进路径，从而客观、公正地对发明的创造性进行判断。

在全面理解、确定最接近的现有技术后，应正确确定区别技术特征和实际解决的技术问题。确定发明实际解决的技术问题，应依据区别技术特征在整个发明中与其他技术特征的相互作用来确定。并以本领域技术人员的眼光客观判断两篇现有技术的结合是否显而易见。在判断最接近的现有技术是否能够与其他技术结合时，采用是否存在技术启示的判断标准，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

综上，三步法判断创造性的整个过程是建立在最接近的现有技术的基础上的。最接近的现有技术与用于与“最接近现有技术”结合来判断创造性的其他现有技术并非在技术特征上的简单叠加。当最接近的现有技术选择不同时，三步法的判断路径发生不同，其关于创造性判断的结论可能不同。

（原标题：小知说法 | 最接近现有技术的选择对创造性判断的影响）

来源：知产北京

作者：李春锦 北京知识产权法院 审判第一庭法官助理

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：最接近现有技术的选择对创造性判断的影响（点击标题查看原文）

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