浅议等同原则中的“基本相同的技术效果”判断

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“在专利侵权诉讼中，等同原则是非常常见的一个法律问题，而等同原则的基本概念是‘三基本+一创造’，本文主要聊聊对‘三基本’中的基本相同的技术效果判断。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

法理依据

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款：

等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

北京高院《2017侵权判定指南全文》第47条、48条：

基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所起的作用基本相同。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用的，不予考虑。

基本相同的效果，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所达到的技术效果基本相当。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他技术效果的，不予考虑。

从上述法律依据来看，最高院其实并没有对“基本相同的技术效果”进行明确解释，但是北京高院的《判定指南》给了较为明朗的判断方法。

那么司法实践中，最高院在对“基本相同技术效果”的认定上与北京高院的《判定指南》是否完全一致？我们通过一个案例来剖析。

案例

最近笔者看到了一份最高院的二审案例——（2022）最高法知民终1625号，该判决书中对技术效果认定，可以给到一定启示。

涉案专利为“垂直结构碾米粉碎机”，其权利要求1记载如下：

一种垂直结构碾米粉碎机，其特征在于：具有机架(6)，机架(6)上安装有电机(1)、粉碎抽风机(2)、碾米机(3)、进料斗(4)、进料控制总成(5)；电机(1)同时带动粉碎抽风机(2)、碾米机(3)；碾米机(3)上设置有进料控制总成(5)，进料控制总成(5)具有外壳体(5.1)，总进料口(5.2)，稻谷进料口(5.3)，粉碎物料进料口(5.4)，活动三角控制块(5.5)，控制拉杆(5.6)；活动三角控制块(5.5)位于外壳体(5.1)内部，并与控制拉杆(5.6)连接，外壳体(5.1)的上部为总进料口(5.2)，其下端形成稻谷进料口(5.3)，粉碎物料进料口(5.4)；控制拉杆(5.6)一端与活动三角控制块(5.5)连接，另一端穿出外壳体(5.1)…………

其中该案最大的争议焦点在于“进料控制总成（5）”是否构成等同，进料控制总成（5）的专利附图如下：

其说明书中记载：进料控制总成5是用于对进料斗4所进物料的走向进行调节，碾米时，通过控制拉杆5.6调节活动三角控制块5.5的位置，使其谷粒只从稻谷进料口5.3进入碾米机；粉碎时，通过控制拉杆5.6调节活动三角控制块5.5的位置，使其粉碎物料只从粉碎物料进料口5.4送进粉碎风机。

而被控侵权产品，由于笔者并未看到实物，从判决书中推断，被控侵权产品应该是把活动三角控制块改成了挡板，挡板连接在转轴上，同时转轴连接有旋钮开关，通过转动旋钮开关的方式来驱动挡板转动，以引导物料进入不同的进料口。

从技术手段分析，涉案专利是通过拉动的方式来切换，被控侵权产品是通过转动的方式来切换，故在判决中也明确了两者属于不同的技术手段。

而对于技术效果部分，二审判决书评述——“涉案专利说明书第[0002]段载明：“该设计解决了在碾米的同时将米糠谷壳粉碎细，也能够简单地实现粉碎其他物料的功能，结构紧凑、操作方便；制造成本和使用成本相对于现有产品降低得多。”可以看到，涉案专利“进料控制总成”所达到的技术效果是：活动三角控制块和控制拉杆实现了控制两个进料口的分别打开和关闭，但仍存在活动三角控制块与底面之间存在较大的水平推拉阻力、控制拉杆在外壳体外露的长度过长，使得结构不够紧凑，且容易刮伤靠近的人员等技术缺陷。

被诉侵权产品“进料控制总成”所达到的技术效果是：挡板、转换档位开关和内凹固定卡位实现了控制两个进料口的分别打开和关闭，同时由于挡板依托转轴转动，阻力较小，转换档位开关为纵向设置，只需要左右旋动转换档位开关，即可实现进料的切换和导流，解决了外露长杆容易磕碰等安全问题。

因此，被诉侵权产品和涉案专利在“进料控制总成”这一技术特征上所达到的技术效果并不相同。

在上述判决书内容中，在笔者看来，其他部分争议应该不大，不过判决书中有对“三角形控制块、控制拉杆”这种结构的缺陷问题做了额外的阐述，而这些缺陷显然并不是专利权人记载在专利中的，因为专利权人通常不会在自己的申请文件中去描述自己申请方案的缺陷，所以这部分内容显然是与涉案专利其固有要解决的技术问题或技术效果是不相关的，笔者认为可以理解成：实现对物料的引导之外需要去解决的技术问题或额外要达到的技术效果。

而被控侵权产品中，采用的挡板+旋钮开关的方式，笔者认为在达到进料口切换或引导的技术效果上，被控侵权产品是与涉案专利是一致的，但是其相对于涉案专利又额外解决了外露长杆容易磕碰的问题。

基于这样的事实下，如果是按照北京高院的《判定指南》，被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用的/其他技术效果的，不予考虑。那么在本案中，被控侵权产品额外解决的外露长杆容易磕碰的问题，应当是不予考虑的，换而言之，如果按照北京高院的《判定指南》，笔者认为在基本相同的效果上，是否应当认定被控侵权产品与涉案专利是“基本相同”？

然而在最高院的二审判决中，最终的结论是“被诉侵权产品和涉案专利在‘进料控制总成’这一技术特征上所达到的技术效果并不相同。”

所以不同的法律适用，似乎出现了相左的结论。

个人思考

其实，笔者更倾向于北京高院的《侵权判定指南》的指导方式，因为众所周知，等同原则本身就是存在很大的争议性和模糊性，而司法解释的“三基本+一创造”，已经是一种相对客观、相对合理的判断方式，故，在“三基本+一创造”的框架下，应该是各分其职去分析判断，其中“三基本”应该是用相对客观的方式去判断，而“一创造”部分可以类似于兜底条款进行处理判断。

以本文中的案例为例，其实案件最终结论，认定“被诉侵权产品和涉案专利在‘进料控制总成’这一技术特征上不构成等同，这点并没有什么争议，但是对于具体原因阐述，笔者更倾向于在“基本相同的技术效果”上可以认定为基本相同，而在“一创造”这部分予以否定，因为这里“一创造”并非专利法第22条第3款中的创造性，等同原则中的“一创造”这部分的判断相对的比较严格，甚至会与新颖性判断中的直接置换有点类似，如本案判决中评述：被诉侵权产品的挡板和转轴与涉案专利的活动三角控制块和控制拉杆并不是简单的互相替换。

由于等同原则是需要同时满足“三基本+一创造”这四个要素，在“一创造”这个要素不满足的情形下，最终的结论仍然是不构成等同，所以其实并不影响案件的最终结论。

虽然最终侵权的结论没有改变，但是把具体原因更加客观化更富有逻辑性去判断，这种各司其职的判断方式，对于地方法院或者诉讼从业者，对等同原则的尺度把握会更有指导性、统一性。尤其是最高人民法院和具有特殊地位的北京高院，在法律适用上笔者认为更应当要形成统一，当然，此案仅仅是个案也并非代表全部，笔者也是基于判决书内容所作的事实推测，我们也期待以后会有更多案例可以借鉴学习。

（原标题：浅议等同原则中的“基本相同的技术效果”判断）

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作者：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅议等同原则中的“基本相同的技术效果”判断（点击标题查看原文）

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