2022 年美国 FRAND / RAND 许可发展热点：政策声明、专利池和 IEEE 变更

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“IEEE于2022年9月30日宣布了其与标准相关的专利政策的最新更新，该政策已于2023年1月1日生效。新政策放弃了其2015年修正案中最具争议的两个方面……这无疑是一个改进......但专利所有者将如何回应尚无定论。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

尽管2022年在美国发生的涉及公平、合理和非歧视 (FRAND/RAND) 许可的重大发展方面不如2021年突出，但过去一年也并没有令人失望，并突显出政府对标准相关专利领域持续增长的兴趣。2022年，我们在去年所讨论的事项和问题上取得了最大进展的方面包括：政府政策发展、 Continental 诉 Avanci 案、IEEE标准相关的专利政策，以及Ericsson诉Apple和Apple诉Ericsson（参见此处[1]和此处[2]）

政府政策发展

去年，美国政府在标准相关专利方面的政策发生了一些变化，其中每一个似乎都表明美国正在摆脱美国司法部 (DOJ) 反垄断司前助理检察长，Makan Delrahim所支持的不过分干涉的/“新麦迪逊”方法。

首先是美国专利商标局 (USPTO)、美国国家标准与技术研究院 (NIST) 以及美国司法部（DOJ）于2021年12月6日发布的《关于受自愿 F/RAND承诺约束的标准必要专利的许可谈判和补救措施的政策声明草案》[3]（2021年政策声明草案） ，公众意见征求截止日期为2022年2月4日。在受到产权倡导团体、国会现任议员和前政府官员等的批评浪潮之后，2021年政策声明草案未获通过。相反，美国司法部于2022年6月8日宣布，撤回了2019年12月19日的特朗普时代关于自愿受F/RAND承诺约束的标准必要专利补救措施的政策声明（2019年政策声明[4]）。除其他问题外，2021年政策声明草案因在美国专利商标局 (USPTO) 和美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的领导地位得到确认之前发布而受到批评[5]。

另一个类似的发展是联邦贸易委员会 (FTC)主席Lina M. Khan和FTC委员Rebecca Kelly Slaughter与2022年5月17日向美国国际贸易委员会(USITC)就某些UMTS和LTE蜂窝通信模块以及包含相同模块的产品的调查提交了一份公共利益声明[6]，其中表达了“承诺以公平、合理和非歧视 (FRAND) 条款许可SEP的SEP持有人正在寻求禁令以禁止产品进入市场，目的是获得对现有或潜在被许可人的影响力”这一观点受到越来越多的关注。公共利益声明进一步表示，“如果原告寻求许可并可以通过不同的美国法院的补救措施来解决问题，那么阻止美国的标准化产品销售的禁令将损害而非补偿消费者和其他市场参与者的利益”。飞利浦基于FRAND许可相关承诺而有权获得禁令的问题并未解决，这是因为飞利浦无法证明其任何专利受到侵犯，并且其专利因默示弃权而无法行使权力。与此相关的是，美国联邦巡回上诉法院维持了美国特拉华地区地方法院的裁决，驳回了Thales阻止飞利浦向USITC寻求禁令的提议。根据该意见，“投机性损害的证据，例如客户仅表示担心未来潜在的ITC禁令可能会影响 Thales 未来交付产品的能力，不足以表明存在无法弥补的损害的可能性。”

最近，FTC于2022年11月10日发布了一份关于《联邦贸易委员会法》第5条的政策声明[7]，标题为“FTC 恢复严格执行禁止不公平竞争方法的法律”。宣布政策声明的相关新闻稿[8]如下：

国会赋予FTC独特的权力来鉴定和监管这些行为，这超出了其他反垄断法规所涵盖的范围。但近年来，该机构并不总是始终如一地履行这一职责。FTC之前的政策将其监督限制在范围较窄的情况下，这使得该机构更难挑战市场上的所有反竞争行为。今天的声明取消了这一限制，并宣布该机构打算对使用不公平策略获得优势而不是根据优点竞争的公司行使其全部法定权力。

FTC计划如何行使这些权力还有待观察。但值得注意的是，美国联邦贸易委员会将“破坏标准制定过程的欺诈和不公平做法......”和“倾向于创造或维持市场支配力的歧视性拒绝交易”列为“历史上不公平竞争方法的案例”。关于歧视性拒绝交易，政策声明没有提及FTC 诉Qualcomm[9]，但确实引用了Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.[10], 472 US 585, 608-10 (1985)，这一点在其中很突出。值得注意的是，FTC诉Qualcomm案是在奥巴马政府的最后几天由分裂的FTC发起的，并在特朗普政府时期遭到其姊妹机构司法部以及能源部和国防部的反对[11]。

Avanci 专利池

2022年发生的另一个与拒绝交易问题相关的重大发展可能会引起反垄断审查是美国第五巡回上诉法院就Continental诉 Avanci等一案做出裁决。但该裁决并非没有争议。长话短说，第五巡回法院撤销了其最初的裁决[12]，认定Continental不符合第III条的规定，其不是许可承诺的预期第三方受益人，也没有遭受任何损害，而是维持下级法院的裁决[13]如下：

在审查了地方法院的详细裁决，并考虑了当事人双方和法庭顾问提交的口头辩论和案情摘要后，我们确认地方法院的判决，即Continental未能根据《谢尔曼法》（Sherman Act）第1条和第2条提出索赔。请参见Cont’l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712 (N.D. Tex. 2020)。

此案还包括一份由司法部在特朗普政府执政期间提交的利益声明[14]。

最近，“28位前政府执法官员、教授和公共利益倡导者”在一封2022年10月17日寄给司法部的助理检察长乔纳森·坎特的信中[15]，敦促司法部“重新考虑2020年7月反垄断部门发布的Avanci商业评述函[16]”。该商业评述函涉及 Avanci 提出的5G许可平台（而上述涉及Continental案件与 Avanci以及其他专利池参与者的有关2G、3G和4G的许可活动）。根据2022年10月的信函，“...... Avanci拒绝向供应商发放许可证违反了其成员的FRAND承诺，并造成了竞争损害。”甚至最近，一群“前法官和政府官员、法律学者和经济学家，他们是反垄断和知识产权法方面的专家”，向 AAG Kanter发送了一封支持Avanci商业评述函的信[17]。业内评论员表示，司法部不太可能重新考虑商业评述函。

IEEE

罕见的一次（唯一一次？）商业评述函被重新审查是在特朗普政府日渐衰败的期间，司法部就其与标准相关的专利政策提出的修订建议，准备了一份至电气和电子工程师协会(IEEE)的补充商业评述函[18]。该补充商业评述函是针对反垄断部门发给IEEE的2015年商业评述函的回应[19]，该补充商业评述函指出“已被频繁且错误地引用为对IEEE政策的认可，这不是我们的目的或意图。”除了被司法部猜中，2015年的修订版极不受专利权人的欢迎，并导致IEEE收到了许多“负面”保证书。补充商业评述函随后于2021年4月从司法部商业评述函网站上删除。

尽管重新提交了补充商业评述函，但IEEE仍于2022年9月30日宣布了其与标准相关的专利政策的最新更新[20]，该更新于2023年1月1日生效。最值得注意的是，IEEE 放弃了其2015年修正案中最具争议的两个方面，包括要求使用“实施必要专利权利要求的最小可销售合规实施”来确定“合理费率”，并将寻求禁令救济限制在实施者对RAND条款和条件“未能参与或遵守包括确认一级上诉复审的裁决结果”。关于后者，更新后的 IEEE 标准相关专利政策目前禁止“针对愿意诚信谈判以获得许可的实施者”寻求禁令，但有些令人困惑的是，指出“选择对任何上述问题诉讼或仲裁……本身并不意味着这样选择的一方不愿本着诚信原则进行谈判。”通过诉讼使实施者做出愿意/不愿意态度是不可避免的。尽管被誉为专利权人的胜利[21]，并且肯定是对IEEE2015年标准相关专利政策的改进，但专利权人将如何回应尚无定论。最值得注意的是，高通公司对最新的更新表示了担忧。

爱立信诉苹果和苹果诉爱立信

爱立信和苹果公司之间旷日持久的争斗涉及到世界各地法院的许多诉讼。以美国为焦点，爱立信在得克萨斯州东区提起诉讼，要求其向ETSI声明遵守 FRAND 相关义务。爱立信主张的管辖权是基于苹果公司关于FRAND许可的声明[22]，该声明发布在苹果的网站上。苹果公司在得克萨斯州东区以诉讼作出回应，除其他指控外，还声称违反了爱立信与FRAND相关的承诺，并寻求对爱立信全球必要专利组合的FRAND许可费声明以及关于三件爱立信专利的非必要性和非侵权声明。爱立信在德克萨斯州西区提起了两起专利侵权诉讼，并在美国国际贸易委员会提起了三起诉讼。苹果公司向USITC提出申诉，寻求阻止爱立信网络设备的进口，并提交了30多份多方复审申请。

就值得注意的FRAND许可相关进展而言，爱立信未能成功要求[23]法官 Rodney Gilstrap下达命令，要求苹果公司确认“只要符合FRAND原则，苹果公司已承诺接受并根据爱立信的要约条款执行”，而由于爱立信在哥伦比亚获得禁令，苹果公司未能获得要求爱立信“赔偿苹果公司遭受的任何罚款、费用、罚款和成本”的命令[24]。爱立信还提出一项动议[25]，要求苹果公司披露就“从苹果应用商店下载的收入信息”和“与 SEP 贬值或裁定许可相关的文件”等事项，该动议在双方和解后因无实际意义而被驳回。在 USITC 方面，爱立信未能反驳苹果的肯定性抗辩[26]，即相关专利根据不洁手的公平原则被禁止的，爱立信寻求禁令构成专利滥用。

回到得克萨斯州东区，也许最奇怪的是苹果公司在爱立信提起的第一个案件中提出的保留其专利相关的索赔的动议，“等待解决‘专利组合范围内的FRAND 赔偿’”。在拒绝苹果公司的请求[27]时，法院指出其对“苹果公司在整个案件中采取的先热后冷立场，以及共同未决的-376号诉讼”感到困惑，特别强调了苹果公司主张的专利索赔将会由于[第一个提交的爱立信案件]的结果变得“无意义”与其之前强烈反对必须接受FRAND许可之间的不一致。最近，在爱立信诉苹果案（关于审前动议和MIL的命令）[28]中，法官Rodney Gilstrap 驳回了爱立信针对苹果公司要求对爱立信全球必要专利组合宣布 FRAND 专利使用费（目前是第一项诉讼中的反诉）的索赔提出的建议判决动议，这一点具有重大意义，因为ETSI的义务不涉及“许可使用费”，而是关于FRAND“条款和条件”。值得注意的是，对于爱立信的罢工动议，苹果专家称苹果公司据称同意接受“约束”，该命令规定如下：

法院不会束缚双方如何确定各自行为的特征。无论陪审团如何判断双方先前的行为，法院都会告诉陪审团，它将在以后就这些专利为双方设定一个公平、合理和非歧视的费率，并且陪审团不必关心什么是合适的费率。陪审团只需要关注双方之前的行为以及该行为是否符合FRAND 和诚信。当事人可以自由描述他们认为的行为，但不得声明任何一方“受”法院随后设定的任何费率的约束。

更值得注意的是 Rodney Gilstrap 法官否认苹果公司的Daubert#4：排除与反向劫持相关的理论意见的动议，以及法院就允许的术语自动发布了以下临时动议：

未经法院事先许可，任何律A师或证人不得在陪审团面前使用“反向劫持”、“劫持”或“不情愿的被许可人”等术语。

不幸的是，对于我们这些试图了解与FRAND许可相关的义务而言什么是必需的，什么不是必需的，法院的案卷并不是很有帮助，因为许多最有趣的文件都是保密的。此外，爱立信宣布于2022年12月9日与苹果公司签署了全球专利许可协议，这意味着我们不会从中再了解到任何东西。

注释：

[1]https://ipwatchdog.com/2021/12/15/top-2021-frand-rand-licensing-developments-united-states-part/id=140854/
[2]https://ipwatchdog.com/2021/12/26/top-2021-frand-rand-licensing-developments-in-the-united-states-part-ii/id=140859/
[3]https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download
[4]https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download
[5]https://ipwatchdog.com/2022/02/06/bipartisan-groups-administration-officials-senators-voice-opposition-new-joint-policy-statement-seps/id=145393/
[6]https://s3.documentcloud.org/documents/22023021/22-05-16-ftc-statement-supporting-thales-et-al-against-philips-itc-1240.pdf
[7]https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/P221202Section5PolicyStatement.pdf
[8]https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/11/ftc-restores-rigorous-enforcement-law-banning-unfair-methods-competition
[9]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/12/Ftc-v.-Qualcomm-Inc._-2020-U.S.-App.-LEXIS-25347-9th-Cir..pdf
[10]https://www.leagle.com/decision/19851057472us58511036
[11]https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1183936/download
[12]https://www.leagle.com/decision/infco20220301119
[13]https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/unpub/20/20-11032.0.pdf
[14]https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1253361/download
[15]https://static1.squarespace.com/static/60e5457fb89be21d705fa914/t/634d9bb669c56b29d6d58e7f/1666030518708/Letter+to+AAG+Kanter+regarding+Avanci+10.17.2022.pdf
[16]https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download
[17]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/11/Letter-to-AAG-Kanter-re-SEPs-and-Patent-Pools-10.30.22-1.pdf
[18]https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download
[19]https://www.justice.gov/atr/page/file/1386871/download
[20]https://standards.ieee.org/news/ieee-announces-decision-on-its-standards-related-patent-policy/
[21]https://ipwatchdog.com/2022/09/30/ieee-approves-pro-patent-holder-policy-updates/id=151824/
[22]https://www.apple.com/legal/intellectual-property/frand/#:~:text=SEP%20licensees%20should%20have%20the,non%2Dstandard%2Dessential%20patents.
[23]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Order-re-Motion-to-Bind-Apple-to-FRAND-determination.pdf
[24]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Order-re-Columbian-Injunctions.pdf
[25]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericsson-v.-Apple-Motion-to-Compel-Discovery-re-App-Store-and-SEP-Devaluation....pdf
[26]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/22-08-22-itc-1299-order-granting-in-part-ericsson-m2strike-defenses.pdf
[27]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/22-06-08-order-denying-apple-motion-to-stay-ed-tex-221cv460.pdf
[28]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/12/Ericcson-v.-Apple-Order-on-Pretrial-Motions-and-MIL.pdf

（原标题：2022 年美国 FRAND / RAND 许可发展热点：政策声明、专利池和 IEEE 变更）

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：2022 年美国 FRAND / RAND 许可发展热点：政策声明、专利池和 IEEE 变更（点击标题查看原文）

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