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“请求宽恕不应该比征得允许更容易。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
在没有证据表明专利所有者不准备给予FRAND 许可的情况下，凭什么“需要给予许可”的义务能够被那些未经许可就实施专利技术的人滥用从而逼迫权利人获得责任豁免？据我们所知，没有任何其他“许可”制度以这种方式运作。
正如我们之前所解释的[1]，许多实施者都希望要求专利所有者证明 (1)许可的必要性，以及 (2)许可条款实际上是公平、合理和无歧视的 (FRAND)，但实施者却不必做出接受 FRAND 许可的任何承诺，同时还不会丧失获得FRAND许可的权利。关于后者，例如可以参见苹果公司在其与 PanOptis 案中的立场，即苹果公司认为， “根据美国法律，PanOptis没有法定权利要求苹果公司承担就原告声明的标准必要专利组合的许可进行谈判的责任，或因未能如此行事而丧失任何抗辩理由的责任”（Apple公司以缺乏对事管辖权为由而要求驳回起诉的第VIII 项动议[2]、Optis Wireless Technology, LLC、Optis Cellular Technology, LLC、Unwired Planet, LLC、Unwired Planet International Limited 和PanOptis Patent Management, LLC 诉 Apple Inc.，民事诉讼编号 2:19-cv-00066-JRG（德克萨斯州东区法院，2020 年 6 月 22 日）[以下简称 Optis 诉 Apple]。基本上，此类实施者希望选择即使在被认定侵权也可将其风险控制在承担FRAND 费率之下。我们将其称为希望获得其 FRAND 蛋糕并吃掉它的实施者。
在 Optis v. Apple 案中可以看到这种做法的一个例子，其中，Apple在被确认侵权后，正如法官 Rodney Gilstrap 所描述的，其“在庭审后意识到缺乏 FRAND 证据”，进而就损害赔偿成功的获得了新的庭审机会（请参阅有关 Apple 的新庭审动议的判决[3]）。在另一篇文章中[4]，我们质疑了苹果公司是如何设法获得新的关于损害赔偿的庭审机会的，理由是因为，尽管在本案中已经不存在与 FRAND 相关的诉请（原因参见此处[5]），“……确认被侵权的专利是承担 FRAND 义务的标准必要专利，判赔的许可费必须满足 FRAND要求”。但案件结果特别令人费解，即在 Apple 假定应对基于 FRAND 的反诉或抗辩理由承担举证责任的情况下，其不仅没有对标准必要性进行确认（这是将承担基于FRAND 条款获得许可的义务的前提条件），事实上，Apple否认了涉案专利的标准必要性。例如，参见 Apple 公司对原告提起诉前损害赔偿作出简易判决的动议[6]， Apple在其中辩称，根据欧洲电信标准协会（ETSI）作出的许可声明，就诉前损害赔偿其并未收到与专利侵权相关的提示：
此外，毫无争议的是，声明仅表明声明中包含的专利或专利申请 “可能是或可能成为”与LTE 标准相关的标准必要专利。见Exs. 1-6。正如原告及其专家所承认的，专利或专利申请被列在 ETSI 声明中这一事实并不意味着它客观上必然具备标准必要性。Ex. 52; 307:5-309:16的Ex. 23; 176:17-22的Ex. 25; 109:23-111:17的Ex. 26; 60:3-24的Ex. 27; 359:17-360:5的Ex. 36; 98:19-99:4的Ex. 37; 109:13-21的Ex. 54; 131:1-12的Ex. 55; 50:17-53:2 的Ex. 56。即使 ETSI 声明包括真实标准必要专利或专利申请，其也无法实现事实上的提示作用——因为并没有“真实标准必要”的标注，更不用说证明特定产品实施了相关的标准章节。
值得注意的是，该立场与 Apple 为了争辩其有权获得FRAND许可而将 Optis 的专利描述为“声明的标准必要专利”的说法不一致（即不会因未能协商获得Optis专利组合的许可而放弃任何抗辩机会）。
无论如何，即使假定案件涉及 FRAND问题，并且专利是真实标准必要的，第三方受益人未行使的合同权利也不能构成对专利侵权的抗辩，因此与损害赔偿无关。此外，我们从美国第五巡回上诉法院对 HTC Corp. 等v. Telefonaktiebolaget LM 等[7]的裁决（案件编号 19-40643）可知，尽管对 ETSI 的许可承诺要在法国合同法下释义，美国专利法和法国合同法完全是两回事（正如我们在这里[8]所写的）。
但是，即使假定基于法国合同中规定的第三方受益人未行使的权利在某种程度上与侵犯美国专利的侵权损害赔偿有关，那么当审视拒绝FRAND许可的实施者先前未经许可而实施的侵权行为时，违约的证据又是什么？（即，是谁在反向劫持（hold out）从而迫使专利所有者证明许可是必须的）？
你可以把一匹马带到水边……
在评估违约行为之前，首先考虑 ETSI 的“IPR 信息声明和许可声明”表格中规定的声明者义务的范围（做了重点强调）：
“假定在所附的知识产权信息声明附件中披露的知识产权对于所附的知识产权信息声明附件中确定的 ETSI 工作项目、标准和/或技术规范而言是或将成为并且仍然是标准必要的，声明人和/或其关联公司 (1) 准备对基于 ETSI 知识产权政策第 6.1 条的条款和条件约束的知识产权给予不可撤销的许可；并且 (2) 将遵守 ETSI 知识产权政策第 6.1 条之二。
请注意，声明人并未向 ETSI 承诺他们必然会给予不可撤销的许可。相反，考虑到不能将许可强加给他人的事实，声明人只是声明他们“准备给予不可撤销的许可”。因此，要证明违反该义务，技术实施者需要证明受许可声明约束的专利所有者不准备根据 FRAND 条款和条件给予不可撤销的许可。理论上，唯一可行的方式是让技术实施者证明它曾试图获得 FRAND 许可但被拒绝（这就好比，如果你从未把你自己的手从口袋里拿出来，你就不能说对方不准备握手）。但这并不是当专利所有者做出无条件承诺(例如，由仲裁员决定)给予FRAND许可或提供一个特定的满足FRAND(或至少并不违反FRAND，在某种程度上存在差异)的要约 时，技术实施者反向劫持并拒绝获得许可的情况。就该义务的范围，Rodney Gilstrap 法官认为，“涉及法国法律，根据 ETSI 知识产权 (“IPR”) 政策第 6.1 条提交许可声明的 ETSI 成员满足其 FRAND 义务的方式：(1) 根据 FRAND 条款和条件提供许可，或 (2) 真诚地为了达成 FRAND 许可进行商谈。” （参见备忘录意见和最终判决，HTC Corporation，HTC America Inc 诉 Telefonaktiebolaget LM Ericsson，Ericsson Inc[9]，案件编号：6:18-CV-00243-JRG（德克萨斯州东区法院，2019 年 5 月 22 日））（做了重点强调）。
请求宽恕不应该比征得允许更容易
关于专利所有者对 ETSI 做出的承诺，最重要的一点可能是该承诺是关于给予许可的。根据布莱克法律词典（Black’s Law Dictionary），许可的定义如下（做了重点强调）：
“主管当局允许可为的行为，如果没有这种允许，将是非法、侵入、侵权或其他不被允许的行为”（做了重点强调）。另一个定义是 “给予许可的证书或文件本身。允许做许可人本可以阻止的事情”（做了重点强调）。
相比之下，责任豁免的定义如下（做了重点强调）：
“书面或口头声明，表明有意解除他人现有或被追究的责任。拥有权利、主张或特权的的人对可能被要求或强制执行这些权利、主张或特权的人作出对这些权利、主张或特权的放弃、让步或妥协。放弃向其所针对的一方提出主张，并且属于放弃诉讼因由，可能是无偿的或有偿的。”
这意味着专利所有者并未“许可”已经发生的侵权行为，而只能“豁免”侵权人免遭因侵权而产生的现有权利、主张的追究。
在没有证据表明专利所有者不准备给予FRAND 许可的情况下，凭什么“需要给予许可（即未来的侵权行为得以允许）”的义务如何能够被那些未经许可就实施专利技术的人利用从而逼迫权利人获得责任豁免？据我们所知，没有任何其他“许可”制度以这种方式运作。例如，虽然加利福尼亚州的捕鱼许可证价格为 54 美元，但每次无证捕鱼的罚款为100 至 1,000 美元（如果在第一次违规后五年内再次违规，则罚款为 250 至 1,000 美元）。无证驾驶的处罚则更为严厉——如果被指控为轻罪，最高可被判入狱六个月。
即使之前准备给予 FRAND 许可的专利所有者在发现侵权后拒绝给予 FRAND 许可，这仍然不会对实施者在寻求许可之前采取的行为产生任何影响。相反，这种拒绝造成的唯一损害仅和未来将支付的超过 FRAND 的许可使用费（任何技术实施者都不会自愿支付）有关，或者类似于在 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.[10], 795 F.3d 1024, 1040 (9th Cir. 2015) 中的主张（即因对无根据的禁令行动进行辩护或因禁令威胁而不得不搬迁配送设施的成本而造成的损害）。
正如我们之前所评述的[11]，将侵权损害赔偿和 FRAND 许可费率杂糅在一起产生的主要问题是它导致了反向劫持。如果罚款不超过原本应缴纳的费用，怎么能够期待人们向停车收费表缴纳停车费？特别是如果他们有机会不付任何费用就溜走，包括让罚款从经济角度考虑不可行。这种杂糅产生的另一个问题是，它忽略了许可费率的制定已经考虑了无法证明侵权和有效性的风险这一事实，一旦此类问题在法庭上作出裁决，情况就大相径庭。
人们常说“请求宽恕比征得允许更容易”。虽然这可能是真的，即如果人们对不遵守规则可以带来积极的结果感到满意（例如，参见 Bill Barilko[12]），但在许可制度中情况不可能如此，因为这对于那些并未被征得许可的人没有任何好处（ 相反，这仅有利于那些避免了许可成本/要求的人）。
注释：
[1].https://www.ipwatchdog.com/2020/12/02/sep-owner-obligations-analyzing-frand-statements-cellular-wireless-seps-part-iv/id=127858/
[2].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/04/PanOptis-v.-Apple-motion-to-dismiss-DJ-jdxn_-no-breach-of-FRAND-_-no-FRAND-defenses.pdf [3].http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/04/PanOptis-v.-Apple-New-Trial-Order.pdf
[4].https://www.ipwatchdog.com/2021/04/29/a-new-trial-is-ordered-with-respect-to-damages-in-optis-wireless-v-apple-despite-no-frand-claims-at-issue/id=132833/
[5].https://www.ipwatchdog.com/2021/03/14/latest-optis-wireless-v-apple-ruling-means-patent-infringement-damages-seps/id=130874/
[6].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/06/PanOptis-v.-Apple-Apples-MSJ-pre-suit-dmgs-_-confidentiality.pdf
[7].https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca5/19-40643/19-40643-2021-08-31.html
[8].https://www.ipwatchdog.com/2021/09/06/patent-damages-laws-regarding-apportionment-inapplicable-breach-contract-frand-claims/id=137333/
[9].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/06/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-2.pdf
[10].https://www.leagle.com/decision/infco20150730157
[11].https://www.ipwatchdog.com/2020/12/08/damages-patent-infringement-versus-frand-licensing-rates/id=128050/
[12].https://www.nhl.com/news/bill-barilko-disobeyed-coach-won-cup-for-toronto-in-1951/c-317321484
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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：“我的责任应当被豁免” （“I Shall Be Released”）：标准必要专利技术实施者最喜欢的歌曲（点击标题查看原文）
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