美国第五巡回上诉法院二审判决认定爱立信符合FRAND承诺

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：梅林月

原标题：美国第五巡回上诉法院二审判决认定爱立信符合FRAND承诺

2021年8月31日，美国第五巡回上诉法院就HTC诉爱立信违反FRAND许可义务一案作出二审判决，驳回HTC的上诉，维持一审判决。与TCL诉爱立信案的一审判决被二审法院推翻不同，该案二审完全支持了一审判决结果，认定爱立信向HTC提供的要约报价符合FRAND原则。

2021年8月31日，美国第五巡回上诉法院就HTC诉爱立信违反FRAND许可义务一案作出二审判决，驳回HTC的上诉，维持一审判决，即认定爱立信向HTC提供给的“4G标准必要专利许可费为每台4G设备2.5美元或4G设备净售价的1%，且每件设备许可费以1美元为下限、4美元为上限”的要约符合FRAND原则，爱立信未违反其向欧洲电信标准协会（European Telecommunication Standards Institute，以下简称ETSI）作出的FRAND承诺。与TCL诉爱立信案的一审判决被二审法院推翻不同，该案二审完全支持了一审判决结果，肯定了一审法官拒绝以最小可销售专利实施单元（smallest salable patent-practicing unit，以下简称SSPPU）作为FRAND许可费计算基础的观点，认同可比许可协议是确定爱立信标准必要专利价值的最佳的、以市场为依据的证据，并就FRAND许可义务下的非歧视含义、法官是否需要向陪审团就裁判FRAND许可费的方法作出特定指示以及专家证言的采信等问题进行了分析。

基本案情与一审判决

本案原告为HTC及其美国全资子公司（以下统称HTC），本案被告为爱立信及其美国全资子公司（以下统称爱立信）。原被告均为ETSI的成员并均向ETSI作出了就其持有的标准必要专利组合给予公平、合理和无歧视许可（FRAND）的承诺。

HTC与爱立信曾于2003、2008和2014年就各自拥有的标准必要专利组合达成过专利交叉许可协议。在2014年的协议中，HTC同意向爱立信支付7500万美元的固定专利许可费，该许可费与HTC的手机销量不挂钩。根据HTC当时的实际手机销量，其向爱立信支付的专利许可费折合约每台手机2.50美元。2016年，在2014年签订的许可协议到期不久前，双方开始进行续约谈判。2016年12月，爱立信提出4G专利许可费率报价为每台4G终端设备2.50美元，而HTC则主张应以SSPPU（本案中为基带芯片）的利润而非终端设备的净销售额作为许可费的计算基准。在2017年3月底的一次谈判中，HTC提出每台4G设备0.10美元的反报价。

2017年4月6日，HTC向华盛顿西区法院起诉（案号：6:18-cv-00243-JRG），指控爱立信违反了提供FRAND许可条件的合同性义务。2018年5月17日，华盛顿西区法院认定其对本案缺乏管辖权，将案件移送至德州东区法院。2018年6月15日，爱立信提出了另一个可选报价方案，即“以4G设备净售价的1%计算专利许可费，且每件设备的许可费以1美元为下限、4美元为上限”。对爱立信前后提出的两个报价方案，HTC均拒绝接受。2018年8月17日， HTC变更其诉讼请求，请求法院确认爱立信坚持不符合FRAND原则的许可条件，违反了其对标准化组织ETSI的合同性义务，未能诚信谈判，并存在垄断行为。2018年9月7日，爱立信提出反诉，请求法院确认其报价符合FRAND许可条件。本案中，双方当事人均同意美国德州东区法院对所争议许可费条款是否符合FRAND原则作出裁判。

HTC指控爱立信违反FRAND义务的理由主要包括两个方面：第一，指控爱立信的报价以4G终端设备的净售价为计算基础而非以基带芯片（即SSPPU）的利润为计算基础，因此不是符合FRAND许可义务的报价；第二，主张爱立信给予苹果、三星和华为等大型手机制造公司的许可条件优于爱立信给予HTC的要约报价，故违反了非歧视性的要求。而爱立信则主张：第一，应参照爱立信与其他与HTC类似的公司签订的许可协议来判断其对HTC的要约是否符合FRAND许可义务，而爱立信向这些类似公司的许可均基于终端设备而非基于SSPPU；第二，指出爱立信给予苹果、三星和华为等公司的许可与HTC和爱立信谈判所涉许可相比，一则许可费条款结构有所不同，二则这些公司的销售地域范围和规模与HTC也有所差异，不能仅就某些数字做简单对比就得出爱立信违反了FRAND许可义务下的非歧视性许可要求。

HTC和爱立信均就如何计算FRAND许可费向法院提交了供陪审团参考的计算方法说明。但一审法院认为“关于一个许可是否符合FRAND的判断依赖于对整个谈判过程中的特定案件事实和情况的分析，这些事实和情况将最终形成许可……没有关于确定和计算FRAND许可费率的固定的或必须采用的方法。”对一审法院的该观点，HTC没有反对，但是仍然希望向陪审团提供十一项指引，一审法院拒绝了该请求。

2019年2月15日，陪审团认定HTC未提供充分的证据证明爱立信违反了FRAND许可义务。基于陪审团的事实认定，一审法院进一步对爱立信的反诉诉求进行审理，并于2019年5月23日作出一审判决，确认爱立信向HTC提供的两个报价方案均为符合FRAND的许可报价，并认定爱立信已经履行了对HTC的FRAND许可义务。HTC不服一审判决，于2019年6月21日向美国第五巡回上诉法院提起上诉（案号：19-40566）。

二审争议焦点与二审判决分析

HTC在上诉中主张，一审判决存在三方面的问题：第一，错误地拒绝向陪审团提供三项HTC所要求的指示；第二，错误地认定爱立信已经履行了向HTC提供FRAND许可条件的义务；第三，错误地将一些专家证言作为传闻证据，未予采信。上述HTC指责一审判决存在的三个问题即二审的争议焦点。

（一）关于一审法院是否错误拒绝给予陪审团三项指示

HTC在一审中曾希望法院同意给予陪审团十一项指示，但被一审法院所拒绝。HTC的上诉中仅就十一项指示中的三项被拒绝是否正确的问题提出质疑，其中两项指示主张应告知陪审团在衡量爱立信专利价值时，要将专利价值与HTC产品的其他非专利技术特征的价值区分开来；而另一项指示则主张应告知陪审团FRAND原则中的非歧视性许可要求权利人向类似情况的被许可人提供类似的许可条款，以确保各竞争者之间公平竞争。   

美国第五巡回上诉法院认为法院必须给予陪审团的指示需满足三个前提条件：（1）该指示是对法律的实质性正确陈述；（2）该指示作为一个整体未被当事人的主张所实质性覆盖；（3）构成陪审团事实认定所不可或缺的要点，即无此指示将严重影响一方当事人就有关主张进行展示的能力。

就本案而言，首先，美国第五巡回上诉法院人认为：HTC要求给予陪审团的三项指示并非对法律的实质性正确陈述，因为（1）本案为合同违约之诉而非专利侵权损害赔偿之诉，关于爱立信的报价是否符合其向ETSI作出的FRAND承诺，适用的是法国合同法，而HTC所要求作出的关于爱立信专利价值衡量的指示是基于美国专利法提出的，因此一审法院可以自由裁量予以拒绝；（2）HTC关于FRAND许可义务中无歧视性许可要求的解读是试图将“所有竞争者之间的水平拉平”，错误地将无歧视性许可要求变为了“最惠许可”要求，而ETSI已经否定了从“最惠许可”角度解读无歧视性许可要求。给予陪审团HTC主张的该关于无歧视性许可要求的指示反而会使得陪审团对无歧视性许可问题的理解陷入混乱，因此一审法院可以自由裁量予以拒绝。其次，美国第五巡回上诉法院认为在本案中不给予陪审团三项HTC主张的指示也不会影响HTC向陪审团陈述其诉讼请求和主张。

（二）关于爱立信是否已经履行了FRAND许可义务

如前文所述HTC指控爱立信违反FRAND许可义务主要基于两点理由：（1）主张4G许可费的计算应该基于SSPPU的利润而非基于终端设备的净售价；（2）主张爱立信给予某些大型手机厂商的许可条件优于给予HTC的许可报价，故构成歧视性许可。一审判决对此二问题分别进行了分析：

1.关于许可费计算基础问题

HTC主张智能手机的增值价值与蜂窝式连接技术无关，因此许可费应该基于基带芯片的利润进行计算。在庭审中，HTC声称以基带芯片的利润为基础计算，所有标准必要专利权利人应收取的许可费总和为每台4G设备0.19美元到1.22美元，再基于HTC对爱立信在行业中所持有标准必要专利占比的估算，爱立信应向HTC收取的许可费应为每台4G设备0.01美元到0.08美元。

针对HTC的主张，爱立信在庭审中出具了经济学家Robert Mills的专家证言，证明零部件制造商的边际利润并不能反映零部件所承载的知识产权的价值，特别是在该零部件厂商从未就相关知识产权支付许可费的情况下。在有多个供应商的基带芯片供应市场上，一部分制造商甚至以亏损价格销售芯片，但是这并不代表该芯片所承载的相关知识产权就毫无价值或者甚至价值为负。

在庭审中，爱立信向法院提交了市场调查报告，证明了消费者对蜂窝式连接技术的价值评估远高于HTC的主张。例如，爱立信提交证据证明，消费者愿意支付比仅具有Wi-Fi上网功能的移动设备高100美元的价格购买具有通讯功能的移动设备。爱立信还提交证据证明，HTC生产的能够接入4G网络的Nexus9产品的售价比仅能接入Wi-Fi的Nexus9的售价高120美元。根据该市场调查所获蜂窝连接技术的价值进行估算，爱立信向HTC发出要约中所提供的每台4G设备2.5美元的许可费或者每台4G设备净售价1%的费率且以1美元为下限，4美元为上限的报价是合理的。

值得一提的是，HTC邀请了Andrew Wolfe 博士出庭作证，主张爱立信4G标准必要专利仅与HTC手机中的基带芯片相关，但是在交叉质证环节，Andrew Wolfe 博士又承认并非所有被侵权使用的爱立信专利都只与基带芯片相关，而是可能需要调用其他零部件以实施相关专利技术。爱立信一方的技术专家Claude Royer也被邀请出庭作证，证明爱立信的专利技术需要调用包括天线、射频开关、基带滤波器、低噪音放大器和双工器等其他多个零部件。Claude Royer向陪审团展示了部分示例性的爱立信专利，其权利要求都描述为应用于“移动终端”而非基带芯片。他还提供证言表明在其抽样调查的数百件爱立信专利中，只有三件专利的权利要求是应用于基带芯片，由此证实爱立信的大多数专利权利要求均基于移动终端或用户终端，而非基带芯片。

另外，一审法院还审阅了双方提交的大量协议，认同了爱立信所主张（同时HTC的专家也承认了）的基于市场的复杂程度和行业投入谈判的资源和时间成本考虑，还没有许可谈判基于基带芯片的先例。HTC一方无法向法院提供基于基带芯片许可协议先例。

综上，陪审团和一审法院均认定HTC所提出的以SSPPU（基带芯片）利润作为许可费计算基础的主张没有说服力，相反爱立信则提出了令人信服的证据证明：（1）基带芯片的边际利润不能成为衡量爱立信蜂窝标准必要专利价值的计算基础；（2）爱立信专利的应用并不仅仅限于基带芯片；（3）市场证据也不能支持HTC所主张的以SSPPU利润为基础的许可费计算方案。

2.关于可比许可协议和非歧视性许可问题

依据双方在案件中提交的证据，一审法院认为可比许可协议是证明爱立信标准必要专利组合价值的最好的市场证据，而这些可比许可协议也证明了爱立信已经履行了FRAND许可义务。

在庭审中陪审团收到了爱立信与苹果、BLU、酷派、Doro、富士通、华为、京瓷、LG、松下、三星、夏普、索尼和中兴之间签订的许可协议，并听取了对于这些许可协议情况的分析。这些许可协议显示其与销售相关的许可费条款与爱立信提供给HTC的许可报价要么相似要么实质性相似。陪审团还听取了关于爱立信与HTC之前签订的许可协议（如2014年许可协议）的许可条款分析，和爱立信提供给TCL和中兴的许可报价情况分析。陪审团还收到了HTC与苹果、诺基亚和NTT之间前签订的许可协议并听取了有关分析。

爱立信证明了其提供给HTC的许可报价与上述许可协议的绝大多数都是一致的，而HTC则指控爱立信对其的报价与爱立信与苹果、三星和华为的现有许可协议、与LG在2014年的许可协议以及提供给TCL和中兴的许可报价存在歧视性差异。对此指控，爱立信提供证据证明，HTC指控的存在歧视性差异的许可协议的另一方多为大型手机制造厂商，其往往已经预付了一部分许可费，而不仅仅是协议所涉的与销售相关的费率。爱立信还提供证据证明这些大型手机制造商的销售市场地域和规模与HTC存在巨大差异。

一审法院认为，本案所涉的很多许可协议都是交叉许可协议并包含固定支付许可费条款，这要求对其进行经济学分析，以将这些可比协议的许可费统一换算成单向许可费率进行比对。而在此换算中，被许可方所持有的专利组合对于爱立信的价值会影响到换算后的许可费率。本案中HTC的4G标准必要专利价值远远低于前述交叉许可协议中被许可人所持有的专利组合价值，因此不能就不同许可协议的许可费率数值进行简单对比就得出爱立信实施了歧视性许可的结论。最终陪审团否定了HTC关于爱立信的要约构成对HTC歧视性许可的主张。

基于陪审团的事实认定，一审法院判决爱立信的两个要约报价均为FRAND报价，爱立信已经履行了FRAND许可义务。

3.二审法院对HTC上诉理由的反驳

在二审中，HTC主要的上诉理由是“鉴于提供给HTC和若干竞争者的许可条件存在明显的差异，一审法院不能对这些条款作出不构成歧视性的结论”。对此，美国第五联邦巡回上诉法院认为，虽然一审判决作出了法律上的认定，但是基于陪审团认定的事实作出的结论。如果要挑战一审判决结论所依据的证据，也要挑战陪审团事实认定所依据的证据。但是HTC在上诉中并没有这么做（即提出Rule 50(b)申请）。美国第五联邦巡回上诉法院还认为即使HTC真的挑战了陪审团事实认定所依据的证据，也不会促使其改变一审判决的结论。一方面，爱立信已举证证明，对于HTC以及与之情况类似的公司，其提供的许可条件非常相似，这也为爱立信主张的以可比协议作为专利估值方法以及其未违反非歧视要求的观点提供了支持；而另一方面，虽然HTC主张爱立信提供给苹果公司、三星公司和华为公司的许可条件比提供给自己许可报价的优惠，但爱立信已提交补充证据证明这些公司与HTC的情况并不类似。

（三）关于一审法院将某些专家证言证据作为传闻证据未予采信是否有误

HTC在上诉中主张，在另一个案件中，爱立信一方的专家证人Kennedy先生根据可比许可协议计算得出的许可费率低于爱立信提供给HTC的许可费报价，而一审法院认为该证据为传闻证据而未予采信的做法是错误。

对此，美国第五巡回上诉法院认为，不能因为Kennedy先生在其他案件中作为爱立信的专家证人即应被当然地认定为是本案中爱立信的代理人。Kennedy先生的证词是为另一案件、在另一种情况下所准备的，与本案双方许可情况不同，因此不能将其作为本案中不利于爱立信的证据。

另外在二审判决中，Stephen A. Higginson法官发表了并存意见（concurrence opinion）。所谓并存意见是指提出该意见的法官赞成多数法官形成的主流意见（majority opinion）的判决结论，但是得出结论的理由略有不同。在美国法下，各巡回上诉法院的主流意见对该巡回上诉法院辖区内的联邦地区法院有约束力（本案中即对第五巡回上诉法院所辖的德州东区法院和德州西区法院有约束力），而并存意见则没有约束力。Higginson 法官的并存意见认为本案中双方当事人均提请给予陪审团关于专利价值如何分配的指示（apportionment instruction），而地方法院拒绝给予指示是不正确的。Higginson法官认为基于联邦巡回上诉法院对爱立信诉D-Link案的判决，专利侵权案件的审理规则也可以用于指导合同之诉的审理，所以HTC提议给予陪审团的指示属于“实质性正确的法律陈述”。虽然在这个细节问题上Higginson法官的意见与多数法官意见不同，Higginson法官还是强调了该不同意见不会影响关于本案的结论，因为一审法院拒绝HTC关于给陪审团指示的提议并不影响HTC向陪审团陈述自己主张的能力，也就不会对陪审团的认定结果产生影响。

相较于HTC诉爱立信案，国内相关业界学界可能更熟悉TCL诉爱立信案。其实，TCL诉爱立信案一审判决已为二审法院所推翻，并发回重审，在重审过程中双方和解结案，该案判决结果已然不具有任何的约束力。即使就TCL案一审判决本身而言在美国国内和国际上也多有争议。同样是双方共同同意法院确定相关许可费条款是否符合FRAND原则要求，HTC诉爱立信案的一审判决没有如TCL诉爱立信案那样复杂的计算过程，但其每一个结论均有确凿的证据支撑并经过陪审团认定和法院判决两个环节，结论更具说服力，也为二审判决所支持，该生效判决得出的若干结论和其分析过程应当更具参考价值。

附：HTC诉爱立信案一审判决书

附：二审英文判决书

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：梅林月

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国第五巡回上诉法院二审判决认定爱立信符合FRAND承诺（点击标题查看原文）

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