美国专利商标局实施《商标现代化法案》的新规则概述

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作者：Brett Heavner （布莱特·海夫纳） 美国飞翰律师事务所合伙人

          吴茵飞  美国飞翰律师事务所律师

原标题：美国专利商标局实施《商标现代化法案》的新规则概述

2021年5月18日，美国专利商标局 (“USPTO”) 发布了关于制定《2020年商标现代化法案》（TMA）实施规则的通知，通知建议美国专利商标局实施的新程序，还建议指定律师一致有效直至律师主动撤销或退出和法院关于商标注册的命令两个问题正式制定基本的规则。

2021年5月18日，美国专利商标局 (“USPTO”) 发布了关于制定《2020年商标现代化法案》（TMA）实施规则的通知[1]，邀请公众在2021年7月19日之前在www.regulations.gov网站对拟定的新规则发表意见。

通知建议美国专利商标局实施的新程序如下：

• 启动两 (2) 项新的自主审查撤销未使用的商标注册程序，对于新程序的发起时间点、发起人资格、取消程序所需提供的内容和上缴费用做出具体规定。

• 增加一个要求美国商标审理和上诉委员会（“TTAB”）取消商标注册可以依据的新理由。

• 扩大抗议信的允许抗议范围。

• 缩短审查意见通知书的回复期限。

通知还建议针对以下问题正式制定基本的规则：

• 指定律师一致有效直至律师主动撤销或退出。

• 法院关于商标注册的命令。

新的主动审查程序

美国专利商标局提出增加两种新的主动审查程序，即无效和复审程序，以便第三方或局长撤销未满足实际商业使用要求的全部或部分注册商标。因此，为了落实TMA的规定，美国专利商标局提出修改《美国联邦法规》第41篇第2部分和第7部分的规则，并划定新的主动审查无效和复审程序的费用。此外，新规则还将明确表示新的无效和复审程序在适当的情况下可以暂停或合并，并确保相关规则与美国专利商标局和TTAB现有的暂停程序的做法保持一致。

在无效程序中，美国专利商标局必须确定记录在案的证据是否能够支持注册商标的部分或全部商品和/或服务并未在美国投入商业使用这一结论。

在复审程序中，美国专利商标局必须确定记录在案的证据是否支持截至声称已经商业使用的申请或修正案的提交日期，或在提交使用声明的截止日期（视情况而定），依据法案第1条注册商标的部分或全部商品和/或服务并未在美国投入商业使用这一结论。

虽然无效和复审程序的权限在TMA的相关小节单独规定，但美国专利商标局确认，启动这些程序的手续、所需证据的性质以及评估证据和与注册人通信的流程基本保持不变。因此，如果这些程序中发现涉案商品或服务未按照要求在美国投入了商业使用，并且美国专利商标局局长的决定未被上诉法院推翻，则商标注册将全部或部分撤消。美国专利商标局在通知中进一步表示，如果涉及到了同一商标的多个注册，则这些程序将进行适当的合并。

我们在下文总结了申请启动这些程序需要满足的各项要求，包括申请时间、资格、内容和费用要求：

◆申请无效和/或复审程序的时间：

自注册之日起第3年至第10年可以提出，但以下情况除外：

• 在2023年12月27日之前提起的无效，不受商标注册是否达到10年的期限，只要美国注册已满3年。

• 在2023年12月27日之前提起的重审，不受商标需注册已满3年的规定，只要在注册日期起5年内提出重审即可。

◆申请无效和/或复审程序的资格：

• TMA和美国专利商标局预计不要求申请人提供真实利益相关方的信息。

• 目前，美国专利商标局正在就局长是否以及何时要求申请人确认其代为提交申请的真实利益相关方的名称征求意见。

◆无效和/或复审程序申请的内容：

• 申请人必须通过美国专利商标局的商标电子申请系统（TEAS）提交完整的申请通知书。

• 如果申请人非美国常驻，则必须通过美国律师提交申请书。

• 申请人必须在申请通知书中具体说明将涉案的注册号、其申请的依据以及开展的合理调查的要素。

• 申请人必须提供清晰易读的所有书面证据副本，以初步证明商标未实际投入商业使用的案件成立以及相关证据的逐项索引。

• 申请人必须支付无效或复审程序申请费，每类商品/服务600美元。

如果申请人的申请书中未包含上述任何一项，美国专利商标局将允许申请人在30天内完善申请通知书。

为取消注册提供了新的未使用理由

TMA允许当事人在TTAB中声称以商标从未在美国投入商业使用作为取消注册的理由。自注册之日起3年之后，申请人随时可用这一理由要求取消注册。

扩大抗议信的审查范围

TMA为美国专利商标局现有的抗议信程序提供了明确的法定权力，允许第三方向美国专利商标局与商标可注册性相关的记录，供其审议并收入记录。

但美国专利商标局局长将有权决定是否将抗议信证据列入申请记录，该决定构成不可审查的最终决定，但不影响任何当事人在任何其它法律程序中提出任何问题和依赖任何证据的权利。

目前，美国专利商标局不打算改变每份抗议信收费50美元这一费用要求。

3个月的审查意见通知书回复期限

TMA还授权美国专利商标局设置为期60天到6个月的灵活回复期限，申请人可选择将截止日期延长至审查意见通知书发布之日后最长6个月。

因此，美国专利商标局建议将审查意见通知书申请的回复期限设定为3个月。申请人可在3个月的截止日期后申请延长3个月一次，但通过TEAS提交的延期申请须支付125美元，通过许可的书面申请提交的延期申请须支付225美元。

然而，美国专利商标局正在就上述程序的两种替代方案征求意见。其中一个替代方案是建立两阶段检查机制，每个阶段单独的回复期限均有所缩短，但可延长。另外一种替代方案是将审查意见通知书的初始回复期限设定为两个月，但允许申请人在审查意见通知书发出后的第三、第四、第五或第六个月通过提交延期申请书的方式作出回复，同时一并支付费用并提交回复文件。

同一律师认可

美国专利商标局进一步提出修改关于律师认可和通信的规则，规定指定的律师作为申请人或注册人的代表的认可持续有效，除非该律师被撤销或律师主动申请退出代表。因此，当中国客户的商标发生所有权变更、申请放弃、注册后续展文件提交，注册到期或被取消时，之前指定的同一律师将被自动认可代理继续有效。此项更改旨在推动落实网站提交访问控制机制，提高美国专利商标局数据库的安全性和完整性，并跟踪和打击发送给商标申请人和注册人的误导性通信。

因此，要想根据拟议规则终止美国专利商标局对律师代理的指定，商标所有人和律师将需要主动提交适当的撤换代理律师文件。

法院命令

最后，美国专利商标局提议增加一项新规则，使美国专利商标局关于撤消或影响商标注册的法院命令诉讼的漫长程序正式化。目前的相关做法是按照《商标审查程序手册》第 1610 条执行，其中美国专利商标局要求提交经认证的法院命令副本，并且在案件作出最终裁决之前通常不会执行此类命令。这一规定将一成不变落实到新规则中。

注释：

[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2021-10116.pdf

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布莱特·海夫纳） 美国飞翰律师事务所合伙人

          吴茵飞  美国飞翰律师事务所律师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国专利商标局实施《商标现代化法案》的新规则概述（点击标题查看原文）

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