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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘征 陈舒炜 北京专猎前沿技术有限公司（IP Hunter）
原标题：微软诉摩托罗拉案对SEP FRAND许可费率的启示——美国IP经典案例分析系列之二
微软诉摩托罗拉案是美国历史上首次由法院判定标准必要专利FRAND许可费率的案例，本案最大亮点是法院明确了FRAND义务下许可费率的计算方法和考虑因素：即假设性双边谈判法和修改后的Georgia-Pacific因素。
标准必要专利（StandardEssential Patents，SEPs）是指技术标准中包含的必不可少和不可替代的专利，即是为实施技术标准而不得不使用的专利。
行业标准制定组织（StandardSetting Organizations，简称SSOs）通常会要求成员进行专利许可时遵循“公平、合理、无歧视”（Fair，Reasonable，and Non-Discriminatory）原则，即FRAND原则。作为标准必要专利的许可原则，公平与合理是含义有重合的两个不同概念，有的标准制定组织直接称其为RAND原则，即Reasonable and Non-Discriminatory的缩写，意思是合理、无歧视。实践中，欧洲国家多使用FRAND，美国多使用RAND。本文中，统一称为FRAND原则，其内涵可从公平、合理、无歧视三方面解读。
FRAND原则是标准必要专利许可中的重要规则。但是FRAND义务的内涵含糊不清，容易导致技术标准实施中相关当事人产生争议甚至诉讼，标准制定组织将解释FRAND原则的内涵，及确定符合FRAND原则的专利许可费的任务推给了法院。
微软诉摩托罗拉案是美国历史上首次由法院判定标准必要专利FRAND许可费率的案例，且本案确认标准必要专利FRAND许可费率的方法多次被同类案件效仿。
1、案件背景以及涉案产品和专利
2010年10月21日和10月29日，摩托罗拉就其拥有的H.264 SEPs和802.11 SEPs，向微软发出了两份邮件，要求微软分别按照产品（如Xbox、电脑、手机）售价的2.25%进行许可专利。基于摩托罗拉的两份报价函（offer letter），2010年11月9日微软对摩托罗拉发起了违约诉讼，声称摩托罗拉违反了FRAND义务【1】。
1.1、确立假设性双边谈判并对Georgia-Pacific框架进行修改
法院首先审查了FRAND的目标，并发现FRAND目标首先是鼓励标准被广泛采用，此外FRAND条款还可以处理专利劫持和许可费堆叠的问题。
为了确定摩托罗拉是否违反了FRAND义务，需要将摩托罗拉要求的许可费率与合理的FRAND许可费率进行比较，因此本案的核心在于确定FRAND许可费率。
就如何评估FRAND条款，微软和摩托罗拉提出了各自的方案。微软认为应当将专利技术超过替代技术价值的部分作为专利技术的价值，虽然微软的方案理论上正确，但在实际层面上不具有可操作性。摩托罗拉建议通过模拟FRAND义务下的假设性双边谈判来确定FRAND许可费率。法院同意采用摩托罗拉方案，因为FRAND许可协议通常是通过SEP所有者与实施者之间的双边谈判达成的，而且法院在确定专利许可费案件中有丰富的使用假设性双边谈判的经验。
法院通常使用Georgia-Pacific框架处理普通专利的许可费率，但是在FRAND义务下进行的假设性双边谈判必然不同于普通专利许可费率的谈判。因此法院对Georgia-Pacific框架进行了修改，建立了适用FRAND义务的框架。
1.2、摩托罗拉对H.264标准的贡献
本案所涉及的H.264标准是由ISO/IEC和ITU两个标准制定组织共同制定的视频编码标准。H.264标准中采用了摩托罗拉对隔行扫描视频方面的贡献，摩托罗拉在H.264标准开发中的角色几乎完全与隔行扫描视频有关。
摩托罗拉几乎没有提供证据，表明微软用户通常会遇到隔行扫描视频。尽管隔行扫描视频在市场上变得越来越不流行，但摩托罗拉列举了编码工具中对隔行扫描视频的支持对微软很重要的证据，这使其产品能够播放任何视频，但微软并非必须使用H.264标准中的解码工具，也可以使用替代方案播放隔行扫描视频。
1.3、摩托罗拉H.264 SEPs对微软产品的重要性
法院随后审查了摩托罗拉认为使用了其技术的每个微软产品。对Windows操作系统而言，视频编码和解码只是其中的一小部分，而且Windows支持除H.264之外的许多其它视频压缩标准；Windows几乎不需要H.264解码隔行扫描视频，因为用户通常不会遇到隔行扫描视频；此外，即使没有摩托罗拉的H.264 SEPs Windows还是能够播放隔行扫描视频，虽然速度可能会慢5-8%。法院得出结论：摩托罗拉的H.264 SEPs对Windows的整体功能仅起次要作用。同样，经过审查，法院确定摩托罗拉的H.264 SEP对Xbox的整体功能也无足轻重，而其它摩托罗拉认为使用了其H.264 SEPs的微软产品其实并没有使用摩托罗拉H.264 SEPs。
2、确定H.264 SEPS许可费率
2.1、摩托罗拉提供的证据
摩托罗拉对H.264 SEPs要求的许可费率是产品售价的2.25%，每年1到1.25亿美元的许可费上限。为支持其主张，摩托罗拉的Donohoe先生援引Georgia-Pacific分析因素1，并提出3组既存专利授权协议作为参照的许可费率。然而基于前述授权协议为诉讼和解协议、部分授权协议实际支付之许可费率远不如在本案中被请求数额、无法区分出部分授权协议中SEPs所占价值比重、部分授权协议所涉SEPs已过期等理由，法院认定摩托罗拉所提授权协议对本案FRAND许可费率不具参照性。此外，即使认定Donohoe先生计算的许可费是准确的，摩托罗拉为其H.264 SEPs所要求的许可费率也会产生明显的许可费堆叠问题。许可费堆叠是指一个产品涉及到大量的SEPs时，标准实施者必须支付成百上千个单独的许可费，同时每个权利人都期望获得更高的许可费，这些许可费叠加在一起会使最终产品因价格过高而无法投入市场。
因此法院认定，摩托罗拉为其H.264SEPs所提出的许可费率并未落在FRAND许可费率范围之内。
2.2、微软提供的证据
与此同时，微软提议采用MPEG LA H.264专利池作为摩托罗拉H.264 SEPs许可费率的参考。
法院认为MPEG LA H.264专利池可作为FRAND许可费率参照。首先，证据明确指出，MPEG LA H.264专利池有促成H.264标准被广泛采用的目的，这符合FRAND许可费率应契合标准制定组织促进标准广泛被采用的目标。此外，证据也显示，微软、摩托罗拉与其他企业在创设MPEG LA H.264专利池的过程中（注：摩托罗拉在2004年决定不加入MPEG LA H.264专利池），试图取得平衡，一方面设定许可费率高到足以吸引相当数量的专利权人贡献其专利到专利池中，另一方面设定许可费率低到足以确保标准使用者会使用H.264标准技术而非其他替代技术。这一做法呼应了FRAND义务的另一基本原则，即创造有价值的标准。并且，MPEG LA H.264专利池拥有1100多个被许可人，说明其包含大量重要技术缓解了被许可人担忧的许可费堆叠问题。
2.3、许可费率以及范围的确定
以MPEG LA H.264专利池作参考，微软应向摩托罗拉支付每单元0.185美分的许可费。而摩托罗拉从MPEG LA H.264专利池获得许可费仅是其作为专利池成员所能得到价值中的一部份，其余部分则是其不受限制可利用专利池中技术的价值。法院认定，参与MPEG LA H.264专利池的成员获得其余部分的价值，相当于作为成员可得许可费的两倍。
因此法院认定，摩托罗拉就其H.264SEPs所能获得FRAND许可费为，所估算出的许可费再加上该许可费两倍数额，总计为每项产品0.555美分(0.185+2×0.185)。法院认为每单项产品0.555美分代表摩托罗拉之H.264 SEPs FRAND许可费率的下限值，然而基于摩托罗拉之H.264 SEPs所表征的技术，法院认定微软与摩托罗拉之间进行假设性谈判不会导致许可费率提高。
法院还为摩托罗拉之H.264 SEPs确定了FRAND许可费率的上限值。在防止许可费堆叠与消除专利劫持两个原则中，法院认为防止许可费堆叠是限制FRAND许可费率上限值的主要原则。依据证据并经估算后，法院确定摩托罗拉H.264 SEPs的FRAND许可费率上限为每单位产品16.389美分。
本案最终法院判定的许可费大大缩水，从摩托罗拉要求的每件产品售价的2.25%的许可费率，每年1到1.25亿美元；下降到为每单位Windows和Xbox 0.555美分的许可费率，每年136.6万美元（参考案卷第467段计算），微软也表示“对于那些希望以可承受的价格买到质量优异产品的人而言，是一个里程碑式的胜利”。
3、我国FRAND许可案例以及相关规定
尽管中美法律分属于大陆法系与英美法系，但法系之间的差别主要体现在法律渊源、法律分类和诉讼制度等方面。在确定标准必要专利FRAND许可费的问题上可相互借鉴。我国法院审理的第一个涉及标准必要专利FRAND许可费的案件是“华为诉IDC”案【2】，在“华为诉IDC”案中证据显示苹果公司与IDC公司之间确定专利许可费费率为0.0187%，以此作为确定华为FRAND许可费费率的参考样本，按照FRAND条款的非歧视性待遇，法院最终确定IDC公司对华为技术有限公司的FRAND许可费率不得超过相关产品实际售价的0.019%。“华为诉IDC”案所用参考同样符合Georgia-Pacific因素1，即专利权人对标准制定组织做出FRAND承诺的情况下，曾经对涉案专利收取的许可使用费。
2017年，《专利侵权判定指南》（以下简称《指南》）在参考国内外案例的基础上，用149至153条共计5个条文较为完善地规定了标准必要专利的概念、未进入国内的国际标准以及其它标准、明示的判断、过错认定原则及具体情形、双方均无过错或均有过错时的禁令问题等，为审判实务提供了一套比较科学合理的审判规则【3】。
对许可费的确定，《指南》提供思路主要是参考商业惯例。《指南》以商业惯例作为专利许可中的重要判断标准，明确赋予商业惯例“准法律”的价值和地位。《指南》第152条以专利权人未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件作为认定专利权过错的标准之一【4】。
4、影响和启示
作为美国历史上首次由法院判定标准必要专利FRAND许可费率的案例，本案最大亮点是法院明确了FRAND义务下许可费率的计算方法和考虑因素：即假设性双边谈判法和修改后的Georgia-Pacific因素。
SEP专利权人以及标准实施者也可从本案得到一些有益启示。
（1）专利对产品的重要性，以及专利对标准的重要性，是确定许可费率高低的重要因素。本案中摩托罗拉没有提供充分有利的证据以证明其SEP专利组合对H.264标准的重要性，以及对微软产品的重要性，最终导致许可费率处于许可费率区间的下限。吸取此案教训，双方都应准备充分的证据以证明SEP对标准的重要性以及对涉案产品的重要性。
（2）专利池计算方法是本案首创，如果SEP对应的标准的已建立了相关专利池，一般是很好的确定FRAND许可费率的参照。
（3）专利权人就相同的SEP曾做出的许可，在大部分情况下可作为确定FRAND许可费率的参照。
（4）防止许可费堆叠是限制FRAND许可费上限值的主要原则，SEP专利权人所要求的许可费应当避免明显的许可费堆叠。
参考引用
[1] Microsoft Corp. V Motorola Inc, No.C10-1823JLR
[2]参见(2013)粤高法民三终字第305号民事判决书
[3]楊柏勇,焦彦.北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》修改解讀[J].中国专利与商标,2017(03):17-35.
[4]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘征 陈舒炜 北京专猎前沿技术有限公司（IP Hunter）
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：微软诉摩托罗拉案对SEP FRAND许可费率的启示（点击标题查看原文）
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