什么情况下ODM定作方不构成专利法上的被诉侵权产品制造者？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘强赢在IP

原标题：案例评析 | 什么情况下ODM定作方不构成专利法上的被诉侵权产品制造者？

在专利侵权案件中，权利人往往通过被诉侵权产品上的企业名称或商标来确定被诉侵权产品制造者的身份。但在某些情况下，通过这种方式认定的“制造者”并不一定属于专利法意义上的制造者，如果其不提供产品的技术来源和技术特征、不参与产品制造，也不存在故意诱导、怂恿、教唆加工方侵犯他人专利权的情形的，就不构成专利法意义上的被控侵权产品制造者。

在敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司、宁波新亚文照明电器有限公司、宁波亚明照明电器有限公司侵害发明专利权纠纷案中（二审案号：（2011）浙知终字第172号，审判长：王亦非，代理审判员：周卓华，代理审判员：李臻），二审法院认为，在本案贴牌生产的承揽方全权负责生产技术的情况下，不应由定作方承担因产品侵犯他人专利权所导致的责任，从而使得无过错的定作方无需承担过高的侵权风险。

敖谦平系涉案发明专利的权利人，在被授予涉案专利权后，2005年8月与深圳市和宏实业有限公司（以下称“和宏公司”）签订专利实施许可合同，许可由和宏公司实施该专利，许可年限至专利保护期限届满时止，许可费以专利产品销售额提成方式计付，并约定专利许可使用范围是在全国范围内使用其专利制造专利产品，并对外进行销售（包括出口销售）……敖谦平同意和宏公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用，和宏公司应及时将第三方使用的情况告诉敖谦平……。

飞利浦（中国）投资有限公司（以下称“飞利浦公司”）于2008年授权和宏公司为飞利浦品牌代理商，为飞利浦品牌的插座板产品提供生产、销售及售后服务。之后，和宏公司在原有模具基础上改模刻字交由其全资子公司惠州和宏电线电缆有限公司（以下称“惠州和宏公司”）生产涉案三款电源转换器。三款电源转换器均标有“PHILIPS”商标，在外包装上注明“飞利浦（中国）投资有限公司”。

敖谦平认为飞利浦公司与和宏公司制造、销售的三款“PHILIPS”牌电源转换器侵犯其专利权，遂于2010年12月1日诉至宁波市中级人民法院，请求判令上述四公司停止侵权，并共同赔偿经济损失100万元。

各方对侵权比对并无争议，均确认被诉侵权的三款电源转换器落入涉案专利权保护范围。本案的争议焦点之一是飞利浦公司、和宏公司是否构成侵害敖谦平的涉案发明专利权。

一审法院认为：

本案中，被控侵权产品标示的商标、厂商名称及其地址、邮编、服务电话、条形码等识别性标识均证明飞利浦公司是该产品的制造商，尽管外包装标注了“生产地中国惠州”，也不能排除飞利浦公司制造商的地位。

敖谦平与和宏公司约定的许可对象是和宏公司，其制造、销售的产品亦对应的是和宏公司自己的产品而非其他公司产品，协议约定的OEM、ODM亦是和宏公司委托第三方的方式，显然并不包含本案飞利浦公司委托和宏公司定牌生产这种ODM关系。故飞利浦公司通过和宏公司定牌生产被控侵权产品的行为并未获得专利权人敖谦平的许可，已构成侵权；因被控侵权产品的模具由和宏公司在原有模具基础上改模刻字加上飞利浦公司的品牌信息后提供给子公司惠州和宏公司实施生产，和宏公司还有相应的销售被控侵权产品的行为，故和宏公司对被控侵权产品的制造、销售行为，也已构成侵权。

飞利浦公司、和宏公司均不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。

二审法院认为：

本案被控侵权产品的技术提供者是和宏公司，飞利浦公司仅授权和宏公司在涉案产品上使用其商标和名称，对于产品的技术来源、技术特征、制造、销售以及售后服务等均由和宏公司及惠州和宏公司负责完成。因此，本案的生产模式应当属于ODM。敖谦平与和宏公司的专利实施许可合同中也并没有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。

ODM作为一种加工承揽关系，定作方和加工方的行为是各自独立的，并不能将加工方的法律责任直接归属于定作方，尤其加工承揽中的对外侵权责任。在本案ODM生产模式下，被控侵权产品的技术由和宏公司提供，制造由惠州和宏公司负责完成。飞利浦公司作为定作方并不存在故意诱导、怂恿、教唆加工方侵犯他人的专利权的情形，因此其所实施的行为未侵犯专利权。

从商标的功能看，其最基本的功能是标示商品或服务的来源。飞利浦公司作为商标持有人，被诉侵权产品上的“PHILIPS”商标仅起到标示该商品提供者的作用，不应认定其为专利法意义上的被控侵权产品实际制造者，这也与其在ODM中作为定作方的法律地位相符合。

二审法院还指出，敖谦平与和宏公司签订专利实施许可合同后，和宏公司按照合同约定的提成比例陆续支付了相应的许可费，该许可费已经包括了为飞利浦公司贴牌生产的产品提成。因此，敖谦平在根据专利许可合同收取了相应的专利许可费后，再行要求和宏公司和飞利浦公司承担专利侵权责任没有法律依据。

据此，二审法院认定飞利浦公司与和宏公司不构成侵权。

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作者：刘强赢在IP

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君