美律所提出经济低迷期企业知识产权战略建议

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 原标题：Tips for Maximizingand Unlocking Additional Revenue Streams During an Economic Downturn

2020年8月21日，美国Polsinelli律师事务所知识产权部部长Patrick C. Woolley及律所股东Corey M. Casey针对经济低迷时期，企业在面临收入和资源减少时如何评估和最大化利用知识产权资产方面提出三条建议。文章指出，在经济不稳定时期，知识产权（IP）是一种非常具有吸引力的投资工具。当把知识产权视为一种真正的资产时，企业面临的问题是如何评估和最大化这些优势，特别是在具有挑战性的经济时期。

1、提高专利诉讼和战略制定的效率

企业内部法律顾问可以通过与外部法律顾问合作，简化企业专利组合和战略的开发和维护，从而实现价值和收益的最大化。外部法律顾问除了在起草、开发和维护专利组合方面的传统角色外，还可以就申请策略提供有价值的战略建议，包括确定最重要的发明，并建议企业应在哪些国家和司法管辖区申请专利。对个体企业需求和目标的客观评估有助于制定战略，确定最具影响力的市场，从而简化全球范围内的申请，以节省成本。另一种选择可能是与某一特定管辖区内的公司进行合作，从而分散成本并为个体企业节约资金。这种类型的协议可能包括外国合伙人支付特定司法管辖区内的知识产权维持费用。

在财务困难时期，内部法律顾问可以在以下特定领域寻求潜在的节约成本和提高生产力的方法：

（1）在经济动荡时期，内部法律顾问可以向外部律师寻求帮助，以确定可以在可控价格下完成的工作领域（例如通过替代费用安排、费用上限等）；

（2）在不需要大量内部资源的情况下，内部法律顾问可以依靠外部法律顾问继续开发大型专利组合；

（3）外部法律顾问可能会通过处理一些通常由内部法律顾问完成的日常工作来介入他们的工作，尤其是考虑到招聘冻结和竞争内部客户需求；

（4）外部律师及其相关资源可以以较低的成本更有效地执行现有技术以及可实施性检索和审查；

（5）这些合作领域促进了项目的交流和实时跟踪。因此，这种关系使企业能够控制内部法律顾问的人员和成本，同时仍能产生大量满足质量要求的申请。

2、知识产权组合审查和审计

内部法律顾问对现有的知识产权组合进行客观评估，包括知识产权挖掘和知识产权审计。这是另外一种可以使价值最大化和增加额外收入的方法。知识产权所有者应关注当前的专利和商标组合，以评估潜在的优势和劣势。例如，持续维护国内外的知识产权资产的成本很高。外部法律顾问可以进行挖掘工作，以确定哪些专利和商标应该保留，哪些应该放弃。这种内部估价和评估过程可能会创造更多的经济机会：

（1）不再使用的资产可以进行捆绑并有偿许可给第三方；（2）在某些情况下，知识产权可以作为贷款的抵押品；（3）另一个选择可能是将知识产权出售给投资者，通过协商获得继续使用该技术的许可；

（4）对于被认定为没有足够价值的资产，可以予以放弃，为企业节约不必要的、无效的成本。

3、制定知识产权诉讼及相关程序的战略

内部法律顾问可以提高效率的另一个领域是知识产权诉讼和相关程序。经济衰退往往会促使人们更积极地主张知识产权。有人可能认为，现在是保护创新投资的最重要时期之一，无论是通过实施企业自己的知识产权，还是通过挑战竞争对手的知识产权。从经济衰退中崛起的公司，如拥有更强大的知识产权地位和组合，将有可能获得更大的市场份额。实现收入最大化的一个策略，特别是在有诉讼资金的情况下，可能是与外部法律顾问进行合作，发起一个申请强制执行判决的诉讼。如果被告对他们的辩护不乐观，可能会和解，而不是打官司，而且可能会以更有利的条款来达成和解。此外，执法还可以用来增加许可收入。

除了传统的知识产权诉讼外，内部法律顾问还应通过其他的知识产权纠纷解决途径，包括国际贸易委员会（ITC）程序和专利审判和上诉委员会（PTAB）的多方审查（IPR）程序。这些途径允许向竞争对手的专利发起挑战，这可能会干扰企业的战略，从而潜在地提供新的机会和收入来源。通过挑战竞争对手的专利，企业可以消除其产品和服务进一步开发和商业化的潜在障碍。ITC程序通常比诉讼程序执行进度更快，是应对国外竞争的一种有效策略。同样，IPR程序也为解决美国的专利纠纷提供了一种更为便利和更具成本效益的策略。一个深思熟虑的、具战略性的知识产权组合实施方法，无论是通过诉讼还是其他途径，都可以提高效率、进一步释放企业价值。

来源：中科院知识产权信息

作者：中科院IP信息

编译：安晓慧 检索/校译：朱月仙

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美律所提出经济低迷期企业知识产权战略建议（点击标题查看原文）

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