2018~2019年知识产权法研究综述（专利法篇）

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作者：张琦超凡知识产权

原标题：2018~2019年知识产权法研究综述——专利法

2018~2019年，CLSCI涉及专利法的论文共24篇，其中2018年8篇，2019年16篇，结合《知识产权》杂志发表的80篇（2018年43篇、2019年37篇）专利法相关文章进行观察，研究内容涵盖专利法领域的诸多主题，不仅包括专利法的传统话题，例如权利要求的解释、等同侵权的判定、创造性判断、专利授权程序、专利损害赔偿，还包括因科学技术发展、社会事件或司法案例而成为或重新成为热点问题，例如专利间接侵权、标准必要专利、商业方法的可专利性、人工智能、NPE等，以及专利开放许可、药品专利期限补偿及药品专利链接制度、职务发明、网络平台责任、外观设计专利制度的完善等专利法修法中的相关内容。另外，还有一些学者们平时关注不多的问题，例如专利收费制度、专利技术转让税费、生物技术专利的反公地悲剧（实施不充分）等。

一、专利实施与运用

2015年12月2日公布的《专利法修订草案（送审稿）》第八十二条至八十四条规定了当然许可制度，对应为2019年1月4日公布的《专利法修正案（草案）》（征求意见稿）第五十条至五十二条的开放许可制度。对此，罗莉【1】以域外（主要是德国的）专利开放许可制度为参照，认为征求意见稿中存在诸多不足，主张对相关条文进行完善，例如，明确专利年费减半的优惠、将提交开放许可声明人的范围扩大到专利申请人、赋予专利行政机构对许可费进行裁决的职权。她还在《专利行政部门在开放许可制度中应有的职能》【2】中建议，专利法征求意见稿应进一步完善专利行政部门在专利开放许可制度中的职能设置：在专利法中规定由专利行政部门制定《专利开放许可指南》，丰富专利行政部门的服务；强化专利行政部门的登记职能；专利法应规定专利行政部门裁决职能。

张扬欢【3】认为，专利开放许可制度下，“专利权人的排他性专有权转变为非排他性收费权”，专利权人的排除能力（寻求禁令救济）受到限制。现有的私权自治理论和广义权利限制理论均无法充分解释上述限制。对此，作者从“卡梅框架”下“财产规则”与“责任规则”的区分着手，认为专利开放许可制度的实质是自由性责任规则。进而，以效率为考量基准、从降低交易成本出发，提出了对我国专利开放许可制度的完善建议：在许可费定价机制中引入协商谈判环节，协商不一致时由行政机构或司法机构予以确定；重构许可合同的成立条件；将行政调解调整为行政裁决，以公权力的强制介入降低成本。

彭心倩【4】认为，对专利权人权益保障不足会造成专利强制许可实施效果不佳、专利权人创新动力减损、引发国际技术贸易争端。专利强制许可中专利权人的权益保障应当以激励创新为目标，以公平补偿为原则。应当区分不同情形下专利使用费的补偿主体，合理确定对专利权人权益进行保障的范围。

张轶【5】指出，专利权仅包含禁用权能，而不包括自用权，这是与物权的核心区别。立法未顾及上述区别，依然套用传统民法的思维模式，对让与人/许可人施加积极的作为义务，而排斥“消极许可”。对此，作者认为，排斥消极许可将导致不良后果，并建议，“在现行法律框架下，我国的专利许可制度应当构建在以消极许可为核心，以其他意定合同内容为辅助的基础之上”，“将许可概念的表述改为消极模式，以放弃禁用权（甚至诉权）等不作为义务为许可合同的核心内容。”

管荣齐在《论非实施性专利权主体的权利和行为限制》【6】中，将NPE分为“实质的、善意的和恶意的”三类，其意义在于分类施策，即对实质的和恶意的NPE的行为从权利和行为两个方面进行限制。基于我国的现状和问题，作者提出了完善NPE权利限制的建议：强化专利权人的实施义务，加强对专利实用性的审查，改强制许可申请制为备案制，针对NPE扩大专利先用权实施范围；提高专利年费水平，针对NPE禁用惩罚性损害赔偿、加重专利权人举证责任、禁用行为保全措施。张体锐【7】讨论了如何从立法、行政、司法方面解决NPE造成的弊端。漆苏【8】则认为，将NPE简单地等同于专利流氓，不利于中国专利运营行业的整体发展；鉴于NPE具有运营和投机的双面性，要在积极鼓励专利运营工作发展的同时，谨慎对待投机型NPE。

美国2018年“301报告”指责中国《技术进出口管理条例》第27条关于“技术改进成果归属”和第29.3条关于“限制改进技术或限制使用改进技术”的规定，违反了国民待遇。对此，胡晓红【9】介绍了欧、美及国际层面的做法，以及我国在废除条例的上述规定后的法律适用。作者认为，鉴于美国在WTO 争端解决机构的指控，我国还需要对合同法的私法规则模式做进一步改变，同时完善反垄断法的相关规定。何艳【10】认为，美国2018年针对中国的《301报告》的指控和诉求可基本可纳入2012年《美国双边投资条约范本》中“技术转让履行要求禁止”的范畴。在介绍《美国双边投资条约范本》、TRIPS及《与贸易有关的投资措施协定》（TRIMS）的相关规定之后，作者建议，对于中美之间的技术转让法律争端，我国应当进行相应的反思和调整：转换技术发展的思路、拓展外资立法的开放空间、转换知识产权立法重点和追责模式、促进技术转让国内立法的完善、积极推动技术转让国际规则的谈判和制定。

徐洁【11】针对《科学技术进步法》和《促进科技成果转化法》不能有效实施的问题，指出应当赋予高等学校、科研院所对科技成果享有一定的自主支配权，但财政部关于国有财产的管理办法与现行上位法相冲突，导致上位法在实践中无法落实，对此，应当清理、废除与法律相抵触的行政规章。同时，完善科研成果转化机制和科研机构成果转化利益分享规则。

二、专利保护客体与保护期

周围【12】介绍了美国商业方法专利适格认定的两步测试法，以及Alice案后美国商业方法专利的可专利性受到巨大打击的情况，但相关的法律标准也在不断明确，其中，附加要素是指“附加的特征、限制或步骤”，必须明显超过“熟知、例行、常规活动”的程度，而“明显超过”可对比现有技术来佐证。作者认为，基于美国的相关实践及中国科技金融市场的发展现状，我国“亟需加强专利制度对金融商业方法保护的研究，以完善对金融行业创新发展的制度保障”。宣頔【13】介绍了美国金融商业方法的司法实践及其对我国的启示。苑野【14】讨论了物联网商业方法的可专利性，张平和石丹【15】论述了“互联网+”背景下商业模式专利的保护。

刘鑫【16】针对于人工智能生成技术方案的专利保护所面临诸多困境，提出了相应的对策：将人工智能作为技术“发明人”、创立人工智能生成技术方案的可专利性标准、构建人工智能生成专利技术的权责分配规则、设置人工智能生成现有技术的风险防范机制等。洪岩【17】从人工智能技术应用于医疗领域的行业现状入手，分析了该领域的技术创新特点，梳理了该领域的国内外专利保护现状，进一步讨论了我国现行专利保护制度下，“人工智能+医疗”创新方案在专利授权、确权和维权阶段所面临的难题和挑战。刘友华和李新凤【18】认为，人工智能参与创新过程，降低了发明创造的时间成本，跨库检索模糊了技术领域界限，文本挖掘使技术启示更易实现，对人工智能发明的创造性标准构成挑战，需要作出调整：动态拟制“本领域普通技术人员”；准确把握“技术领域”的边界；适当提高“创造性”判断标准。

2019年1月4日公布的《专利法修正案（草案）》（征求意见稿）第四十三条第二款规定：“为补偿创新药品上市审评审批时间，对在中国境内与境外同步申请上市的创新药品发明专利，国务院可以决定延长专利权期限，延长期限不超过五年，创新药上市后总有效专利权期限不超过十四年。”对此，何华【19】认为，基于药品的消费特性，现有的专利保护期未必能够在药品领域实现激励创新与社会公共利益之间的平衡，而药品专利期限补偿制度将为技术创新提供助力，且该制度不会对公共利益造成太大的影响。对于由此导致的药品费用增加的风险，可以通过多种制度和措施予以控制和消解，例如，健全全民医保体系和推进国家药品价格谈判机制。何华【20】从“健康中国”战略（所需要的、有质量的、可负担的）出发，认为为减少专利期限补偿制度所导致的高药价风险和产业失衡风险、对“健康中国”战略的“可负担的”目标带来负面影响，“专利法＋特别法＋专利审查指南”的三分模式更适合我国。对于制度的具体设置，作者建议，应在适用对象、申请人、申请日、补偿期限及计算方法、补偿次数、权利范围等方面对“健康中国”战略予以回应。

梁志文【21】提出，应当在知识产权法律体系中建立统一的功能性原则。作者认为，知识产权各部门法的保护客体不同，但功能性原则体现了设计保护的共同目标：区分发明/实用新型专利与设计（版权、商标、外观设计），确定专利制度的专属保护客体。对于交叉保护，不同的部门法设置了不同的保护门槛，且重叠保护是规范竞合的问题，不会产生冲突；而功能性原则支持设计获得交叉保护。功能性原则的适用标准须符合设计创新保护的需求，应以“技术功能”为标准，在承认设计特征三分法的基础上，确定“功能性和装饰性兼具的设计”受保护的地位。

三、专利保护

朱雪忠和李闯豪【22】针对美国专利间接侵权默示许可抗辩的适用标准，即“从专利权人对只能实施专利方法的非专利部件的无限制销售，可以推出该非专利部件的购买者获得了实施相关专利方法的默示许可”，认为该标准缺乏对专利权人合法利益的考量，将破坏专利间接侵权制度保护专利权人利益的初衷。对此，作者提出，应当明确专利间接侵权制度所保护的垄断利益的范围，即只有专利权人利益受到影响时，才考虑第三人的信赖利益和被控间接侵权人的抗辩，明晰第三方购买者的信赖利益范围，实现案件各当事方之间的利益平衡。刘友华和魏远山【23】介绍了英国和德国专利间接侵权的认定及对我国的借鉴意义，卜元石【24】系统介绍了德国专利间接侵权制度和司法实践，徐媛媛【25】讨论了专利间接侵权的成立是否应当以直接侵权成立作为构成要件之一，何培育和蒋启蒙【26】论述了专利间接侵权与共同侵权之间的关系。

李雨峰和陈聪【27】认为，应当引入扩大型再颁专利制度以克服捐献原则的适用可能会对专利权人造成的不公。作者在介绍美国“扩大型再颁专利的法律构造”之后，指出，由于人类理性的不及所导致的认识不完备、语言描述的天然不足造成的技术与语言之间的差距，专利申请的撰写存在困难，“如果在捐献原则之外，设置相应的程序，为专利权人提供获得救济的机会，就可以在一定程度上解决这个问题”，“达到专利的公示性与专利权人排他利益之间的动态平衡”。

胡晶晶【28】指出，我国专利损害赔偿计算存在的如下问题：三种计算方式（实际损失、侵权获利、合理许可费）往往遭遇举证困难而适用率低，但这三种计算方式在德国的司法实践中运用良好。对此，作者在考察了德国法相关制度的基础上，认为：在赔偿问题上应始终以相当因果关系的分析为中心，认识到三种方式本身的‘法律推定’性质；专利侵权赔偿本身并非单纯的对损害事实进行量化，且由于无形财产的虚拟性无法量化，更是各种关系的平衡。

徐小奔【29】认为我国司法实践中适用“侵权获利”判定专利损害赔偿的案例极少，“依据因果关系认定专利贡献比例是侵权获利赔偿规则得以适用的关键所在”，即在因果关系框架内，将专利贡献比例视为蕴含价值选择的主观判断。他认为应在原被告之间合理分配证明责任，借鉴德国和日本的“侵权成本扣除法”，即：由原告证明获利总额和一般成本，被告可以选择证明销售成本和一般管理成本，而在被告证明不力时“超额赔偿”，从而实现“鼓励维权与遏制侵权”的政策目标。何培育和蒋启蒙【30】亦对专利损害赔偿数额的证明责任分配进行了讨论。

何炼红和邓欣欣【31】指出，我国设立最高人民法院知识产权法庭后，将面临上诉的案件数量不断增长的审理压力，以调解作为审判外的纠纷解决方式，是解决上述问题的有效途径，而这其中的关键在于对调解施以一定的“强制性”。作者主张借鉴美国“强制调解”的实践经验，构建我国专利等技术类上诉案件强制调解制度。母爱斌等【32】阐述了最高人民法院知识产权法庭后，越级上诉的相关问题。

2008年《专利法》将“假冒他人专利”和“冒充专利”合并称为“假冒专利”，但《刑法》“假冒专利罪”依然只明确规定了“假冒他人专利”的行为。对此，贺志军【33】对于“冒充专利”行为的入罪问题，从刑法的规范目的（即“假冒他人专利”行为侵害的法益为“专利标示制度安全”）和刑法实质解释论的角度，认为可以将“冒充专利”解释到“假冒他人专利”的概念之中，而无需通过立法来解决“冒充专利”行为的入罪问题。

四、标准必要专利

2018~2019年CLSCI标准必要专利（SEP）主题的文章有4篇，《知识产权》杂志有7篇，是占比最高的研究论题。SEP的问题不局限于专利法领域，还涉及反垄断法、民法、合同法、标准化法等多个学科。

李剑（上海交通大学凯原法学院教授）【34】认为，《反垄断法》第18条所列举的5种因素并未包含上下游企业之间的抗衡性力量，由此导致在相关市场中具有高市场份额企业被直接认定为具有市场支配地位，这一结论可能是错误的。特别是在SEP持有人的市场地位的判断上，需考虑许可方和被许可方之间所具有的紧密的相互依赖关系。对此，作者从买方垄断出发，指出：来自买方的“抗衡力量”将对上下游之间的相互制约、相互抵消的关系产生重大影响。交易的相对重要性、交易规模带来的成本节省、专利的公开性带来的纠纷成本这三个因素能够共同作用，构成被许可方的“抗衡力量”，从而限制许可方获得市场支配地位。

李剑（吉林大学法学院副教授）【35】认为，存在两类涉及标准必要专利的反垄断行为：标准制定中的欺骗行为（运用欺骗手段获得市场支配地位的行为）和标准实施中的限制竞争行为。对于上述第一类行为，作者认为，我国反垄断法并不单独规制第一类行为，可将欺骗行为作为垄断行为处罚款的考虑情节之一，从而提高反垄断执法的规范化和精细化。对于上述第二类行为，具体而言：“拒绝许可行为”可借鉴美国司法实践中的“关键设施理论”进行规则；对“专利许可的超高定价行为”需分析价格是否公平、合理；对“滥用禁令救济行为”应考察标准必要专利权人和标准实施者的善意状态，平衡各方利益。

马一德【36】认为，不同国家基于各自利益，在多边贸易体制外主动或被动制定单边规则，致使技术标准定价规则碎片化。其成因在于，自下而上法和自上而下法、可比协议法的不确定性。有鉴于此，只有通过市场定价规则，才能涵盖无法被掌控的复杂信息。作者借鉴“棒球式仲裁规则”，提出“以市场为决定因素的司法定价规则”，即法院根据双方当事人在谈判中所提供的许可费报价，认定和选择更符合FRAND一方的要约。这一方式提示了价格取决于市场需求的本质，亦可最大限度地缩小法官自由裁量空间，以此消除各国因标准必要专利定价规则之分歧而形成的贸易壁垒。郭禾和吕凌锐【37】认为，Top-down方法在评估特定标准中所有必要专利的整体价值（整体费率）的基础上，再根据专利持有人所占份额确定许可费可以避免Bottom-up方法存在的费率堆叠及私掠行为。鉴于TCL案总结适用的top-down方法，该方法的难点之一在于确定整体费率的证据信息不足。基于对现有确定整体费率的总结，事前联合谈判方式可能是确定整体费率的合法有效途径。

管育鹰【38】对涉及FRAND声明之法律性质的不同学说进行了阐释，包括第三方合同利益说、弃权声明说/禁止反悔说/默示许可说、要约邀请说、禁止权利滥用说/契约交涉义务说、诚信说，进而认为，要约邀请说可吸收诚信说，并将其界定为“诚信谈判义务”，即作者主张FRAND声明采取“产生诚信谈判义务之法律效果的要约邀请说”，其法律后果为：对于违反相关义务的专利权人，不能得到禁令救济，且可能产生先合同义务并承担缔约过失责任。李扬【39】则认为，FRAND承诺是标准必要专利权人给其标准必要专利设定负担的单方法律行为，其法律效果是，在SEP许可谈判过程中，标准必要专利权人和标准实施者均享有相应的权利，并应承担相应的义务。

此外，还有学者介绍了美国国家标准学会专利许可政策【40】，阐述了SEP许可谈判中双方的过错认定【41】，讨论了亚洲国家Frand许可标准的冲突与协调【42】，介绍了美国FTC诉高通案、该案存在的问题及对我国的启示【43】。

注：

【1】罗莉：《我国

【2】罗莉：《专利行政部门在开放许可制度中应有的职能》，载《法学评论》2019年第2期，第61~71页。

【3】张扬欢：《责任规则视角下的专利开放许可制度》，载《清华法学》2019年第5期，第186~208页。

【4】彭心倩：《专利强制许可下的专利权人权益保障论》，载《政治与法律》2019年第5期，第16~28页。

【5】张轶：《中国专利消极许可的构建》，载《法律科学（西北政法大学学报）》，2018年第5期，第155~162页。

【6】管荣齐：《论非实施性专利权主体的权利和行为限制》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2019年第3期，第146~156页。

【7】张体锐：《知识产权非实施行为的法律规制》，载《知识产权》2019年第7期，第47~55页。

【8】漆苏：《非专利实施主体研究》，载《知识产权》2019年第6期，第50~57页。

【9】胡晓红：《“改进技术”限制性要求规制模式的中国选择——对美国“301报告”相关指责的回应》，载《清华法学》2019年第3期，第171~183页。

【10】何艳：《技术转让履行要求禁止研究——由中美技术转让法律争端引发的思考》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2019年第1期，第144~153页。

【11】徐洁：《科技成果转化的制度障碍与消除——以加快建设创新型国家为旨要》，载《现代法学》2018年第2期，第119~131页。

【12】周围：《金融商业方法的专利适格性探析》，载《法学评论》2018年第6期，第137~151页。

【13】宣頔：《美国金融商业方法专利保护之动态平衡变迁与启示》，载《知识产权》2019年第8期，第89~96页。

【14】苑野：《物联网商业方法的专利保护探析》，载《知识产权》2018年第4期，第83~87页。

【15】张平、石丹：《商业模式专利保护的历史演进与制度思考——以中美比较研究为基础》，载《知识产权》2018年第9期，第49~56页。

【16】刘鑫：《人工智能生成技术方案的专利法规制——理论争议、实践难题与法律对策》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2019年第5期，第82~92页。

【17】洪岩：《浅析人工智能技术的专利保护——以医疗领域为例》，载《知识产权》2018年第12期，第74~81页。

【18】刘友华、李新凤：《人工智能生成的技术方案的创造性判断标准研究》，载《知识产权》2019年第11期，第40~47页。

【19】《药品专利期限补偿制度探究——以药品消费特性为视角》，载《法学评论》2019年第4期，第184~196页。

【20】何华：《我国药品专利期限补偿制度的构建——以“健康中国”战略实施为背景的分析》，载《法商研究》2019年第6期，第177~188页。

【21】梁志文：《论设计保护的功能性原则》，载《现代法学》2019年第3期，第138~151页。

【22】朱雪忠、李闯豪：《美国专利间接侵权默示许可抗辩的反思与借鉴》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2018年第2期，第179~190页。

【23】刘友华、魏远山：《欧洲系统专利间接侵权认定及其借鉴》，载《知识产权》2018年第11期，第87~96页。

【24】卜元石：《德国专利间接侵权制度与判决解析》，载《知识产权》2018年第10期，第88~96页。

【25】徐媛媛：《专利间接侵权制度的辅助侵权一元立法论》，载《知识产权》2018年第1期，第80~83页。

【26】何培育、蒋启蒙：《回归抑或超越:专利间接侵权与共同侵权理论之辨》，载《知识产权》2019年第5期，第46~57页。

【27】李雨峰、陈聪：《扩大型再颁专利的制度逻辑及启示》，载《现代法学》2019年第2期，第91~103页。

【28】胡晶晶：《德国法中的专利侵权损害赔偿计算——以德国

【29】徐小奔：《专利侵权获利赔偿中因果关系的认定》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2018年第4期，第179~189页。

【30】何培育、蒋启蒙：《论专利侵权损害赔偿数额认定的证明责任分配》，载《知识产权》2018年第7期，第48~59页。

【31】何炼红、邓欣欣：《论我国专利等技术类上诉案件强制调解制度的构建——美国联邦巡回上诉法院相关经验借鉴》，载《政治与法律》2019年第5期，第2~15页。

【32】毋爱斌、苟应鹏：《知识产权案件越级上诉程序构造论——

【33】贺志军：《刑法中的“假冒他人专利”新释》，载《法商研究》2019年第6期，第64-75页

【34】李剑：《市场支配地位认定、标准必要专利与抗衡力量》，载《法学评论》2018年第2期，第54~65页

【35】李剑：《论反垄断法对标准必要专利垄断的规制》，载《法商研究》2018年第1期，第73~82页。

【36】马一德：《多边贸易、市场规则与技术标准定价》，载《中国社会科学》2019年第6期，第106~123页。

【37】郭禾、吕凌锐：《确定标准必要专利许可费率的Top-down方法研究——以TCL案为例》，载《知识产权》2019年第2期，第58~68页。

【38】管育鹰：《标准必要专利权人的FRAND声明之法律性质探析》，载《环球法律评论》2019年第3期，第5~18页。

【39】李扬：《FRAND承诺的法律性质及其法律效果》，载《知识产权》2018年第11期，第3~9页。

【40】杨正宇：《美国国家标准学会专利许可政策演进考察》，载《知识产权》2018年第3期，第88~96页。

【41】祝建军：《标准必要专利适用禁令救济时过错的认定》，载《知识产权》2018年第3期，第46-52页；车红蕾：《交易成本视角下标准必要专利禁令救济滥用的司法规制》，载《知识产权》2018年第1期，第50~58页。

【42】刘孔中：《论标准必要专利公平合理无歧视许可的亚洲标准》，载《知识产权》2019年第11期，第3~16页。

【43】仲春：《标准必要专利与反垄断法的最新国际实践——美国FTC诉高通公司垄断一审案研究》，载《知识产权》2019年第11期，第17~30页。

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作者：张琦超凡知识产权

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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