以“阿道夫”商标侵权案看“行民交叉”案件的司法适用

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：谢有林

原标题：以“阿道夫”商标侵权案看“行民交叉”案件的司法适用

“行民交叉”是我国知识产权诉讼案件中典型的热点法律问题，根据《中国知识产权司法保护纲要（2016-2020）》的要求是“公正高效、避免循环诉讼，加快纠纷的实质性解决”，但司法实践中，地方法院在审理商标侵权案件是，对于商标的近似认定，倾向于先行中止审理，等待北京市高级人民法院就行政程序作出终审判决，造成权利人陷入循环诉讼，嬴了官司，却输了市场。本案例在现有判例中为我国商标侵权与行政确权“行民交叉”案件中明确民事程序优先的司法判例。

摘要：“行民交叉”是我国知识产权诉讼案件中典型的热点法律问题。司法实践中，地方法院对于商标近似的民事侵权认定与行政审查认定存在冲突时，一般先行中止审理，等待行政程序作出终审裁决，造成权利人陷入循环诉讼，嬴了官司，却输了市场。

本案中，国家知识产权局作出生效的驳回复审决定认定被诉侵权产品使用的申请商标在与原告注册商标不构成近似，已经符合中止审理的条件，但广州知识产权法院直接采纳了原告关于“商标民事侵权应当优先且独立于商标行政审查”的代理意见以及最高院关于“公正高效、避免循环诉讼，民事程序优先”的司法政策，快速作出终审判决。

因此，本案在现有判例中为我国商标“行民交叉”案件民事程序优先的典型案件，对知识产权的审判实践具有的指导意义。

一、案情简介

（一）诉讼主体

原告：广州阿道夫个人护理用品有限公司

被告1：广州x丝化妆品有限公司（生产商/销售商）

被告2：广州x盼生物科技有限公司（出品方）

（二）双方主张权利

原告在先注册商标：第8457568号“阿道夫”商标，注册日：2011年07月21日；第8366530号“”商标，注册日：2011年06月21日；第19025625号“”商标，2017年03月07日。以上三个商标核定使用商品包括“化妆品、洗发液…”等商品。

被告1在后申请商标：第27209312号“”商标，国家知识产局作出驳回复审决定的初审日为：2019年03月6日，核定使用的商品为“洗发液,护发素,洗面奶,清洁制剂,化妆品,香精油,染发剂,烫发剂,牙膏,美容面膜”。

（三）原告主张的侵权事实和法律

第一、两被告未经授权，大量且持续生产和销售标注“添姿色.阿道夫、”商标字（图）样的护发乳产品（以下称“侵权产品”），无论从汉字的字形、读音、排列还是图形的构成要素均与原告第8457568号、第8366530号和第19025625号注册商标构成高度近似，两者同存于市，极易造成消费者的混淆和误认，依法构成《商标法》第五十七条第（二）、（三）项规定商标侵权行为。

           原告权利商标                                侵权产品商标

 
① 侵权产品商标与原告权利商标均由男人剪影与贴牌组合而成，构图要素完全相同：即剪影为穿着风衣的男人，风衣的下摆及到膝盖。贴牌为一长方形的框，框与剪影为30°的顺时倾斜；

② 侵权产品商标完全抄袭原告二个注册商标的特别设计特征，这种独创设计特征的雷同绝非巧合，而是恶意地仿冒；

③ 涉侵权商标仅更换贴牌里非显著部分的英文字母，并加了一顶帽子。对于一般消费者而言，两者的构图要素和整体视觉效果高度近似，两者构成近似商标。

第二、根据原告证据保全的公证书、保管函、时间戳以及全国各地的行政执法文书、照片显示：被告1、2从一审立案前（2018年5月3、11、28日）、开庭前（2018年9月12日）、开庭后（2018年9月18日）一直持续地在全国线上和线下大量销售被诉侵权产品，存在严重的持续性和主观恶意性，应当适用《商标法》第六十三条的惩罚性赔偿。

第三、被告1与原告同属于广州白云区的日化企业，却让其员工周某注册与包含原告“阿道夫”权利商标的第20532844 号“添姿色.阿道夫”商标（目前处于商标无效宣告行政诉讼阶段），被告1的法定代表人又继续申请与原告产品外观高度近似的第201630604059.1号外观专利（已被国家知识产权局宣告全部无效），企图利用抢注商标和外观设计专利规避地方行政机关和法院的商标侵权审查。

据此，原告依据《商标法》第五十七条第（二）、（三）项、第六十条、六十三条、《民事诉讼法》及司法解释的若干规定请求三被告停止侵权，并承担300万元的经济损失。

（四）被告上诉主张：

白云法院一审作出侵权判决后，被告在上诉中主张：

第一、国家知识产权局（原商标评审委员会）已作出生效的商评字[2019]第0000006259号《驳回复审决定书》认定：第27209312号“”商标已经与第26757915号“ADOLPH及图”第8366530号图形商标和第19025625号ADOLPH及图商标在“整体外观、构成要素上存在差异，整体尚可区分，未构成相同或类似商品上的近似商标。”据此，被告认为其在侵权产品使用“”商标图样与原告注册商标不构成近似，没有侵犯原告的注册商标专用权。

第二、“”商标于2011年1月3日首次发表，于2017年12月11日由周某进行版权登记，根据外观设计专利证书，含有“”商标的外观设计专利已在2016年、2018年分别由被告1的法定代表人郑军申请，属于被告1原创设计，不构成侵权。

【裁判文书】

一、广州市白云区人民法院（2018）粤0111民初9909号民事判决书；

二、广州知识产权法院（2019）粤73民终3187号民事判决书。

二、案例评析

在专利诉讼中，最高人民法院已经在关于审理专利侵权纠纷的相关司法解释中规定了专利侵权诉讼与专利无效宣告的程序冲突处理事宜：例如，原告专利被国家知识产局宣告无效，法院即可驳回民事部分诉讼请求，原告专利一旦被行政程序中启动无效宣告，除未能提供专利权评价报告、该技术已经公知以及无效证据理由不充分外，法院应当中止审理。但由于商标侵权诉讼与专利诉讼存在法律适用和权利客体上区别，无法直接参照专利法司法解释进行审判。对此笔者认为：

（一）法院应当秉承最高院关于行民交叉案件“公正、高效”的司法政策精神，快速对民事部分的侵权争议进行裁判。

第一、最高人民法院早在2016年《中国知识产权司法保护纲要（2016-2020）》的司法政策就已经给出明确的处理意见，即“（一）公正高效审理各类知识产权案件，积极改进民行交叉案件的审判机制，避免循环诉讼，加快纠纷的实质性解决”，宋晓明法官认为当前民事、行政“二元制”的诉讼框架不利于纠纷实质性解决，导致商标、专利侵权案件审理周期过长，当事人的合法利益难以获得救济。同时，陶凯元院长在《知识产权审判指导》中明确指出：“进一步处理好知识产权民事程序和行政程序的关系，…合理强化特定情形下民事程序优先和决定地位，促进民行交织知识产权案件的实质性解决，保障民事案件处理的公正和效率，并对后续行政纠纷的正确解决形成引导。”

第二、根据阿道夫公司举证的事实以及周某对商标注册的创意无法做出任何合理解释均足以证明：被告1具有极其明显的商标抢注恶意，并且将未获准注册的“”商标标识长期、大量且广泛地使用在涉案侵权产品上。截止二审程序中，被告1、2仍然大肆招商和销售侵权产品，已经给阿道夫公司的“阿道夫、”品牌造成严重经济损失，被告1恶意地利用商标行政审查周期过长、程序往复（期间可能经过驳回复审、不予注册申请、不予注册复审、无效宣告申请以及相对应的行政诉讼一、二审的行政确权程序）、形成循环诉讼的制度漏洞，企图以第27209312号“”商标驳回复审决定的个案认定来拖延民事侵权诉讼的进程，为其侵权产品的继续销售争取时间。

综上，地方法院应秉承最高院的上述司法政策精神，对于本案侵权恶意极其明显且标识高度近似的案件，应当强化民事程序优先和决定地位，快速、公正地作出判决，不仅大幅缩短案件审理周期，提高知识产司法救济的时效性和便民性，而且对后续行政纠纷的正确解决形成引导。这也是严格知识产权保护，严厉打击侵权假冒的应有之义。

（二）商标驳回复审行政案件与商标侵权民事案件适用的法律和审查标准不同，国家知识产权局的行政认定不应当作为商标侵权争议应当中止审理的考虑因素。

第一、国家知识产权局在商标确权中的商标近似审查一般限于注册商标间的物理要素比对，根据北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第15.3条也进一步印证：商标申请驳回复审行政案件中，诉争商标与引证商标是否近似，主要根据诉争商标标志与引证商标标志近似程度等因素进行认定。诉争商标的知名度可以不予考虑。  

相反，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条可知，商标侵权的近似审查除了商标物理要素的整体比对和要部比对外，还应当考虑请求保护商标的显著性和知名度。因此，国家知识产局就第27209312号“”商标作出与原告权利商标不构成近似的行政认定与商标侵权案件的近似认定标准不同，不应当作为商标侵权案件应当中止审理的考虑因素。

最终，广州知识产权法院采纳了一、二审代理律师的法律意见，在被告提交的驳回复审决定认定结论与一审法院作出的侵权认定存在明显冲突的情况，秉承最高人民法院关于“行民交叉”的司法政策精神，强化民事程序优先和决定地位，快速、公正地作出判决。
 

三、结语

“行民交叉”是我国知识产权诉讼案件中典型的热点法律问题，根据《中国知识产权司法保护纲要（2016-2020）》的要求是“公正高效、避免循环诉讼，加快纠纷的实质性解决”，但司法实践中，地方法院在审理商标侵权案件是，对于商标的近似认定，倾向于先行中止审理，等待北京市高级人民法院就行政程序作出终审判决，造成权利人陷入循环诉讼，嬴了官司，却输了市场。

本案中，在被诉侵权产品使用的第27209312号“”商标在驳回复审中认定与原告第8366530号“”和第19025625号“”注册商标不构成近似，且被符合中止审理的情形下，原告代理律师提出被告存在重复性恶意侵权、商标侵权与商标注册审查的适用法律区别、最高人民法院的司法政策以及在先司法判例等事实和法律意见，最终广州市知识产权法院在充分理解司法纲要的基础上采纳了原告的代理意见，直接作出构成商标侵权的终审判决，从2019年5月22日上诉受理到2019年9月17日作出终审判决，仅用了3个多月的时间，这对于案件积压极其严重的广州知识产权法院而言，是名副其实的快速、公正判决。该案例在现有判例中为我国商标侵权与行政确权“行民交叉”案件中明确民事程序优先的司法判例，充分诠释了最高人民法院关于“公正高效、避免循环诉讼，民事程序优先”的司法政策，对知识产权的审判实践具有典型的指导意义。

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作者：谢有林

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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