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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：薛友飞 超凡知识产权服务股份有限公司
原标题：中国企业应对海外商标纠纷的案例与经验解析
2019年11月，中共中央、国务院发布了《关于推进贸易高质量发展的指导意见》,《意见》强调要加快品牌培育，推动品牌产品走向世界，鼓励企业开展商标境外注册。根据全球智能信息服务提供商科睿唯安发布的数据，在2012-2018年期间，中国大陆主体在海外的商标申请量逐年持续增长，6年间申请量几乎翻了4倍，仅2018年一年就提交了近15万件海外商标申请。与此同时，国内企业在海外遇到的商标纠纷也日渐增长，让国内企业感到甚是头痛，本文中笔者将通过几个案例来讨论如何应对海外商标纠纷的问题。
一、海外商标纠纷案例介绍
案例一：国内某白酒企业在海外申请注册带有“特曲”、“tequ”的商标时，收到墨西哥龙舌兰酒监管委员会（The Tequila Regulatory Council of Mexico）发来的警告函。在警告函中，对方指出，“Tequila”（龙舌兰酒）是一种墨西哥特有的酒，只在该国进行生产制造，并且需要符合墨西哥龙舌兰酒的官方标准，而“特曲”的拼音是“tequ”，与龙舌兰酒的英文“Tequila”构成近似，根据《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》的规定，侵犯了龙舌兰酒原产地名称的知识产权，要求该国内企业进行整改。
经过分析，虽然“特曲”的拼音是“tequ”，但是该国内企业的商标除了“特曲”外还包含其他文字，商标文字整体上与“Tequila”存在较大差异，并且该国内企业的产品主要是白酒，“tequ”在商标中并不指代“Tequila”（龙舌兰酒），因此不会欺骗消费者。该国内企业向墨西哥龙舌兰酒监管委员会回复了一封律师函解释说明情况，成功打消对方的疑虑，对方最后没有对该国内企业的商标申请提出异议。
案例二：国内某专门生产牙科医疗器械的公司，长期以来产品远销海外上百个国家和地区，收到某美国公司的商标侵权律师函，认为该国内公司使用了对方的商标，要求将产品下架进行整改，该国内公司非常担心产品不能继续销售造成经济损失。据了解，该美国公司成立于1899年，距今已有超过100年历史，在全世界拥有约16000名员工，是一家牙科解决方案公司，提供专业的牙科耗材、设备、技术和其它专业产品，产品销往全球120多个国家和地区。
经过分析，该国内企业使用对方商标的产品主要是根管治疗仪，这款根管治疗仪不仅可以与本公司自己生产的根管锉进行组合使用，还可以与其他公司生产的根管锉进行组合使用，并且根据不同厂家生产的根管锉开发了相匹配的使用模式，将使用模式嵌入根管治疗仪的操作程序系统。出于安全性考虑，为了让医生在使用不同厂家的根管锉时能够选择正确的使用模式，该公司将不同厂家的根管锉对应的商标名称设置为使用模式的名称，这家美国公司生产的根管锉是其中一部分可以适配使用的范围，因此美国公司的商标名称也出现在该系统中，导致美国公司认为商标侵权。
可以看出，该国内公司使用美国公司的商标并不是为了当作商标进行使用，而是为了指导该产品的用户正确地操作系统，其使用是公正和善意的，属于商标合理使用的范围。为了打消美国公司的顾虑，该国内公司对操作系统进行了一定的整改，如加上“适用于×××品牌”的文字，并向美国公司回复了一份律师函，解释说明该国内企业的使用属于商标的合理使用，最终美国公司未采取进一步反对措施。
案例三：国内某白酒企业在全球数十个国家和地区提交了某商标的注册申请，此后不仅部分国家和地区的商标主管机构引证了某澳大利亚公司的在先商标予以驳回，而且还在部分国家和地区收到了来自该澳大利亚公司的异议。并且，该澳大利亚公司接着发来律师函，主动提出和解条件，要求国内企业删除葡萄酒相关产品，保证不在葡萄酒相关产品上使用，同时需撤回澳大利亚注册申请。国内企业认为，由于本企业申请的商标并不使用在葡萄酒相关产品上，葡萄酒相关产品主要是出于保护性目的，对方要求删除葡萄酒相关产品的要求是可以理解和接受的，但是不接受直接撤回澳大利亚申请的无理要求。
经过分析，该国内企业的商标与澳大利亚公司的商标文字完全相同，但是在外观上有一定差别，澳大利亚公司的主要产品是葡萄酒，国内企业的主要产品是白酒，两家公司的产品均为酒类产品，若要直接进行驳回复审或者异议答辩，所需要的费用较高并且有一定难度，对该国内企业极为不利和被动。此外，通过检索澳大利亚公司名下的全球商标还发现一个情况，对方在部分国家的商标申请晚于国内企业的申请，也就是说，对方的商标申请在这些国家和地区也很可能被国内企业的商标驳回，国内企业反过来还可以通过向对方的商标申请提出异议的方式进行牵制，迫使对方做出妥协让步。
迫于时限问题，该国内企业先在各个国家和地区提交了驳回复审延期申请或者异议答辩延期申请，然后立即与澳大利亚公司联系进行沟通谈判，说明两家公司的产品差异以及在全球范围内的利害关系。
最终，经过一系列谈判两家公司达成了和解条件，国内企业同意删除葡萄酒相关产品，保证不在葡萄酒相关产品上进行注册使用，在澳大利亚仅保留最核心的白酒产品。同时，澳大利亚公司同意撤回所有异议申请，保证不在白酒产品上注册使用商标，并且全力配合该国内企业出具同意书帮助克服各个国家和地区的驳回。
案例四：国内某智能手机企业在全球数十个国家和地区提交了某商标的注册申请，其中智利申请的商标被摩托罗拉公司提出异议。正在该国内企业准备提交异议答辩时，收到了来自摩托罗拉公司的律师函，告知其在多米尼加共和国提交了某商标的注册申请，当国商标主管机构引证了该国内企业的在先注册商标予以驳回，摩托罗拉公司希望该国内企业能够与其签订共存协议帮助其克服驳回。
经过分析，虽然该国内企业的商标与摩托罗拉公司的商标包含部分相同的文字，并且两家公司的核心产品均包含手机，但是两家公司的商标整体上仍然差异较大，同时存在于市场上不易引起消费者的混淆误认，即便同意摩托罗拉公司的商标注册，也不会对自身业务发展带来实质影响。
该国内企业考虑后决定与摩托罗拉公司进行和解，经过一系列的谈判，两家公司最终签订了全球商标和解协议，避免进入全球大面积被异议的局面，为企业节省了大量的时间和费用。
案例五：某国内企业在全球数十个国家和地区申请了一个带有“Land”的商标，遭到英国捷豹路虎汽车有限公司的全面拦截，在各个国家和地区提出异议申请进行反对。捷豹路虎公司是英国一家生产顶级奢华汽车的制造商，名下拥有捷报（Jaguar）和路虎（Land Rover）两大品牌，捷豹路虎公司认为，其“Land Rover”商标已在全球上百个国家和地区进行注册使用，使用时间跨度长、地理范围广，具有较高的知名度，该国内企业申请的带有“Land”的商标有傍名牌的嫌疑。
经过分析，该国内企业申请的商标虽然也包含文字“Land”，但是整体上与捷豹路虎公司的“Land Rover”商标差异较大，认为捷豹路虎公司的要求并不合理，协商未果后，该国内企业在接下来几年内在数十个国家分别提交了异议答辩。最终，该国内企业在绝大多数国家和地区都获得了官方的支持，认为虽然两家公司的产品构成相同或类似，但是两个商标之间并不构成近似。该国内企业没有向强大的对手妥协和屈服，在不得已的情况下，敢于拿起法律武器奋起反抗，捍卫了自己的合法权利。
二、海外商标纠纷应对经验
首先，找准纠纷来源，摸清真实目的。孙子曰：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。商标的战争是一场没有硝烟的战争，是关系到企业生死存亡的大事，应当慎重对待。企业在遇到海外商标纠纷时，特别是来自一些国际巨头的挑战时，不要有畏惧心理，一味地退让，也不能草率应对。企业要认真研究对方的背景、对方的权利基础、自身的权利基础、目标国的商标法律法规，揣摸对方的真实意图，综合分析对企业自身的利弊和风险。在以上介绍的案例一中，通过认真分析墨西哥龙舌兰酒监管委员会的背景，发现对方可能存在误解，通过主动解释说明避免了多个国家和地区被异议的局面。在案例二中，通过深入学习了解国内企业的产品技术特点，找到了商标合理使用的突破口，通过主动解释说明有效化解了在海外销售时被投诉、起诉的潜在风险。
其次，确定妥协底线，制定应对策略。孙子曰“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。在搞清楚对方的真实意图和权衡利弊后，企业可以考虑下应对纠纷的底线，也就是说自己最多能够有多大让步，然后考虑可能的应对方案。建议优先选择成本低、代价小的应对方案，尽量以最小的代价取得最大的利益。在案例三中，国内企业面对对方提出的撤回澳大利亚申请的不合理要求，通过反制的方式找到了案件的突破口，最终在澳大利亚获得核心产品白酒上的注册保护，在其他国家和地区也仅仅删除了出于保护性注册的葡萄酒产品，以最小的代价保障了企业的出口需求，实现了企业利益的最大化。在案例四中，虽然摩托罗拉公司通过在智利提出异议申请，牵制逼迫国内企业在多米尼加共和国签订共存协议，帮助其尽快注册商标，但是由于两家公司的商标近似度不高，即便同意摩托罗拉公司的商标注册申请，对自身业务带来影响的可能性较低，因此国内企业和摩托罗拉公司签订共存协议，促进自身商标在智利的尽快注册，在不损坏公司利益的前提下，保证企业合法使用注册商标。
最后，积极化解纠纷，力争不战而胜。孙子曰“是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。在面对海外商标纠纷的时候，如果选择直接硬碰硬地打，企业必然需要耗费大量人力、时间、金钱成本，即便最后取得胜利，也可能导致企业错失市场机遇，给企业带来无法挽回的经济损失。不到万不得已的时候，尽量不要与敌人进行正面冲突，当然，如果伤害到企业自身的核心利益时也要敢于捍卫自己的合法利益。
三、结语
随着中国在国际贸易中地位的不断提升，越来越多的国内品牌把眼光投向了海外市场，希望加入国际化发展大潮。在此过程中，国内品牌必然会与国外品牌产生日益增多的摩擦和冲突，海外商标纠纷不断涌现，因此国内企业需要熟悉应对海外商标纠纷的策略，提前做好充足准备，才能在国际化浪潮中处于不败之地。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：薛友飞 超凡知识产权服务股份有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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