从属专利研究——兼论“瑞德西韦”抗新冠用途专利取得后的限制

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：向俊杰 济南市经济和信息化综合行政执法支队

原标题：从属专利研究——兼论“瑞德西韦”抗新冠用途专利取得后的限制

近日，因武汉病毒研究所对吉利德科学公司的专利药品“瑞德西韦” 抗新冠用途申报了新的中国发明专利，引起了广泛的关注和讨论。从法律角度来看，武汉病毒研究所和吉利德科学公司之间的冲突主要体现在申请被授权后，产品专利和该产品新用途专利之间的权利冲突。即：从属专利和在先基本专利之间的权利义务关系的界定。

一、从属专利的含义和特征

我国专利法没有明确规定从属专利的定义，相关的司法解释【1】虽对从属专利的概念作出过解释，并列举了从属专利的主要形式，但其主要是从专利侵权判断的角度出发，因此并不能算是对从属专利含义的全面、准确概括。一般认为从属专利是指《专利法》“专利实施的强制许可”章中第五十一条规定的“比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的”发明或者实用新型专利。

首先，从属专利是在后专利。从属专利是相对于在前的已经取得专利权的发明或者实用新型（以下简称在先基本专利）而言，其中在先基本专利的授权公告日应早于从属专利的授权公告日，且其专利权处于合法有效、尚未终止的状态，在先基本专利不包括尚未取得专利权的专利申请，也不包含因主动放弃、被宣告无效或保护期限届满等原因已经终止的专利。

其次，从属专利的从属性仅指实施而言。即，从属专利的实施依赖于在先基本专利的实施。从属专利的实施必然会落入在先基本专利的保护范围或者覆盖其的技术特征，从属专利的技术方案包括了在先基本专利的全部必要技术特征和其他新加的技术内容。但是从属专利的申请、获取、终止、无效和保护等都是独立的，不依赖于与在先基本专利。

再次，从属专利具有重大技术进步。“重大技术进步”是指与在先基本专利相比，在技术上有较突出的贡献且因此能够产生显著的经济效益，其不同于专利法中规定的“创造性”。创造性是判断专利申请是否可被授予专利权的标准之一，是相对于现有技术而言，重大技术进步则是从属专利是否可申请专利强制许可的条件之一，是相对于在先基本专利而言的。从属专利除被依法无效宣告外，在专利权期限内一直具有创造性，但并不一定具有或一直具有重大技术进步。

最后，从属专利的类型只能是发明专利或实用新型专利，不包括外观设计专利。

二、从属专利的获取与强制许可

获取从属专利，首先申请专利的技术方案（以下简称申请方案）除了包括在先基本专利的全部必要技术特征外，还应“增加新的技术内容”，附加新的技术特征，其次申请方案当具备新颖性、创造性和实用性，符合专利法中授予发明和实用新型专利权的相关规定。

申请方案中新的技术特征的增加，应当使其相对于在先基本专利具有显著经济意义的重大技术进步，新的技术特征可以是在原有产品专利技术特征的基础上增加的新的技术特征或发现的原来未曾发现的新的用途特征，也可以是在原有方法专利技术方案的基础上发现的新的未曾发现的新的用途特征，还可以是对在先基本专利的一般（上位）概念技术特征的具体（下位）化。判断申请方案的新颖性、创造性和实用性时，应当将其作为一个整体来判断，不能仅针对其包含的现在基本专利的全部必要技术特征进行判断，也不能仅针对附加的新的技术特征进行判断，而应当将两者结合起来作为一个整体，综合进行判断。此外，在先基本专利可能构成申请方案的现有技术或抵触申请，用以判断其新颖性和创造性，此时应当将其与在先基本专利的说明书、附图和权利要求书中的所有内容进行对比，而不能仅仅与在先基本专利的权利要求书进行对比。

武汉病毒研究所对“瑞德西韦”抗新冠用途的申请，属于对原有产品未曾发现的新的用途的专利申请，如果其获得专利权，则属于“瑞德西韦”产品专利的从属专利。

我国专利法规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。申请方案依法被授予专利权后，实施该从属专利时，必然会覆盖在先基本专利权的保护范围，其实施受到在先基本专利权的制约。为了协调从属专利与在先基本专利的冲突，《专利法》第五十一条规定，国务院专利行政部门根据从属专利权人的申请，可以给予其实施在先基本专利的强制许可。但是，申请强制许可只是一种可选方式，并不是所有情况下都需要申请强制许可，如在从属专利和在先基本专利属于同一权利人时，权利人实施该从属专利无需也没有必要申请强制许可；在从属专利和在先基本专利属于不同权利人时，如果事先取得了在先基本专利权人的许可，则从属专利权利人同样也就没有必要再去申请强制许可。一般只有在从属专利和在先基本专利属于不同权利人时，从属专利权人才有必要申请强制许可，此时，从属专利权人仍可选择先与在先基本专利的权利人进行协商。

从属专利申请强制许可的，其申请的理由和依据并不仅仅局限于《专利法》第五十一条的规定。如果在先基本专利权人的行为构成了《反垄断法》中的“滥用市场支配地位”的行为，已被依法认定为垄断行为，则从属专利权人可以《专利法》第四十八条第（二）项的规定申请强制许可【2】。

为了体现法律的公平性原则，《专利法》第五十一条同时还规定，在依法给予从属专利实施在先基本专利的强制许可的情况下，国务院专利行政部门也可以根据在先基本专利权人的申请，给予其实施从属专利的强制许可。但是， 如果从属专利是依据《专利法》第四十八条第（二）项申请并获得实施的强制许可的，则在先基本专利权人不能依据《专利法》第五十一条的规定申请并获得实施从属专利的强制许可。

由此可知，如果武汉病毒研究所获得“瑞德西韦” 抗新冠用途专利，同时也就取得了对“瑞德西韦”产品专利的强制许可申请权，从法律上保证了新冠用途专利最终能够得以实施。但是，获得强制许可后，武汉病毒研究所应当依法向“瑞德西韦”产品专利人即吉利德科学公司支付专利许可使用费。

三、从属专利的实施和转让

根据我国专利法的规定，专利权的实施是指即为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，从属专利的实施主体包括专利权人和第三人。专利权人自己实施的，为了解决从属专利与在先基本专利之间的权利冲突问题，通常的做法是与在先基本专利权人订立一种被称为“交叉许可”的许可合同，相互给予方便，让双方都能实施具有显著经济意义的重大进步的技术【3】，在我国的专利实践中很少有为此申请强制许可的情形；第三人通过订立专利实施许可合同取得从属专利的实施权，但同时还应获得在先基本专利人的许可，否则将会对其构成对侵权，面临承担相应的侵权责任的法律风险。无论第三人获得的是普通许可、排他许可还是独占许可，都不能依据《专利法》第五十一条的规定申请并获得实施在先基本专利的强制许可，因为该条规定的申请人只有专利权人，而不包括被许可人。专在没有获得在先基本专利的实施许可的情况下，从属专利权人及其许可人以从属专利为合法取得为由，主张其实施行为不侵犯在先基本专利权的，理由不成立。

我国专利法规定，专利权可以依法取转让。转让专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，专利权的转让自登记之日起生效。转让从属专利时，转让人应当事先告知受让人从属专利的情况，并对在先基本专利实施许可的取得、许可使用费的分摊比例等相关事项作出约定。如果专利转让后才发现其是另一专利的从属专利，专利转让合同对此有约定的，按照合同的约定处理，没有约定的，双方当事人应当本着诚实、守信和公平原则进行协商处理。

由此可知，如果武汉病毒研究所获得“瑞德西韦”产品的新用途专利后，许可他人实施其专利的，被许可人还应当同时取得吉利德科学公司的许可，否则将会侵犯其产品专利权；若武汉病毒研究所获得“瑞德西韦”产品的新用途专利后，转让他人的，则武汉病毒研究所将不再拥有对瑞德西韦”产品专利的强制许可申请权。

注释：

【1】《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》(京高法发〔2001〕229号)第121条

【2】尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社,2011：531

【3】同上

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：向俊杰 济南市经济和信息化综合行政执法支队

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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