USPTO又给专利客体适格性指南打了新补丁

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李晓芳中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

原标题：USPTO又给专利客体适格性指南打了新补丁

美国的专利客体适格性审查可以说是全世界几大专利局当中最复杂的。由于最高法院和联邦巡回上诉法院对于专利客体适格性的新案例不断出现，USPTO不得不经常给其专利客体适格性审查的标准和判断方法打补丁以适应法院的最新判决和动向。继USPTO于2019年1月7日发布了修订的专利客体适格性指南（2019 PEG）之后，又于10月17日发布了针对这个修订的专利客体适格性指南的更新。

USPTO特别说明，此更新不会更改2019 PEG的内容，而仅仅是就审查员如何应用该指南作进一步说明。此更新文本共22页，涉及五大主题。笔者仔细阅读了该更新文本，对一些关键点进行了梳理。

在开始介绍此更新之前，首先祭出这张2019 PEG给出的客体适格性判断流程图。

USPTO又给专利客体适格性指南打了新补丁

下面介绍此次更新所提供的一些关键内容。

I.步骤2A Prong One评估权利要求是否记载了司法例外

A．“记载”的含义

“记载”（recite）包括“阐明”（set forth）和 “描述”（describe）两种方式。“阐明”是指在权利要求中清楚地指明了司法例外，而“描述”则是指虽然没有明确地使用相关司法例外的术语但是描述了其概念。

B．一个权利要求中记载有多个司法例外

如果一个权利要求中记载了多个司法例外，且这多个司法例外不属于同一大类（抽象概念、自然法则、自然现象），则审查员可以仅指出至少一种司法例外。

如果一个权利要求中记载了多个司法例外，且这多个司法例外属于同一大类，则审查员应当在步骤2A Prong one清楚地指出各个司法例外的类型，并且在后续的步骤2A Prong two和步骤2B中将这多个司法例外一起作为所属大类来考虑，而不应该单独分析。

II.2019 PEG中列举的抽象概念（abstract idea）的分组

A.数学概念

“数学概念”指的是数学关系、数学公式或等式以及数学计算。

值得一提的是，对于数学计算，权利要求不必非得记载有“计算”这个词。有时，虽然权利要求使用的是例如“确定”或“执行”这样的表述，但是如果按照最宽合理解释且根据说明书，权利要求涵盖了数学计算，那么此时也会认为权利要求记载了数学计算。

B．组织人类活动的特定方法

并非所有组织人类活动的方法都是抽象概念。例如，用于组合特定成分以形成药物制剂的一组步骤不属于组织人类活动的特定方法。这里的组织人类活动的特定方法限于基本经济原理或惯例、商业或法律交互、管理个人行为以及人与人之间的关系或互动这些活动。值得一提的是，人与计算机之间的活动有可能属于“组织人类活动的特定方法”。该更新还给出了每类活动的示例。

C．思维过程（mental processes）

思维过程是指在人脑中进行的思想，具体示例包括观察、评估、判断和观点。产品权利要求和方法权利要求都可能记载思维过程。思维过程应被理解为是指抽象概念的类型，而不是权利要求的法定类别。

如果权利要求记载的特征实际上不能在人脑中执行，则该权利要求没有记载思维过程。例如计算GPS接收器的绝对位置，通过分析网络数据包来检测可疑活动等。相反，如果权利要求虽然记载了数据分析步骤，但是是以高度概括的方式记载而缺乏细节，则这样的数据分析步骤仍然有可能被认为在人脑中执行，因此权利要求会被认为是记载了思维过程。

权利要求虽然需要通用计算机或者表面上记载了通用计算机，但仍然有可能被认为记载了思维过程。审查员在评估这样的权利要求时，将结合说明书考虑权利要求的最宽合理解释。

使用物理辅助工具（例如纸和笔）帮助进行思维步骤（例如，数学计算）并不能消除相关特征的思维性质。

III．步骤2A Prong Two评估司法例外是否整合到实际应用

A．整合到实际应用

步骤2A Prong two评估权利要求是否记载了额外元素使得权利要求整体上将司法例外整合到实际应用中。该步骤需要使用诸如改进了技术、实施了特定处理或预防、使用了特定机器实施等考虑因素，来确保权利要求整体上将司法例外整合到实际应用中，从而对司法例外施加了有意义的限制。

B．计算机功能的改进或另一技术或技术领域的改进

评估权利要求整体上是否将司法例外整合到实际应用中的一个重要考虑因素是判断要求保护的发明是否改进了计算机的功能或改进了另一技术。在进行此分析时，首先要评估说明书以确定说明书是否提供了足够的细节使得本领域技术人员能够认识到所要求保护的发明提供了改进。其次必须评估权利要求以确定权利要求自身是否反应了所公开的改进。

应当注意的是，此分析并不考虑这样的改进是否属于公知的、常规的、传统的活动。后者属于步骤2B应该考虑的。

C．应用或使用司法例外对疾病或医疗状况进行特殊治疗或预防（略）

D．在步骤2A Prong two的其他考虑因素（略）

IV. 初步证明案件的要求

这部分主要指导审查员应如何完成专利客体适格性的审查意见。具体内容略。

V． 2019 PEG在专利审查部门的应用

这部分主要介绍了专利审查部门使用了哪些指南材料以及进行了什么样的培训以快速切换到新指南。具体内容略。

与这个更新文本一同发布的还有三个附录文件。附录1给出了生命科学和数据处理领域中的四个新增示例（示例43-46）。附录2是2019 PEG所涉及的46个示例所涉及问题的索引表。附录3列出了美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院的一些涉及专利适格性判断的案例。

详细内容请参见：https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility。

USPTO又给专利客体适格性指南打了新补丁

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李晓芳中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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注：原文链接：USPTO又给专利客体适格性指南打了新补丁（点击标题查看原文）

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