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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：蔡安怡 华进知识产权
原标题：福尔摩斯探案之二 | 美国商标“注册后使用证据审计计划”
（转文末）
背景
此前，美国专利商标局（以下简称USPTO）对注册商标所提交的使用证据要求相对宽松。一个指定了多个类别多项商品或服务的注册商标，在需要递交使用证据时，USPTO通常仅要求每一类别提交一至两项商品或服务的使用证据即可。由于权利人通常不会主动删除没有实际使用的商品或服务，这导致了一种现象的产生，即注册商标指定的项目涵盖了许多未曾或已经不再使用的商品或服务。官方将类似的情况形象地称为“枯木”现象【1】。
为了解决“枯木”现象，提高商标注册的准确性和真实性，2012年USPTO宣布了“注册后使用证据试点计划”【2】，为期两年。官方随机选取了500个已提交了五至六年使用证据的注册商标。针对这些商标所指定的每一类别，要求商标权利人在已经提交的使用证据之外，再额外提交两项审查员指定的商品或服务的使用证据。试点计划实施结果表明，在500个被抽查对象中，仅有49%的商标权利人提交了符合要求的使用证据，其余51%的商标权利人则无法满足官方要求。在无法满足要求的商标权利人中，其中35%的商标权利人选择了删除被额外要求提供使用证据的项目，仅在已使用商品项目上保留了商标权利；其余16%的注册商标因为无法提供额外的使用证据（或因此而产生的其它问题）而最终被撤销。
上述试点计划的结果显示，有相当多的商标权利人未能将商标充分使用于所指定的商品或服务项目上。这一结果增强了USPTO清除“枯木”现象的决心。2017年11月，USPTO正式启动了“注册后使用证据审计计划”【3】：针对需要提交注册后使用证据的商标，今后每年都将按10%的比例随机抽查，要求被选中的商标权利人提供额外的使用证据。
规则
（一）审计驳回前提条件
根据该项审计计划的规定，同时符合下列条件的商标，将被列为审计核查的对象：
1. 依据美国商标法第8条（针对单一途径美国注册商标）或第71条（针对马德里指定美国注册商标）提交了“使用声明”的（即已提交注册后使用证据，包括第五至六年，第九至十年使用证据以及此后每隔十年使用证据的）【4】。
2. 商标指定了一个类别，且指定了该类别中四项或超过四项商品或服务的。例如指定了第7类：搅拌机、洗碗机、电动开罐器、家用切菜机。
或
商标指定了两个或两个以上类别，且至少在其中两个类别分别指定了两项或两项以上商品或服务的。例如指定了第25类：工作服、睡袍、裤子、衬衫；第18类：书包、旅行箱。
（二）审计驳回具体程序
1. 首次审计驳回。如商标被随机选中为审计对象，审查员将会下发首次审计驳回。针对每个类别审查员会特别指定额外两项商品或服务，商标权利人必须在规定的期限内提供指定项目的使用证据。同时，审查员也可能在驳回通知中就其它事项提出疑问，权利人也必须针对这些疑问在期限内进行相应的答复。
2. 二次审计驳回。如权利人按期答复，且答复符合审查员全部要求的，官方将发出接受答复通知。但是，如果权利人所提交的使用证据不符合要求，或者仅仅请求审查员删除受到审计的项目的，官方会下发第二次审计驳回。除已经提供过使用证据或已声明删除的项目之外，官方要求提供本商标所有其余指定项目的使用证据。
3. 三次审计驳回。如果权利人在第二次审计驳回答复中所提交的使用证据仍然不符合审查员要求的，官方会下发第三次审计驳回，这也是最终审计驳回。权利人在答复中可以选择继续提交使用证据，也可以选择删除那些无法提供使用证据的项目。此外，如权利人选择不答复的，针对所有未能按要求提交使用证据的项目，在最终审计决定中官方会告知将全部予以删除。
各次审计驳回审查要求比较图
（三）审计驳回答复期限
审计驳回答复的期限可能存在下列两种情况，适用到期日靠后的期限：
1. 自驳回通知日起六个月内；
2. 法律规定的提交使用证据的期限内（均为一年，不包含宽限期），即商标注册日起第五至六年，或第九至十年，以及此后每隔十年的递交使用证据期限内。
（四）审计驳回强制答复
针对首次及第二次审计驳回，实施类似强制答复的制度。即被下发审计驳回后，商标权利人将被强制要求答复。商标权利人不按期进行答复的，则商标注册会被整体撤销。但针对第三次审计驳回，商标权利人选择不进行答复的，商标注册不会被整体撤销。此时审查员会主动删除所有未能按要求提供使用证据的商品或服务项目，但已经提交过使用证据的项目将得以保留。
（五）审计驳回救济途径
1. 不能按期答复
如果发生特殊情形，商标权利人不能按期提交审计驳回答复的，可以提交“请愿书”（Petition）说明特殊情形，请求延迟提交答复。“请愿书”所适用的特殊情形包括：
（1）商标权利人从未收到过审计驳回通知；
（2）商标权利人遭遇飓风或洪水以至于无法按期提交答复。
2. 不服审计驳回
官方下发第二次或第三次审计驳回后，如果商标权利人不服审查员的决定，可以提交“请愿书”请求官方对第二次或第三次审计驳回决定进行复审。
比较
针对被审计计划抽查选中的商标和未被选中的商标，笔者对这两类商标权利人的使用证据的证明责任进行了对比分析，分析结果显示如图：
可以看出，相比没有被审计抽查的商标，被抽查的商标权利人所需承担的使用证据证明责任要大得多。我们可以尝试从法律经济学的角度来分析官方实施该计划的目的。法律经济学认为：与市场一样，法律（尤其是普通法）也用等同于机会成本的代价来引导人们促成效率最大化【5】。注册后使用证据审计计划通过增加行政资源的投入（政府投入机会成本），加重权利人所需承担的证明责任（权利人投入机会成本），以减少“枯木现象”，使原先呈“枯木”状态的在先商标不再对新申请近似商标构成阻碍，从而使更多的品牌能够得以投入市场参与竞争，促成市场效率最大化。
建议
1. 审慎选择新申请所指定的商品和服务
上述“注册后使用证据审计计划”实施后，被下发审计驳回的商标权利人，将要担负更为重大的提交使用证据责任。建议商标权利人在提起新申请之初，尽量将指定项目限定于企业发展战略当中已经或将要实际使用的商品或服务上，而不是无限制地扩大指定项目的范围，以避免陷入多次审计驳回的“泥潭”。
2．避免二次或三次审计驳回
在商标遭遇首次或第二次审计驳回之后，如不能按照要求提交使用证据且选择删除被审计驳回所针对项目的，为了避免二次和三次审计驳回，权利人还需要：
（1）除此前已经提供了使用证据的商品或服务项目之外，提供剩余所有指定项目的使用证据；及/或删除不能提供使用证据的所有指定项目。
（2）合理答复首次或二次审计驳回中审查员可能提出的其它疑问。
各次审计驳回答复要求
小结
无疑，成为常例的使用证据审计计划，增加了美国政府的执法成本；但通过加重商标权利人的证明责任，这一计划也减少了商标注册中的“枯木”现象，提高了市场效率。这一计划在某种程度上反映了美国政府在品牌保护政策上逐渐采取的更为稳健、谨慎的态度。这与当前国际社会上对知识产权保护日益增强的总体趋势是一致的。商标权利人应根据企业的发展需要，针对美国上述新实施的使用证据审计计划，适当调整企业的商标布局策略，对于企业已经或将要实际进行商业使用的商品或服务项目，应该继续保障维护，而对于企业已经确定不会投入实际使用的商品或服务项目，可以主动请求撤销。
（续前文）
夜，福尔摩斯穿过迷离的霓虹灯，踏雨而归。
（屋外，雨势渐小。零星的雨点落在窗下的小水池上，荡起一圈圈微微的涟漪，涟漪一圈套着一圈，谁也挣脱不了谁。）
注释
【1】：Dead Wood,“枯木”现象带来的的最大问题，是审查员可能会引证“枯木”商标驳回新的注册申请。一旦发生引证驳回，就要求申请人对驳回进行答辩。如果答辩不成功，申请人就得放弃申请或不得不针对所引证的“枯木”商标采取撤销程序等其它措施。这给本应获得注册的商标权利人创造、维护品牌增加了不当的负担。
【2】：Post-Registration Proof-of-Use Pilot Program，注册后使用证据试点计划，关于该计划的具体介绍可参见《联邦公报》第82卷第12号第6259页-6265页。
【3】：由于该计划实施不久，实践中目前受到审计驳回的商标，多为需递交五至六年使用证据的商标。但依据审计计划的详细规定，该计划针对的商标为美国商标法第8条（针对单一途径美国注册商标）或第71条（针对马德里指定美国注册商标）需要递交使用证据的商标。而上述两条规定所涵盖的商标，除了需递交五至六年使用证据的商标外，也包括需递交第九至十年使用证据以及此后每隔十年使用证据的商标。因此，不排除官方今后将会针对后两种情况下发审计驳回。
【4】：Post-Registration Proof of Use Audit Program，注册后使用证据审计计划，参见《美国联邦法规》第37法令第2.161条和第7.37条，以及美国专利商标局官方网站公布的介绍：https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program。第2.161条和第7.37条分别是单一途径美国注册商标和马德里指定美国注册商标关于连续使用声明或宣誓的规定。“注册后使用证据审计计划”是官方依据上述两条规定在法律允许范围内行使自由裁量权的具体实施措施。该计划的详细前因后果可参见《联邦公报》第82卷第12号第6259页-6265页。
【5】：参见（美）理查德·A·波斯纳：法律的经济分析 [M ].大百科全书出版社, 1997。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：蔡安怡 华进知识产权
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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