从“男士”商标案看“描述性”正当使用

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作者：袁 博

原标题：从“男士”商标案看“描述性”正当使用

商标的“合理使用”，也称“正当使用”，是指在一定条件之下正当使用他人的商标而不构成侵权。商标的合理使用在很多商标侵权诉讼中都成为被告一方侵权抗辩的重要理由，例如下面要讨论的“男士”商标侵权案[（2016）粤73民终249号]。

案情简介

雪洁公司是第7763084号“男士”商标的注册人，该商标注册在第21类牙刷等商品上。2015年，雪洁公司公证购买了外包装上标有纳爱斯公司商标的牙刷，公证显示在牙刷外包装上印有纳爱斯公司自己的商标，但同时牙刷上也印有“男士牙刷”字样，而且“男士”字体比“牙刷”要大。在包装上还印有“专为男士设计的灵活刷头，方便清洁口腔各个部位”“纳爱斯男士牙刷”等字样。雪洁公司于是向法院起诉，称涉案牙刷突出使用“男士”字样，侵犯了该公司的商标专用权，要求纳爱斯公司等三被告停止侵权并赔偿损失。

法院判决

一审法院经审理判决纳爱斯公司等三被告停止侵权并赔偿损失。纳爱斯公司等不服，提起上诉。二审中，广州知识产权法院认为，首先，纳爱斯公司在被控侵权产品上同时还使用了自己的商标，而且相对于“男士”，更为突出；其次，纳爱斯使用“男士”应视为一种描述意义上的使用；再次，雪洁公司的“男士”商标本身未经长期使用，本身不有固有显著性，纳爱斯公司使用“男士”字样并无攀附恶意；最后，纳爱斯公司在被诉侵权产品上除了突出使用其注册的商标，还标注了自己公司的名称及电话、网址、地址等信息，不会造成相关公众的误认和混淆，因此其对“男士”的使用属于正当使用，不构成侵权，因此撤销了一审判决，驳回原告诉请。

法理分析

根据商标词汇显著性的强弱，可以将商标词汇分为五类：臆造词汇，即杜撰的文字所组成的无特定含义的商标，如“海尔”（冰箱）；随意词汇，即商标组成词汇与商品无明显联系，如“中华”（铅笔）；暗示词汇，指商标组成词汇与商品之间具有某种暗示的联系，如“野马”（自行车）；描述性词汇，即商标组成词汇是对商品质量或特征的直接描述，如“洁柔”牌（用在纸巾上属于对其质地、触感的描述）；通用词汇，即由某类商品通用名称所组成的商标。以上五类商标中，除了臆造商标的词汇是由商标创设者完全独创外，其他商标都是由公有领域的普通词汇构成，这就使得这些商标并不足以使得商标权人可以彻底垄断该商标词汇，当他人在经营活动中以善意、正当的方式使用这些普通词汇时，不视为对相应商标权的侵犯。例如，“长城”这个符号形象在汉语中代表着悠久历史、伟大工程、民族精神等含义，同时“长城”的文字、图形又被在多类商品上注册了商标。因此，当人们在非商业意义上使用“长城”的文字或图形表达其通常的象征含义时，“长城”的注册商标权人就无权干涉，因为“长城”的词汇或图形并非某个人或者某个团体或组织创造出来的，即使该商标经过商标使用者长期独占使用产生了原叙述性含义以外的新含义，从而演变成具有标示商品特定来源地并受到商标法保护的“第二含义”，也无权禁止他人在“长城”的本义上正当使用。

《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。例如，凤凰自行车制造商可以在其广告词中合理使用“永久”一词——“凤凰自行车是您永久的朋友”，而不视为对永久自行车商标权的侵害。又如，尽管“洁柔”作为一个描述性词汇用在纸巾类商品上已成为一个品牌，但无法阻止其他人对同一词汇在以善意、正当的方式在商品上进行描述性使用，因为“描述性使用”是商标合理使用的一种形式。由于描述性商标本身属于叙述、说明事物特征或者地理名称的词汇，因此即使他人加以商业性使用，只要具有合理理由，商标权人就无权阻止。再如，“薰衣草”商标的权利人无权禁止他人含有薰衣草成分的手帕纸外包装上使用“薰衣草”字样。因此，在“男士”商标案中，原告同样无权禁止他人在描述意义上正当使用“男士”字样。

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作者：袁博

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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