商标延伸及反向混淆理论对近似判断的影响

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：郭洁兰台所知产团队律师
原标题：商标延伸及反向混淆理论对近似判断的影响 ——评“福特野马”商标案

野马商标的纠纷持续多年。近日，北京市高级人民法院作出终审判决，判定“福特野马”商标与“野马及图”及“野马汽车”商标构成近似商标，并因此驳回了美国福特汽车公司（以下简称“美国福特”）的上诉，判令商标评审委员会（以下简称“商评委”）重新作出裁定。

1962年，美国福特研发了野马的第一辆概念车—Mustang（中文译为“野马”）概念车，野马的名称由二战中富有传奇色彩的美军P-52型Mustang战斗机而来。2011年8月，美国福特向我国商标局提出注册申请第9817109号“福特野马”商标。2012年8月，四川野马汽车股份有限公司（以下简称“四川野马”）对“福特野马”商标提出异议，原商标局裁定“福特野马”予以核准注册。2015年4月，商标局对诉争商标进行注册公告，核定该商标使用在第12类汽车商品上。

商标延伸及反向混淆理论对近似判断的影响

2015年，四川野马向商评委提出无效宣告请求，主张“福特野马”商标与四川野马在先持有的“野马汽车”和“野马及图”商标构成在同一种或类似商品上的近似商标，损害了四川野马对上述商标享有的在先权利。

商标延伸及反向混淆理论对近似判断的影响

随后，在经过北京知识产权法院一审、北京市高级人民法院二审后，北高院判定，“FORDMUSTANG”与“福特野马”商标专用权相互独立，福特公司“福特野马”商标被撤销。

该案引发广泛关注，不仅是因为美国福特与四川野马之间长达多年的商标侵权纷争终于画上句号，更是因为涉及商标近似判断中“商标延伸”、“反向混淆”理解问题。

商标延伸理论对近似判断的影响

商标的本意就是为了区分商品或者服务。从这点来说，区分或者标识功能无疑是商标的主要功能。然而，在基础商标知名度较大时，消费者会自然的将基础商标与延伸商标相关联，故此，商标专用权人常常愿意在基础商标之上，实行一定的延伸性注册。

我国关于商标延伸注册的使用条件，目前仅在《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中规定，“商标注册人的基础商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础商标联系在一起，并认为两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在后申请注册的商标上连续。”

但是，由于延伸商标在注册时能够延续基础商标的知名度，自然会导致延伸商标所在的相应商品类别中其他商标所有权人的在先权利受到影响，甚至产生“大鱼吃小鱼”的不利局面。因此，商标延伸理论商标延伸注册能否获得支持，需要以是否导致消费者混淆、是否影响已有的稳定市场秩序为宗旨进行综合考量。

比如，北京高级人民法院在“鱷鱼國際”商标驳回复审行政纠纷案中认为[1]：“在先商标的申请注册并不必然导致在后商标当然获准注册，若在后申请注册的商标与他人在先注册商标形成《商标法》第二十八条所规定的情形，应当不予核准。商标的延伸注册应当从该标识所蕴含的商誉进行考量，若在先注册商标的使用及宣传所形成相关标识能够与商品来源的提供者确定一一对应关系，并且该商誉能够延展至在后申请注册商标标识的，则应当从在后申请注册商标是否会与他人在先申请注册商标造成相关公众混淆、误认的角度进行分析，若不构成对商品来源的混淆时，可以予以核准在后商标的申请注册。”

具体到本案来说，尽管诉争商标“福特野马”与美国福特所有的“FORD MUSTANG”商标存在翻译上的对应关系，但“福特野马”能否成为延伸商标，还要看是否会与四川野马在先申请注册的“野马汽车”、“野马及图”商标构成商标近似，导致公众对商品来源存在混淆。

“福特野马”与反向混淆理论

一般来说，反向混淆是指在后商标使用人对商标的使用已具有较高的知名度，使相关公众认为在先商标使用人的商品来源于在后商标使用人或认为二者存在特定联系。反向混淆的设立，主要是为了防止大企业不当侵吞小企业的品牌利益，保护、激励小企业走自己的品牌之路。

我国商标法虽然没有明确规定反向混淆制度，但是司法实践中，诸多案件已经根据反向混淆理论来制止侵权行为。比如，在著名的“蓝色风暴案”中，浙江高院就认为，“百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴”商标具有很强的显著性，形成了良好的市场声誉，当蓝野酒业公司在自己的产品上使用自己合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为蓝野酒业公司生产的“蓝色风暴”产品与百事可乐公司有关，使蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系被割裂，“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能，蓝野酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制，其受到的利益损失是明显的。故应当认定百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”注册商标构成近似。”[2]

具体到本案而言，虽然“福特”标识具有较高的知名度，但是“野马汽车”、“野马及图”商标的知名度并不具有较高知名度，进而消费者看到“野马汽车”、“野马及图”商标时，不会将其与“福特”联系起来，也不会误认为“野马汽车”、“野马及图”商标所标识的汽车来源于美国福特。故此，正如判决书所言，在两件引证商标在先合法注册的情况下，若允许具有一定知名度商标的权利人在自己商标的基础上添附他人商标而重新申请注册，无疑会损害他人合法的商标权利。实际上，这正是反向混淆制度的应有之意。

但是需要注意的是，如果不具有知名度的商标所有者，存在恶意攀附知名度较高商标的恶意，就与反向混淆背道而驰。故此，本案判决书中认为“商标知名度仅是近似判断过程中的考量因素之一”其实是错误的，构成反向混淆要考虑四川野马是否存在恶意攀附的主观恶意，防止大企业不当侵吞小企业的利益，而非减弱对知名度因素的考量。

商标混淆是非常复杂的理论认知，不是简单的看诉争商标与引证商标的构成要素，而是商誉、当事人使用意图、历史与现状、知名度与显著性等复杂因素的综合考量。司法裁判在划定商标权法律界限的过程当中，愈当在竞争与市场秩序中寻求微妙平衡，这正是商标法理论的迷人所在。

注释：

[1]（2015）高行（知）终字第1072号

[2]（2007）浙民三终字第74号

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作者：郭洁兰台所知产团队律师
编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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