2019.1.14起，英国将会正式实施《第2015/2436号欧盟商标指令》

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原标题：英国将实施《2015年欧盟商标指令》

2019年1月14日起，英国将会正式实施《第2015/2436号欧盟商标指令》。据悉，这部指令主要是为了让欧盟成员国内的各个商标法律体系之间继续保持一致。为了应对随即而来的改变，英国知识产权局（UKIPO）已经就本国的《1994年商标法》以及《2008年商标细则》可能会出现的变化公布了相应的指导性文件。而这些变化不仅会通过《2018年商标条例》来体现出来，同时英国的《商标法》也会做出相应的调整。本文则将会着重介绍下其中一些实质性的变化。

1. 如何申请商标

1.1 删除了商标申请采用“图形表示”的要求

废除这条规定的原因只是为了能够让人们在未来以诸如电子文件等更多的形式来提交商标，从而与当前的发展形势相适应。例如，人们能够以MP3与MP4的形式来为那些声音、多媒体内容、动画以及全息影像递交相应的商标申请。而且，人们必须通过网络来递交这种申请，因为UKIPO将不会接收那些附有闪存盘、光盘或者软盘的纸质申请。

不过，在这里必须要指出的是，如果人们想以一件英国申请或者注册商标为基础来递交国际注册申请的话，那么其仍需要以图形的方式来提交这份申请。目前，负责处理各类国际注册申请事务的世界知识产权组织（WIPO）还未开始接收任何以电子形式（诸如MP3和MP4）提交的标志图示。

1.2 驳回商标申请的可能性变得更大

根据英国当前的制度，对于一件仅仅包含各种形状的商标而言，如果上述形状只是实现了某种技术功能，为产品增加了某些价值或者仅仅是来自于产品本身特性的话，那么该标志的注册申请将会遭到驳回。而《第2015/2436号欧盟商标指令》更是将上述驳回的范围进一步从形状扩展到其他标志中的特征。例如，如果某件商标中来自于产品的某些特征仅仅是实现了一些技术功能，提升了产品的价值或者就是产品自身特征所带来的话，那么这件商标申请注定会被驳回。

就上述可能会被驳回的特征而言，最典型的一个例子就是为某款门铃的门铃声进行注册。显然，这种门铃声音就是来自于门铃本身，因此这份申请极有可能会遭到驳回。当然，尽管目前申请遭遇驳回的可能性有所提升，但是新的政策应该只会影响到一小部分的标志申请。

1.3 在先权利与检索报告

在发现有可能与申请人标志产生冲突的在先商标后，UKIPO将会继续向申请人提供上述商标的信息。不过，UKIPO将会停止向申请人提供在其递交申请时已经失效的在先商标信息。

显然，这会为申请人构成一定的潜在风险，因为在先商标的持有人在其商标过期后仍可以获得6个月的宽限期（以及同样为期6个月的恢复期）并在完成商标续展工作继续后对上述申请人提出异议。为了应对这一问题，有关各方对《第2015/2436号欧盟商标指令》又进行了进一步的修订。具体来讲，如果申请人在那些在先标志过期时出于善意使用了类似的商标，那么这种做法将不会被视为一种侵权行为。

1.4 使用证明的日期计算

使用证明的起始计算日期将由此前的公开日期变更为申请日期或者是对权利作出主张的优先权日。

1.5 集体标志

新的法律将会对谁有资格拥有集体标志的规定作出修订。具体来讲，以前的法条只允许一部分组织机构去拥有这些标志，而现在那些“受到公共法律管辖的法人”也将具备这种资格，从而进一步扩宽了可获得集体标志的组织范畴。这就是说，凡是拥有一定架构的组织、合作团体以及其他机构从今以后都能够为集体标志提交申请。不过，目前个人仍无法就集体商标提出任何申请。

而且，现在涉及到集体标志的规定还必须要包含有关于标志使用条件的条款内容。此外，如果集体标志含有与地理位置有关的元素的话，那么相关的法规还必须要允许所有产品或服务均来自于上述地理位置并满足法规条款的人士来使用该标志。

2. 商标争议

2.1 举证责任的变化

目前，只要商标所有人认为盗用其商标的假冒产品正在经由英国销往整个欧洲，那么其就可以要求海关对这些产品启动查扣程序。根据当前的制度规定，商标所有人必须要证明其就是上述被扣押产品的合法商标持有人。不过，《第2015/2436号欧盟商标指令》已经将举证的责任转移到了出口商的身上，即出口商将需要配合证明那些所谓的权利所有人并不具备上述商标的权利。

2.2 针对侵权行为可采取更多的措施

《第2015/2436号欧盟商标指令》还对一些涉及到侵权行为的条款作出了修订。针对那些盗用注册商标的假冒产品上所使用的包装、标签等，上述法律提供了更多的执法选项。其中一些变化如下：

商标持有人有权对更多用于仿造的物料采取措施；

商标持有人有权在存在风险时（即上述物料可能会用于相关的产品与服务）采取措施；

即使上述物料（包装、标签等）的生产厂家是在无意情况下做出了上述行为，商标持有人仍有权采取行动。

2.3 词典中出现的商标

根据新的条款内容，如果某些词典错误地将一件商标定为了通用术语，那么该商标的所有人将有权向该词典的出版商提出更正要求。

2.4 向擅自注册自家商标的代理机构或者代理人提出异议

目前，商标所有人可以向那些在未经授权的情况下擅自注册了自家商标的代理机构或者代理人提出异议。而《第2015/2436号欧盟商标指令》则允许商标所有人既可以在英国国内，同时也可以在其他国家就这种注册行为提出异议。

2.5 已注册商标是否能构成侵权行为

目前，使用一个注册商标不会对其他的注册商标构成侵权。因此，认为他人侵犯了自家商标权的权利持有人是无法赢得任何一场侵权官司的话，除非其所指控侵权的标志已经被官方撤销掉了。就此，《第2015/2436号欧盟商标指令》将允许法院在处理侵权诉讼时同时撤销掉相应的已注册商标。换句话来讲，权利持有人在面临侵权官司时无需再单独提交一个撤销对方商标的申请。显然，此举势必会降低开展此类诉讼所需要的成本与时间。

2.6 针对侵权指控进行辩护

2.6.1 为自己的名字进行辩护

目前，使用现有企业的名称会构成侵权行为。而且，在面对侵权指控时为“自己的名字”进行辩护的范围现在也仅仅适用于个人名字而非是企业的名称。因此，在上述条款生效后，如果人们继续使用了其他企业的名称，那么这个举动将会构成商标侵权的行为。

2.6.2 在面对侵权指控时可要求对方提出使用涉案商标的证据

为了避免在一起商标侵权诉讼中同时再对涉案商标提出撤销的指控（即以原告方未使用涉案商标为由要求撤销该商标），被告方从此以后将可以要求在先标志的所有人提交相应的使用证明并证实涉案商标的有效性。如果原告方未能提供这样一种证据，那么法院将撤销其所提出的侵权指控。

2.7 无效诉讼中的商标使用证明

目前，如果想依据在先标志而要求撤销掉某个注册商标的话，提出异议的一方或者要求撤销的申请人需要证明其在提出撤销申请前的5年中实际上一直在使用着上述在先标志。不过，根据新的规定，以后这些提出质疑的一方极有可能需要再提供另一个单独的5年使用证明。

具体来讲，如果在先标志的注册年头比较长（至少10年时间），那么所持标志遭到异议的一方将可以要求提出质疑的一方证明其在遭质疑标志申请日期前的5年里确实使用了这个标志。

3. 商标完成注册后的规定

3.1 许可

3.1.1 可以根据《商标法》提出指控

《第2015/2436号欧盟商标指令》就许可人应该如何向那些未能遵守许可协议的被许可人提出异议一事作出了新的规定。目前，许可人只能就一部分违反《合同法》的行为提出指控，而未来其将能够根据《商标法》来向被许可人提出诉讼。

3.1.2 被许可人也可以采取某些措施

目前，被许可人也可以向潜在的侵权人提出指控。《第2015/2436号欧盟商标指令》就这些事项作出了新的修订，而这将取决于相关的许可究竟是一份独占性许可还是非独占性许可。

独占性被许可人确实拥有提出诉讼的权利，但是其必须先给予该商标的所有人这么做的机会或者让商标所有人授权其开展此类活动。如果许可人在2个月内拒绝或者未能同意此事，那么被许可人可自行采取行动。而那些非独占性被许可人则不可以在未获得许可人授权的情况下向第三方提出指控。

3.1.3 许可规定同样适用于商标申请

目前，所有涉及到许可的规定不仅适用于注册商标，同时也会适用于申请。

3.2 注册商标的分案处理

根据一项即将实施的新规定，现有注册商标中的许可、担保权益以及免责事项都将适用于该商标的每一个后续分案中。不过，如果人们不想将这些权益适用于其中的某一个分案，那么其可以就此提出移除权益的请求。

3.3 注册商标的续展工作

目前，UKIPO将会在续展期限到期前的4个月内发出续展通知。而根据《第2015/2436号欧盟商标指令》中新修订的条款，上述期限将调整为6个月。

3.4 注册商标的恢复工作

如果商标所有人未能按期对注册商标进行续展，那么其在该商标到期后的12个月内仍有机会提出恢复该商标的申请。《第2015/2436号欧盟商标指令》并未对此作出修订。不过，UKIPO将不会再考虑恢复上述商标的合理性，而只是会审核该商标所有人是否是在“无意间”忘记了对商标进行续展。此举意味着UKIPO在考虑其是否应该恢复某件注册商标时将不会再去对其他的商标进行评估。

结语

《第2015/2436号欧盟商标指令》的生效时间为2019年1月14日，而这部法律所带来的影响只有在上述日期之后才能看到。其实，人们已经能够预测到其中一部分条款所会带来的冲击，因为这些条款此前已经与《欧盟商标法》进行了整合并且不会引发太多的争议。然而，其他一些条款，诸如删除了为自己企业名称进行辩护的条款则颇具争议，原因是人们尚不清楚法院将会如何处理那些在2019年1月14日之后仍继续使用老字号的公司所要面临的全新侵权指控。

来源：中国保护知识产权网
编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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