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发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：BENQUET，Sylvette 图卢兹商标部负责人
译者：宋昕哲 法国知识产权法博士 IPSIDE研究员
供稿：欧洲IPSIDE知识产权事务所
原标题：从法国知名童婴品牌Sophie长颈鹿一案看外观设计的仿冒行为特征
案例导入
判决：鉴于多处相似判定构成仿冒行为
巴黎上诉法院，第四庭，2000年7月30日，Sté Hasbro France 诉 Sté Vulli。
“诚然，为了让人联想到长颈鹿，所有长颈鹿玩具必然有一个长脖子，四条腿，一戳鬃毛，一根尾巴，一个脑袋，脑袋上还长着两只耳朵和两只小角。然而，本案受指控的玩具不仅再现了上述长颈鹿的寻常特点，还复制了Sophie长颈鹿玩具特有的特点”。
“正如一审法院所指出的那样，将两个玩具观察对比不难发现（争议）Hasbro长颈鹿玩具有一个庞大的脑袋（相较于躯体其它部分），明显地呈椭圆形，长着鼓起的脸颊。有一张微开的凸起的嘴，让动物看起来有喜悦的神情。玩具的四条腿与躯体其它部分几乎在同一平面，放置成一个现实中无法摆出的姿势。此外，不难看出该长颈鹿玩具脑袋与身体垂直，背上长着细长的鬃毛，尾巴顺着左后腿垂下。最后，可以观察到，争议长颈鹿玩具的腿较之身体其它部分相对较短”。
“纵然存在几处细节差异，比如眼睛形状，耳朵形状以及颜色选择等。但这些细节差异不足以让两个外观设计之间的相似处消失，而相似处让这两个设计拥有相同的整体外观。鉴于此，一审法院的判决应当被维持，原由 MB France公司现由Hasbro公司投放市场的长颈鹿玩具系属Sophie长颈鹿的仿冒产品。”
定义
1、仿冒行为
仿冒行为的判定：判例法所确立的原则是，仿冒行为应根据相似处来判定，而不应根据差异点来判定。
仿冒行为，即任何侵害知识产权权利人权利的行为，不管仿冒者获得的收益，也无论所使用的手段（比如，一个家具受知识产权法保护，未经许可传播其照片可构成仿冒行为）。
巴黎上诉法院在2005年6月29日的一份判决中指出，“当两个外观设计之间的相似处占主要地位，二者差异点不能消除二者产生的同样的整体视觉效果，因此有可能导致普通消费者在一般注意力的条件下发生对来源发生错误认知，这种情况下构成仿冒行为。”
2、相关概念：寄生行为
“（寄生行为是指）一个市场主体紧随另一主体其后悄然介入的所有行为，企图不花费任何成本利用后者的投入与技术诀窍。”（法国最高法院，1999年1月26日）
（寄生行为的构成）需证实，受寄生的企业作了大量智力、资金投入，或者该企业由于历史或耗资巨大的广告宣传活动等原因享有声誉。该企业应当证明它具有特殊经济价值。
寄生行为的构成要件包含受寄生企业所遭受的损失。如果寄生企业与受寄生企业之间存在竞争关系，后者在诉讼中可以客户流失、营业额下降为理由，理由可以是现实的，也可以是潜在的。客户流失的原因在于，前者（寄生企业）以更低的价格出售商品，因为它节省了一些成本（没有花费资金用于研究，它仅模仿复制；没有广告投入）。如果前者的商品与后者商品质量类似，后者（受寄生企业）则会丢失营业额。
如果不存在竞争关系，诉讼中受寄生的企业可将企业形象平庸化、产品形象平庸化或品牌形象损失作为理由。寄生行为企图实现也必将导致价值转移、形象滥用甚至创新风险转移。
受寄生的企业应当证明存在客户被挖走的现象，也就是说混淆的可能性，或者证明它的产品被平庸化、贬值了。
仿冒者的反击：外观设计无效抗辩
1、以缺乏新颖性或独特性为理由请求宣告外观设计无效
在涉及仿冒行为的诉讼中，外观设计本身无效通常成为被告（仿冒者）的一个抗辩主张，理由通常是外观设计缺乏新颖性或独特性。为使无效抗辩理由成立，被告须证明诉争外观设计与申请日（申请优先权时指优先权日）前公开的在先设计“相同”或产生相似的整体印象。
根据欧盟判例法，判断诉争外观设计是否具有新颖性或独特性，应将诉争设计与一个或多个的在先设计单独比较，而不是与多个在先设计的设计特征的结合比较。单独比较是指，例如有三个在先设计（A、B和C），应将诉争设计与在先设计A、B与C分别比较，审查是否相同或是否产生相同的整体印象。结合比较是指，将先前设计A、B与C某些特征结合在一起（如条文、线条或颜色的组合），再与诉争设计比较。（欧盟法院2014年6月19日判决；欧盟普通法院2010年6月22日判决）
在上述例子中我们可以推断，一个将A、B与C某些特征结合在一起的新设计也可作为欧盟外观设计受到保护，只要该结合作为一个整体满足新颖性与独特性要求。
2、新颖性的判断
判断争议外观设计与先前设计是否“相同”，重要基准是先前设计是否已包含了组成争议设计的所有元素。如果完全包含，二者则应被判定为“相同”。因此，比较范畴可限定在争议设计的元素或特征。先前设计是否包含额外元素或特征，这个问题并不重要。如果一个争议外观设计所有特征已被一个更复杂的先前设计完全囊括，争议设计不能被认定为具有新颖性的。（欧盟知识产权局2011年10月25日决定）
但是，争议设计如果包含先前设计不具备的额外特征或不相似特征，则可被认定为是新颖的，除非这些额外或不相似特征太微不足道以至于不能被察觉。
-一个“微不足道的特征”的例子是，较之先前设计，争议设计在色调搭配上稍有变化。（欧盟知识产权局2009年7月28日决定）
-“微不足道细节”的另一个例子，其中一个外观设计额外有一个很小的识别性标识。该标识将不会被视为影响新颖性判断的额外特征。（欧盟知识产权局2006年11月8日决定）
争议外观设计n°5260-0001|在先外观设计（虚构例子）
3、独特性的判断
“具有独特性”，是指对于一个“知情的使用者”而言，一个外观设计得到的整体印象与申请日以前（申请优先权时指优先权日）已经公开的设计的整体印象不同。（欧盟外观设计条例第6条第1款）
在判断独特性时，设计人在开发设计时自由发挥的程度（设计空间）应当予以考虑。（欧盟外观设计条例第6条第2款）
延伸理解：知情的使用者
“知情的使用者”的概念，应理解为一个虚拟人，既不是商标法上面讲的不必掌握任何专业知识的“普通消费者”，也不是精通技术的专家，而是介于二者之间。既然“知情的使用者”不是设计人也不是技术专家，那么他们并不必然知道设计特征中哪些是由技术功能决定的，哪些是为了感官尤其视觉效果的（欧盟普通法院2013年6月22日判决）。即便如此，“知情的使用者”知悉相关领域现有的不同外观设计，对这些外观设计一般由什么要素构成这一问题有一定程度的认知 。由于相关产品对“知情的使用者”的利害关系，他们给予相对较高的注意力。（欧盟法院2011年10月20日判决；欧盟普通法院2010年6月22日判决）
换句话说，“知情的使用者”既不是设计人也不是技术专家。因此，“知情的使用者”应界定为对相关领域现有外观设计有一定认知的人，但他们不知道哪些设计特征是外表层面哪些是功能层面。“知情的使用者”既不是外观设计产品的生产商也不是销售商。
理清判断主体“知情的使用者”后，我们再来看“知情的使用者”是如何进行判断的。
首先，“知情的使用者”按照产品设计用途来使用外观设计产品。有的设计特征作用于较小，这是由于产品使用时这些特征并不显而易见。（欧盟普通法院2010年6月22日）
其次，审查两个外观设计产生的整体印象时，“知情的使用者”不太注重同类产品一般都具有的普遍特征、共性特征。他们的注意力集中在随意特征或不同于一般的不同特征。（欧盟普通法院2010年3月18日；欧盟知识产权局2006年11日28日决定）
再次，当设计空间有限时（设计自由度受功能、成本因素等因素限制），两个外观设计之间的相似点对整体视觉效果并不具有显著影响。对于“知情的使用者”而言，设计自由度越小，两个外观设计之间较小的差别也越有可能足以产生不同的视觉效果。（欧盟普通法院2010年3月18日）
最后，如果目前存在过多其它在先外观设计导致现有技术饱和，“知情的使用者”会更加注意外观设计之间微小的差别，从而它们有可能产生不同的整体印象。（欧盟法院2012年11月13日判决）
争议外观设计n°1512633-0001 |在先外观设计 n°52113-0001
法院认为，给“知情的使用者”产生的整体印象应结合产品的使用方式来判断。因此，应当考虑两个外观设计在座椅靠背倾斜度和扶手椅座位上的不同。一个倾斜的座椅靠背加上一个座位所能提供的舒适度不同于一个垂直的靠背加上一个座位，“知情的使用者”对座椅的使用因而可能受到影响。（欧盟普通法院2014年2月4日判决）
然而，在另一个涉及同一在先外观设计（扶手椅）的案子里，法院却判定争议外观设计nº1512633-0003不具备独特性。法院认为，争议外观设计与在先设计之间的共同特征（垂直结构，靠背和座位是平的，座位位置在整个结构的下部），胜过它们之间的区别，包括争议外观设计包含的三个垫子。（欧盟普通法院2014年2月4日判决）
在第二个涉及扶手椅的案子里，欧盟普通法院支持了欧盟知识产权局上诉委员会的决定（2012年4月27日决定）。欧盟知识产权局认为，判断外观设计产生的整体印象时，垫子的重要性不及扶手椅的结构。原因在于：垫子不属于固定结构，它们很容易从主要产品中分离出来；垫子经常与座椅分开销售与购买；与座椅价格相比垫子的价格相对更低。“知情的使用者”只会将三个垫子视为可有可无的附属品。三个垫子很难被归为“外观设计的重要部分”。因此，外观设计整体印象应取决于扶手椅的结构，而不应取决于三个垫子。我们可以认为这三个垫子属于次要要素。（欧盟普通法院2014年2月4日判决）
争议外观设计n°1512633-0003|在先外观设计n°52113- 0001
4、外观设计无效的其它理由
除了缺乏新颖性或独创性之外，外观设计条例还规定了其它驳回理由。其中之一是，如果一个外观设计“包含了他人识别性标识（如商标、地理标志）”，而依据欧盟法或欧盟成员国国内法，相关权利人可以禁止使用该标识，该外观设计可被宣告无效。（欧盟外观设计条例第25条第1款第e项）
欧盟外观设计条例第25条规定的“包含了他人识别性标识”并不要求完全地、一层不变地将他人识别性标识使用在外观设计上。事实上，如果争议外观设计没有使用标识的一些元素，或者增加了额外元素，同样可构成“包含了他人识别性标识”，尤其是当弃用或增加的元素仅是次要的，或者是不能为相关公众察觉的。
满足条例25条规定的无效的理由，只需要外观设计包含的标识与他人识别性标识相似。（欧盟普通法院2010年5月12日判决）
5、部分无效的可能性
被宣告无效的外观设计可以通过修改得以维持（例如删除不符合保护条件的设计特征，删除他人的识别性标识），但前提是修改后的设计满足欧盟外观设计保护要件。维持申请由权利人在书面程序截止前提出。维持申请应当附上修改后的设计。提交的修改后的设计，可以包括一个已删除部分特征的外观设计的图示，或一个用虚线清楚表明部分特征并非申请保护的对象的图示。维持申请还可附上一份权利人部分放弃声明书，不超过100字。
发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：BENQUET，Sylvette 图卢兹商标部负责人
译者：宋昕哲 法国知识产权法博士 IPSIDE研究员
供稿：欧洲IPSIDE知识产权事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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