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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：Leo_Yan
原标题：美国最高法或重新定义专利法中的on-sale bar
6月25日，美国联邦最高法院同意了Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA, Inc. 一案的上诉请求。LexisNexis旗下媒体说，“整个专利界都将密切关注这一案件的进展”。这一决定不仅备受科技企业和律师们的关注，连美国专利商标局（USPTO）的代表都出来发声，“USPTO和国会对于目前的判决有着不同的看法，而他们的异见一定程度上也促使了最高法重审该案”。最高法对该案的裁决将成为美国发明法案（American Invents Act, AIA）实施后，首次为“on-sale bar”的范围划清界限的判例。
法条概述
美国专利法中所谓的“on-sale bar”是指在专利申请之前的销售行为可能使发明内容成为现有技术从而不能被授予专利权。美国于2011年9月16日颁布了AIA，新法对2013年3月16日之后（也称Post-AIA）的专利申请适用。此处需要了解一下新法与旧法对“on-sale bar”的不同规定：
旧专利法（Pre-AIA）：
“A person shall be entitled to a patent unless—the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or…”
--35U.S.C.§ 102(b)
如果在专利申请提交时，所要求保护的发明已经被公开使用或被销售，且超过12个月的，该发明不能被授予专利权。
新专利法（Post-AIA）：
“A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention…”
--35U.S.C.§ 102(a)(1)
如果在专利申请提交时，所要求保护的发明已经通过公开使用、销售或其它的方式被公众所知，且超过12个月的，则发明不能被授予专利权。
对比法条来看，新法表面上强调了“otherwise”和“available”两点，其中otherwise增加了破坏可专利性的其他可能方式，available则要求公众可知。然而，新法中otherwise是被available所限定的，即“其他可获得的”方式，归根结底强调的是“公众可知性”。如果申请人在提交申请前一年以上已经开始销售产品，但其专利申请所要保护的发明内容（claimed invention），在销售的时候并不为公众所知，那么这种“on-sale”的行为是否破坏该申请的可专利性呢？本案所要讨论的就是这种Post-AIA才会出现的特殊情况。
案件背景
瑞士的制药公司Helsinn在美国地方法院起诉美国制药公司Teva侵犯其4项专利权（US 7,947,724; 7,947,725; 7,960,424; and 8,598,219, 其中只有’219申请日在AIA生效之后），Teva遂基于美国专利法102条所规定的“on-sale bar”主张Helsinn的专利权无效。地方法院认为：
1）关于’724, ’725 和’424 专利，在销售行为发生时Helsinn并没有做好申请专利的准备；
2）关于’219专利，Helsinn的销售行为属于confidential sale（保密销售），而AIA改变了原有专利法关于“on-sale bar”的定义，要求销售行为使得技术细节“available to the public”(为公众所知)；
基于上述理由，地方法院于2015年11月13日裁定Helsinn的全部专利权有效且Teva侵犯其4项专利权罪名成立。
Teva上诉至联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC）使得案情出现反转。CAFC认为：
1）Helsinn早于申请日前12个月的行为构成销售行为；
2）AIA并没有改变“on-sale bar”的定义，发明细节为公众所知不是“on-sale bar”触发的前提，否则会给予专利权人过多的权利（文末讨论）；
3）案件中的多个证据证明Helsinn此前已经做好了申请专利的准备。
基于上述理由，CAFC于2017年5月1日推翻了地方法院的判决，裁定Helsinn的涉案权利要求基于“on-sale bar”全部无效。
再次反转
最高法的重审决定给该案件增加了更多的不确定性，该案也将成为美国专利法未来走向的一个风向标。
到目前为止，该案件的讨论都是围绕着“otherwise available to the public”展开，最高法的判决也会着重分析这句话在专利法中的具体含义。
关于“on-sale bar”的讨论
CAFC在2017年的判决中指出，如果“on-sale bar”的适用需要以发明细节的公开为前提，会赋予发明人太多的权利。有观点指出，发明人可以先销售其产品，待其产品被市场所接受之后，再将专利技术的细节申请专利，从而达到延长保护期限等效果。
笔者认为，这种假设与专利法的立法宗旨并不冲突。其一，发明人有权选择是否公开其发明成果，如果其在市场上长期销售还能保证技术细节不被公众所知，说明其将该技术作为商业秘密保护得非常完善。其二，商业秘密在为公众所知之前，依然可以选择公开来换取专利保护。其三，“on-sale bar”被放在§ 102法条下，说明其宗旨是为了避免将丧失新颖性的技术授予专利权，而是否为公众所知即新颖性的判断核心。
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作者：Leo_Yan
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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