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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：陶梅 赵晶 欧洲理利仁知识产权事务所
原标题：法国专利申请的妙用
在经济全球化的大趋势下，在“大众创业、万众创新”的大背景下，在政府加快实施“走出去”战略的推动下，越来越多的中国企业考虑走出国门，去更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作与竞争。
在“走出去”的过程中，知识产权是一个无法绕开的话题，其中专利的全球布局又是重中之重。数据显示，中国企业在国外的专利申请越来越多，然而在法国（欧洲国土面积第三大，人口总数第二，欧洲四大经济体之一，中国在欧盟的第四大贸易伙伴）的专利申请数量虽然有所上升，但年申请量仍保持在较低水平。这样略显尴尬的现实背后必定有多方面的原因，但中国申请人对法国专利制度缺乏了解，对法国专利的价值认识不够充分，应该是其中一个重要的因素。
本文将带领大家了解这个既熟悉又陌生的国家的专利制度和申请程序，在了解的基础上，再向中国申请人介绍法国专利的妙用。
一、法国专利制度及程序简介
1.1 专利类型
法国专利分为发明专利（Brevet）和实用证书专利（Certificat d’Utilité ），由法国工业产权局（INPI）负责受理和审查。外观设计申请虽然也是由INPI受理，但它未被纳入专利体系，而是作为另一种单独的工业产权，在法国通常由商标代理人处理。
法国的发明专利跟中国的发明专利类似，可以保护产品和方法，同时法律也规定了一些不受专利权保护的客体，例如理论、信息、计算机程序、商业方法等本身，违背社会公德和妨害公共利益的发明创造，动植物品种，疾病的诊断和治疗方法（在权利要求的撰写满足一定条件的情况下可授权）。
与中国相同，法国发明专利最长有效期为申请日起20年，但不同的是，只要经过有限的实质审查（详见下文），一般提交申请后2-3年可以授权。根据数据统计，法国的专利授权率非常高，在我们代理的案子中，鲜有被驳回的情况。
而法国的实用证书专利跟发明专利相比，除了在保护期限和审查程序上有所区别之外，在保护客体、可专利性的要求方面是完全一样的。相比之下，在我国专利法对实用新型的定义上可以看出对其发明高度的要求要低于发明，在确权维权的过程中也是这样实际操作的。因此，应该说，将法国的实用证书类比于中国的实用新型也并不是十分恰当的。
具体来说，法国的实用证书专利不经过检索程序和实质审查，但其授权速度远没有我们想象得快，实际上，它要经过公布（一般是自申请日（有优先权日的，指优先权日）起满18个月公开，当然，与中国一样，申请人可以请求提前公开）和随后授权公告这两个步骤，因此一般提交申请后1-2年才可以获得授权。而它的有效期只有短短的6年。另外，虽然在审批过程中无需请求检索，但当权利人想要维权的时候，则需要递交检索报告。由于以上众多因素，这种类型的专利在法国的申请量极低，这与中国的实用新型所受的待遇完全不同。
在法国，与专利相关的法律规定被收录在了《法国知识产权法典》中。
1.2 审批程序
发明专利
提交申请→形式审查→检索→公布→实质审查→授权公告
以上是法国发明专利申请的一般性程序，下面仅指出值得注意或可加以利用的几个特点：
▶专利申请可以以任何语言提交，但如果是以法语之外的语言提交，则必须在两个月内补交法语译文。在审查过程中，可基于外语原文更正翻译错误。
▶如果申请是通过注册的法国专利代理人提交的，则不需要提供委托书。
▶检索结果是以“初步检索报告”的形式提供，其具有与欧洲或PCT检索报告相同的结构，并包含评述本发明可专利性的书面意见。该书面意见不随申请文本一同公布，但在申请被公布后，第三方可以向INPI通过请求获得。当初步检索报告中包含被认为破坏新颖性和/或创造性的相关对比文件时，申请人必须对该报告进行答复，答复期限为3个月，需要时可延期3个月（无官费），但仅可延期一次。值得注意的是，INPI可以以明显缺乏新颖性为由驳回专利申请，但没有权利以缺乏创造性为由驳回。然而，与大多数国家相同，稳定有效的专利其权利要求需要具有创造性。如果第三人对该专利提出无效宣告请求，则将由法院裁决发明是否具有创造性。
▶当法国申请为首次申请时（即没有要求任何优先权），INPI将委托欧洲专利局（EPO）出具初步检索报告，通常自申请日起9个月内（有时10个月左右，但一般不会晚于12个月）发送给申请人。这一点是非常有利用价值的，下文会具体介绍它的妙用。
▶当法国申请为二次申请时（即要求了优先权），初步检索报告由INPI自己出具。通常，INPI会在优先权日起2年左右，通知申请人提交同族申请在各国审查过程中审查员所引用文献的相关信息，以便为其检索提供参考，随后综合各方面信息，完成初步检索报告。
▶专利申请自申请日（有优先权日的，指优先权日）起满18个月公布。届时，如果初步检索报告已经完成，则与专利申请同时公布，否则稍后公布。
▶第三方可以在初步检索报告公布后3个月的期限内提交意见，但不可匿名提交。
▶INPI在实质审查阶段，会基于初步检索报告中引用的文件、可能收到的第三方意见以及申请人对初步检索报告的答复，做出最终检索报告。一件申请只要满足了各种形式要求并且权利要求不明显缺乏新颖性，在最终检索报告做出之后不久，一般就会收到授权缴费通知。授权专利与最终检索报告一同公布，这是为了让公众知晓是否存在被审查员认为可能会影响权利要求的有效性的文件。
▶与中国不同，若要挑战一件法国专利的有效性，不是向专利局提出请求，而是要直接去法院提起无效诉讼。
▶年费（维持费）是从提交申请的第二个周年日开始缴纳。该费用须在周年届满月的最后一天前缴纳。若没有按时缴纳，可以在 6个月的宽限期内补交该费用和相应的滞纳金。需要注意的是，即使专利尚未授权、尚在申请阶段时，也要每年缴纳维持费。
实用证书专利
提交申请→形式审查→公布→授权公告
与法国发明专利相比，实用证书专利申请的审查程序中没有检索和实质审查这两个步骤，其它方面基本相同，在此不再赘述。
1.3 获得法国专利的途径
目前，获得法国专利有以下几种途径：
1）直接或根据巴黎公约向INPI提出法国专利申请，经审查符合要求授予法国专利权。
2）直接或根据巴黎公约向EPO提出欧洲专利申请，经审查获得授权以后，去法国生效。
3）直接或根据巴黎公约提出PCT申请，随后PCT申请进入欧洲地区阶段，经EPO审查获得授权以后，去法国生效。
要提醒中国申请人注意的是，根据现行专利法的规定，针对在大陆完成的发明创造，去国外申请专利之前，要向国家知识产权局（SIPO）请求保密审查。因此，在采用第1或第2种途径时，提交外国专利申请之前，务必先履行上述手续。而在采用第3种途径时，向SIPO提交PCT申请时已视为提交了保密审查请求，无需单独办理。
另外，需要指出的是，在第3种途径中，PCT申请不能直接进入法国国家阶段，因为法国已经关闭了这种途径。目前，除了法国以外，还有以下欧洲国家也关闭了PCT直接进入国家阶段的途径：意 大利、荷兰、爱尔兰、比利时 、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯、摩纳哥、拉脱维亚、希腊、立陶宛。
获得授权的欧洲专利在所选择的指定国家办理生效程序通常需在欧洲专利授权日起3个月内进行。根据所选择的生效国家，生效程序的繁简程度也不一样，有的国家（例如法国、德国、法国、瑞士、卢森堡、摩纳哥、列支敦士登、爱尔兰、阿尔巴尼亚）不需要提供授权文本的任何翻译，有的国家仅要求提供权利要求书的翻译，还有的国家要求提供授权文本的全文翻译，具体请参考《伦敦协议》（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html）。就法国而言，授权后的欧洲专利将在法国自动生效。虽然如此，笔者仍建议及时委托法国代理机构在官方进行备案，方便后续接收官方可能下发的通知。
二、法国专利申请的妙用
下文中出现的法国专利，如无特殊说明，均指发明专利。
中国申请人走向海外的两种常规路线是：
A）提交中国专利申请→随后的12个月内提交PCT申请（要求该中国申请的优先权）→进入所选国家/地区阶段
B) 提交中国专利申请→随后的12个月内根据巴黎公约直接在感兴趣的国家/地区提交申请
在A路线中，12个月优先权期限届满之前，申请人需要决定是否要将该专利申请延伸到国外，在进入国家/地区阶段的期限（通常是30个月或31个月）届满前，还要决定延伸到哪些国家，而在B路线中，这两个决定必须在12个月优先权期限届满之前做出。在决定是否要延伸到国外时，除了市场等因素要考虑之外，申请人还必须对该专利申请的授权前景做一定的评估，否则可能会面临“财权两空”（专利无法获得授权，投入的资金也无法收回）的结局。而由于中国专利申请的检索报告会随着第一次审查意见通知书一起发出（不想提前公开的话通常是申请日后两三年），申请人唯一能够据以做出这种评估的，就是委托代理机构或检索单位或者自己所做出的现有技术检索结果。该结果具有一定的参考价值，但由于检索人员的专业性、所用数据库的全面性等原因，高度相关的对比文件未被检索到的可能性比较大。依据这样的检索结果所做出的决策也就存在不小的风险。
为了更好地解释上述常规路线中潜在的问题，下面举个具体的例子。
某中国公司于2015年提交了一个中国专利申请，提交前的现有技术检索没有检到相关对比文件。2016年，提交了一件要求该中国申请的优先权的PCT申请，SIPO出具的国际检索报告也没有发现能够破坏新颖性创造性的对比文件。2018年，该PCT申请进入欧洲地区阶段、美国国家阶段、韩国国家阶段和日本国家阶段。同时，该中国专利申请经历了实质审查，即将授权。2018年下半年，收到EPO出具的补充检索报告，里面引用了一篇相关度非常高的对比文件（假设通过修改权利要求也无法克服该对比文件）。这个半路杀出的程咬金让该专利族的命运变得堪忧，已经获得授权的专利随时可能被无效，审查中的申请的授权前景也不再那么乐观，为这个专利族所投入的高额资金很可能有去无回。
这时申请人会懊恼：如果时光能倒流，在12个月的优先权期限内就获得那份EPO检索报告（在全球几大知识产权局中，EPO的检索质量是公认较高的），能早知道这结果就好了。
可能吗？可能！善用法国专利申请，就可能让时光倒流！
C) 提交中国专利申请同时或之后不久提交一份不要求优先权的法国申请→9-10个月时收到EPO出具的检索报告→根据该检索报告（可以结合之前委托机构或自己做的检索报告）来评估该专利申请的授权前景→做出是否要延伸到国外的决策。
采用这个策略，就可以完全避免上面例子中出现的“财权两空”的情况。也就是说，在提前获得的EPO检索报告结果很不理想的情况下，可以决定放弃或主动撤回中国申请和法国申请（可以避免公开），同时不提交PCT申请或基于巴黎公约的直接外国申请，这样就节约了非常可观的费用（一件美国/欧洲申请的总费用从提交至授权大约在7-10万元人民币）。
这个策略中所用到的法国申请产生的费用主要包括翻译费或法语文件撰写费、申请及检索阶段的官费（申请费+可能的权利要求附加费+检索费）、代理机构服务费，通过合适的代理机构采用适当的手段（例如基于对中文申请的理解直接撰写或翻译出简要版的法文申请）也可以控制在较低的水平上。值得一提的是，借助于法国申请获得的EPO检索报告所要缴纳给官方的检索费目前仅为520欧元（约4000元人民币），还不到欧洲专利申请途径中所缴纳的检索费的一半。此外，如果申请人是自然人、非营利性机构或满足条件的中小企业（雇员1000人以下并且少于25%的股份由非中小型企业持有），法国申请程序中的大部分官费都可以享受减半的优惠（同样适用于中国申请人），也就是说，这520欧元还可以再减半。另外一项官费，即申请费，电子提交的话也只有26欧元（约200元人民币，针对符合条件的减免对象，是13欧元）。因此，相比于这种策略所带来的费用节约，法国申请所产生的这些额外费用几乎可以忽略不计。
上面介绍的这个策略不仅在避免提交无授权前景的申请方面特别有用，对于授权前景比较乐观的申请也有积极的意义。下面分两种情况来讨论。
1、当提前获得的EPO检索报告结果非常理想时（即经核实，确实没有发现能够破坏新颖性和/或创造性的文件），基于对EPO检索质量的信任，在12个月优先权期限届满前可以更加放心地做出延伸到国外的决策，至于是走PCT途径还是巴黎公约途径，则取决于企业的自身情况（预算是否充足、感兴趣的国家数量、产品的生命周期等）。如果打算继续保留这个法国申请，可以在在先中国申请的申请日起16月内补交优先权要求，使该法国申请成为一个正式的基于巴黎公约的外国申请；当然，也可以在获得EPO检索报告后就放弃该法国申请（如果企业并不想获得法国专利或者想通过欧洲专利在法国生效而获得法国专利的话），以避免后续费用的产生。
2、当提前获得的EPO检索报告结果一般时（即经过修改申请文本尤其是权利要求，有望克服所引用的对比文件而获得授权），在12个月优先权期限届满前可以修改申请文本，使用修改后的文本来提交PCT申请或基于巴黎公约的外国申请（根据修改是否有新加入的内容，可以要求在先中国申请的优先权或该中国申请和法国申请两者的优先权）。这样，使该专利族在各国的申请获得授权的几率大大增加，相应地，也能节省费用、加快授权（审查意见通知书次数可能会减少）。在要求了法国申请的优先权的情况下，针对在后提交的欧洲专利申请（无论是基于巴黎公约直接提交的，还是通过PCT途径进入的），EPO不会收取全额的检索费（1300欧元），而是会根据法国申请程序中已经产生的初步检索报告的可用程度，决定返还一定金额。这一定程度上抵消了法国申请所带来的额外费用。
在以上两种情况中，如果申请人决定要提交欧洲专利申请，那么该申请可以直接使用或修改后使用之前的法国申请文本（投入到法国申请上的费用并没有白费），并通过法国代理机构（欧洲专利代理人考试中，法国代理人的成绩最好，而且法国代理机构的收费跟英国、德国比也有一定优势）用法语来进行审批过程。法语的审查历史也能一定程度上给竞争对手造成语言上的障碍，在后续可能发生的异议、诉讼程序中或许会有利于权利人。
综上所述，申请人采用上述策略在成本上并没有显著的增加，而且能够提前获得高质量的检索报告，对自己专利申请的授权前景有更充分的了解，使“走出去”的决策更加有据可依，在申请量较大的情况下，可以为企业节约可观的费用以及无用的人力投入，并且能够让企业在全球范围内获得质量更高的专利权。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：陶梅 赵晶 欧洲理利仁知识产权事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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