中韩专利制度中「分案申请」的比较

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作者：田英爱  北京品源专利代理有限公司

原标题：中韩专利制度中分案申请的比较

在中国，一件专利申请未结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。在目前的专利实践中，申请人可以根据审查员不具有单一性的审查意见提出分案申请，也可以主动提出分案申请。同样，韩国的专利申请中也存在分案申请，韩国的分案申请制度中规定专利申请不满足单一性条件或者原申请说明书或附图中记载的技术方案并未记载在权利要求中时，可提出分案申请。那么中韩专利制度中的分案申请有关规定是否相同呢？

一、中韩专利制度中对分案申请的规定

我国专利法实施细则第四十二条中规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。第五十四条中规定，国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。

也就是说，在中国，申请人要求分案，应当在专利局发出授权书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前，向专利局提出分案请求。需要注意的是，即使申请人在两个月期限届满之前提前办理了办登手续，仍可以根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请，即只要专利申请处于“未终止”的状态，都可以进行分案申请。专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

而在韩国，专利申请被驳回之前的分案制度跟中国是类似的，同样要满足分案申请的内容不得超出原申请记载的范围等的规定。而当韩国专利申请被驳回后，分案申请规定与中国的有所区别。从事涉韩专利代理的代理人熟知韩国专利申请被驳回后有两种救济途径，一种是再审查途径，另一种是驳回决定不服审判途径。采用第一种途径时，申请人必须修改权利要求来主张专利的新创性，而采取第二种途径时，申请人无法修改权利要求，只能以当前的权利要求进行争辩。当然，申请人采取再审查途径主张专利的进步性后再次被驳回时，还可以采用驳回决定不服审判途径进行争辩。

那么，如果申请人最终采用驳回决定不服审判途径进行争辩后，韩国专利局审判员再次否定该专利的创造性而驳回申请人的主张时，可否进行分案申请呢？答案是否定的。也就是说韩国专利申请中可进行分案的时期仅在驳回决定不服审判的提交期限之内。

二、实际案例

了解上述阐述的规定，对于代理人为客户提供分案申请的建议具有非常重要的意义。下面举出具体例子来进行说明。

关于锂离子电池负极材料的一发明专利，在韩国的专利申请日为2012年12月18日，其原始申请的权利要求共17项，其中权利要求1-7为产品权利要求，权利要求8-12为方法权利要求，权利要求13-17也为方法权利要求。审查员引用了三个日本的在先发明专利和一个韩国的在先发明专利，指出本发明的所有权利要求缺乏创造性。

该案件经申请人两次进行答复审查意见后，于2015年8月31日收到了韩国专利局的驳回通知书（final rejection）。审查员在驳回通知书中指出，当前的权利要求1-7不具备创造性，而权利要求8-17是可授权的。在上述的驳回决定之后的再审查程序和驳回决定不服审判请求中，申请人选择了后者，以不修改产品权利要求的方式提出了驳回决定不服审判请求。2017年6月29日，该案收到了韩国知识产权庭下发的审判决定通知书（trial rejection），通知书中，审查员认为本发明权利要求1中的产品结构与对比文件1-3相比，无实质性区别，本领域技术人员可通过引用的四个对比文件的启示轻易得到产品的所有技术特征，并且技术效果上也不存在显著的进步，从而驳回了申请人的请求。

上面提到本发明的方法权利要求8-17是可授权的，但由于在韩国申请中可进行分案的时期仅在能提出驳回决定不服审判的期限内，因此收到审结通知书的申请人无法再以可授权的权利要求8-17为保护范围进行分案申请。然而对于这种情况，如果该申请在中国进行，那么申请人在收到的复审通知书为维持驳回的意见时，仍能以权利要求8-17提出分案，且很有可能授权。也就是说，针对上述案件，如果申请人在收到驳回通知书时，提出驳回决定不服审判请求的同时，又以可授权的权利要求8-17进行分案申请，为笔者认为的比较妥当的选择。

三、结语

本文通过上述申请的案件情况，结合笔者在韩国专利申请过程中的经验进行了学习和总结。涉韩专利实务处理过程中，清楚掌握韩国专利制度与中国专利制度的不同之处，有助于为申请人提供更为全面的答复意见，同时有助于帮助客户把握更为合理的专利权。笔者也会在实务处理实践过程中，继续深入学习中韩专利制度的异同点。

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编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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