如何从“不具备结合启示”的角度答复创造性审查意见

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：任德欣  北京品源专利代理有限公司

原标题：浅谈如何从不具备结合启示的角度答复创造性审查意见

本文主要针对发明专利实质审查中有关创造性的审查意见，从多篇对比文件不具有结合启示入手，寻找答复审查意见的思路的突破点。

一、引言

在发明专利实质审查过程中，审查员通常会站在申请日前“本领域技术人员”的视角判断发明申请是否具有创造性，而《专利审查指南》中明确给出判断发明申请是否具有创造性的指导性步骤，即三步法；三步法中要求审查员采用“确定最接近现有技术”-“确定发明申请与最接近现有技术的区别技术特征”-“判断发明申请是否显而易见”的方式判断发明申请是否具备创造性；其中“判断发明申请是否显而易见”的重要步骤之一就是基于多个对比文件或者公知常识判断其是否具有结合启示。

《专利审查指南》第二部分第四章中指出，“要确定现有技术整体上是否具有某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术（以下简称对比文件1）以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明”。

 然而现有技术与对比文件1结合至少存在四种可能性：其一，现有技术和对比文件1即便结合也得不到本申请；其二，本领域技术人员没有动机将现有技术和对比文件1结合；其三：现有技术和对比文件1无法结合；其四，现有技术与对比文件1结合确实能得到本申请。因而，我们在答复审查意见通知书时，对于结合启示的答复应当充分考虑到上述前三种可能性。

二、答复思路

实际操作中，审查员所确定的技术启示通常来自另一篇对比文件（以下简称对比文件2）或者公知常识。

1）当所确定的技术启示来自对比文件2时，主要涉及第二种可能性中的以下情形：

区别技术特征（以下简称特征A）在对比文件2中并非单独起作用，而是和对比文件2中的其他特征（以下简称特征B）共同起作用才解决了实际解决的技术问题，也就是说，对比文件2中的特征A+特征B才能等效于本申请中被认定的区别技术特征，而审查员可能只是狭隘的从字面上相近或者相同就认定了在对比文件2中特征A等同于本申请中的区别技术特征，而忽略了和其共同起作用的特征B，审查员没有考虑到对比文件2的整体性，因而，对比文件2实际上给出了将特征A和特征B共同解决实际解决的技术问题的启示，而非通过特征A单独解决实际解决的技术问题的启示，那么在将对比文件2和对比文件1结合时，就需要将特征A和特征B作为一个整体和对比文件1进行结合，但是审查员并未对特征B与对比文件1的结合进行审查，从而同样需要和对比文件1结合的特征B可能会造成结合后的对比文件1和本申请的结构并不相同。

2）当所确定的技术启示来自公知常识时，本文主要涉及第三种可能性中的以下情形：

对比文件1中并不存在实际解决的技术问题，或者说，实际解决的技术问题已经被对比文件1中的其他技术特征所组成的技术手段给予解决，因而，本领域的技术人员在对比文件1的基础上，没有动机将区别技术特征和对比文件1结合得到本申请中的技术方案。

下面，结合一个实际案例，对上述答复思路进行说明。

三、案例分析

案例分析一

发明专利申请号201510311924.8，专利名称“一种手机侧键装配结构及手机”（以下简称“本申请”），在实质审查期间，审查员在《第一次审查意见通知书》中以对比文件1与对比文件2相结合，认为“权利要求1-10不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。

本申请的权利要求1如下：

1、一种手机侧键装配结构，其特征在于：所述侧键装配结构包括侧键（1）、电池盖（2）、侧键限位支架（3）和侧键弹性垫（4），所述侧键弹性垫（4）设置在侧键（1）内侧和电池盖（2）外侧之间，所述侧键（1）通过侧键限位支架（3）固定在电池盖（2）上，所述侧键限位支架（3）位于电池盖（2）的内侧，并能防止侧键（1）向电池盖（2）的外侧脱落。

对比文件1同样公开了一种手机侧键装配结构，本申请权利要求1和对比文件1的主要区别技术特征如下：

1）侧键弹性垫设置在侧键内侧和电池盖外侧之间；

2）电池盖；

上述区别技术特征在本申请中通过将侧键弹性垫设置在侧键内侧和电池盖外侧之间，对侧键进行支撑并防止侧键向电池盖内侧移动，同时能够保证电池盖打开时不会由于侧键向电池盖内侧移动导致电池盖和侧键发生干涉而无法够顺利打开。

上述区别技术特征实际解决的技术问题是：“如何限制侧键在电池盖内侧方向上的移动，同时不妨碍电池盖的顺利打开”。

在对比文件2中，公开了一种双色成型的按键单元，按键设置在弹性垫上（审查员认为相当于本申请的侧键弹性垫），按键由内向外的穿设在外壳上对应侧键的按键孔中，并且弹性垫位于外壳的内侧通过弹性垫对按键进行支撑，并防止按键向外壳的内侧移动，其结构类似与遥控器中的按键结构，审查员认为，上述区别技术特征1）已经被对比文件2公开，并且其在对比文件2中的作用与其在该权利要求中的作用相同，都是防止按键移动。即对比文件2给出了将其应用到对比文件1中的启示。上述区别技术特征2）为本领域的公知常识。

通过分析我们可以得知，在对比文件2中弹性垫并非独自起到上述作用，而是只有当弹性垫位于外壳的内侧的时候才能起到防止按键移动的作用，因而对比文件2中的弹性垫以及弹性垫位于外壳的内侧需要整体和对比文件1结合，然而对比文件2中弹性垫位于外壳的内侧的特征和本申请中侧键弹性垫设置在侧键内侧和电池盖外侧之间的特征在结构上并不相同，由于本领域的技术人员并不具有创造力，将对比文件2和对比文件1进行结合后，对比文件1中相应的结构势必需要按照对比文件2所给出的实际启示进行改变，因此，即便将比文件2和对比文件1进行结合也依旧得不到本申请中的方案。

案例分析二

上述审查意见通知书在一通答复后，审查员发出了《第二次审查意见通知书》，在《第二次审查意见通知书》中，审查员以对比文件1和公知常识相结合，即，将上述区别技术特征均认定为公知常识，认为“权利要求1-10不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。

对于审查员在第二次审查意见通知书的认定，如果直接就上述区别技术特征的具体作用作为主要答复点和审查员争辩上述区别技术特征不是公知常识，显然，审查员认可的可能性较低。因此需要一个能够让审查员更容易接受的理由来说服审查员。

通过对本身请进行进一步分析，在本申请中通过将侧键限位支架设置在电池盖的内侧起到限制侧键向电池盖外侧脱落的作用，进一步的，和上述区别技术特征结合，能够限制侧键在电池盖内外方向上的移动。在对比文件1中并未公开侧键弹性垫设置在侧键内侧和电池盖外侧之间，因此在对比文件1中并非通过侧键弹性垫限制侧键向电池盖内侧方向上移动，而按键需要被限制在电池盖内外侧方向上移动，可以说是本领域的公知常识，那么在对比文件1中就有可能通过其他技术手段限制侧键在外壳的内外侧方向上移动的，带着这个疑问，仔细的阅读了对比文件1的方案，在对比文件1中对侧键限位支架进行了进一步的限定，通过侧键限位支架同时限制侧键在外壳的内外侧方向上移动，因而对比文件1中实际上已经通过其他的技术手段解决了如何限制侧键向电池盖内侧方向上移动的问题，因而在对比文件1中并不存在上述实际解决的技术问题，在对比文件1的基础上，本领域技术人员没有动机对对比文件1进行进一步的改进，将对比文件1改成和本申请一样的结构。

四、亮点提示

1、在答复创造性审查意见时，不仅需要对本申请的方案进行整体性分析，同时也需要对对比文件1以及其他对比文件进行整体性分析，这样更容易发现结合对比文件1和现有技术在结合启示方面的问题；

2、相比于公知常识的其他答复思路，通过结合启示方面进行答复，更具有说服力。

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作者：任德欣  北京品源专利代理有限公司

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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