浅谈马库什权利要求新颖性判定

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：黄燕 超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：浅谈马库什权利要求新颖性判定

马库什权利要求是一种比较特殊的权利要求，其采用列举出可选择要素或可选择项的方式来撰写权利要求，目的在于解决化学领域中的多个取代基彼此之间不具有共同上位概念的问题。实践中，马库什权利要求通常出现在通式化合物和制药领域的专利申请文件中。

关键词：马库什权利要求、新颖性、修改方式

我国《专利审查指南》将马库什权利要求定义为：限定多个并列的可选择要素的权利要求。基于《专利审查指南》的规定可以看出，这些化合物属于多个并列的化合物。

我们可以简单地将马库什权利要求中的通式理解为虚拟的上位概念，而大量的具体化合物理解为具体的下位概念。在基于“下位概念的公开使采用上位概率限定的发明或实用新型丧失新颖性；反之，上位概念的公开并不影响采用下位概念限定的发明或者实用新型的新颖性”这一判定原则下，判定马库什权利要求涉及的化合物。

接下来，我们结合一个具体案例进行分析：

>>>>案情简介

2012年3月20日，专利复审委员会作出的第40895号复审请求审查决定涉及发明名称为“卤代肟衍生物和其作为潜在的酸的用途”的200480004559.6号PCT发明专利申请。

实质审查阶段，原审查部分以本专利申请不具备新颖性作出了驳回决定。其基于的主要理由是：

驳回决定所针对的权利要求1为马库什类型的权利要求，其要求保护一种通式I或II的化合物（具体结构式略），通式I或II的化合物各涉及4个取代基，每个取代基限定了大量的并列选择项，驳回决定中认为，对比文件1公开了一种通式V和VI所示化合物（具体结构式略），上述化合物的主体结构以及取代基的位置均与通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各个取代基的选择项与通式I或II中相应的取代基的选择项部分相同，由此认为权利要求1所请求保护的技术方案相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

原审查部门在前置审查中认为驳回决定中评述的权利要求1不具有新颖性并不是评述其中具体化合物的新颖性，而是评述权利要求1中一个马库什通式化合物的新颖性，故坚持驳回决定。

而专利复审委员会认为：对于化学通式定义的化合物权利要求而言，如果对比文件中公开的化学通式包含了一个较宽的化合物范围，本领域技术人员仅根据该通式以及通式中取代基的选择的内容并不能直接得出落入所述权利要求保护范围的具体化合物，即使对比文件通式中取代基进行的选择与权利要求保护范围内的具体化合物相同，也不能因此认为该权利要求的通式化合物已被该对比文件公开，即对比文件给出的信息尚不足以影响所述权利要求的新颖性。

虽然对比文件1公开的通式V和VI所示化合物的主体结构以及取代基的位置均与本申请权利要求1中的通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各个取代基的选择项与通式I或II中相应的取代基的选择项部分相同，然而由于该V和VI均由多个具有多种含义的可变取代基定义而成，其包括了一个很大的保护范围，而对比文件1所引用用来评述的部分既没有针对上述落入本申请权利要求保护范围内的化合物给出具体的化学名称、分子式（或结构式），也没有针对其提供具体的理化参数或制备方法，本领域技术人员根据对比文件1公开的内容并不能直接得出落入本申请权利要求1保护范围内的具体化合物，即不能据此认为对比文件1公开了所述具体化合物，从而否定权利要求1的新颖性。其次，实质审查过程中也没有对对比文件1全文尤其是实施例部分的内容进行分析，以找出能够落入本申请权利要求1通式保护范围内的具体化合物（包括化学名称、分子式或结构式、理化参数或制备方法）、或者与本申请权利要求1中通式结构最接近的具体化合物，而只是给出了对比文件1中涉及通式限定的权利要求书，该部分内容不满足审查指南中关于通式化合物新颖性中关于“提到”的要求，因此即使对比文件1中的通式与本申请权利要求1中的通式的取代基选项存在部分重合，仍不能据此评述本申请权利要求1的新颖性。

>>>>案例评析

本案例涉及马库什类型产品权利要求的新颖性判断。对于马库什类权利要求也即包含通式的权利要求，审查指南第二部分第十章第5.1节关于化合物的新颖性规定：“通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性。”此外，对于对比文件中给出的具体化合物的形式，审查指南在该部分中指出：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性”，“这里所谓的‘提到’的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法”。因此，对于权利要求所要求保护的通式类化合物而言，只要对比文件中明确定义或者说明了某具体化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法，并且该具体化合物落入权利要求所要求保护的通式范围内，那么该对比文件就提到了能够破坏该权利要求新颖性的具体化合物。

本复审案在马库什权利要求的撰写上为我们在日后撰写带来如下启示：

（1）通式仅涉及化合物结构式而不涉及其化学名称、理化参数或制备方法时，无法确定该通式涵盖的具体化合物，进而无法视为“提到”具体化合物，因此无法用这样的通式来评述具体化合物的新颖性。

（2）尽量在说明书的其它部分例如实施例中，给出了一个具体的化合物A（包括具体名称或者分子式、结构式的形式）。或者具体的化合物的理化参数或用于鉴定该化合物用的其他参数；或者公开了化合物A的制备方法，此时可推定公开了具体化合物A。

（3）从撰写的角度讲，在撰写通式类权利要求时不宜随意扩大其保护范围，应适当概括出一个合理的保护范围，有利于其在实质审查申请中的授权前景以及授权之后的确权稳定性。

在判断马库什化合物是否具有新颖性时，首先考虑马库什权利要求所涵盖的所有具体化合物是否具有新颖性。如果某一化合物已经被对比文件所公开，则推定该化合物不具备新颖性；但申请人能证明在申请日之前该化合物无法制备的除外。

其次，考虑马库什化合物整体是否具有新颖性。如果马库什权利要求所涵盖的所有具体化合物都具有新颖性，则该马库什化合物整体也具有新颖性；如果马库什权利要求所涵盖的具体化合物中一部分不具备新颖性，则该马库什化合物整体也不具备新颖性；马库什权利要求所涵盖的具体化合物彼此之间的新颖性不互相影响，一部分化合物不具有新颖性并不影响其他化合物的新颖性，因此允许申请人修改马库什权利要求，删除其中不具新颖性的部分，从而使新的马库什化合物具有新颖性。

在删除马库什权利要求并列可选项中的一项或几项时，应当遵循的原则是：修改后的马库什权利要求应当是马库什权利要求；即：不能将原始申请文件中的马库什化合物修改未只剩一个变量，且该变量的可选项均是具体取代基；

如果修改后的马库什权利要求仅包含了数个具体化合物，则这些化合物应当全部在原始申请文件中有明确记载，否则不允许进行这样的修改。

参考资料：

1. 国家知识产权局专利复审委员会.第40895号复审决定书

2. 《审查指南》第二部分第十章8.1.1

3. 王春伟. 马库什权利要求的新颖性判定

4. 韦东. 浅谈无效程序中马库什权利要求的修改

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：黄燕 超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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