浅谈专利保护客体的审查

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李佳  超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：浅谈专利保护客体的审查

前言

涉及专利保护客体的法条有专利法第2条和专利法第25条，在专利法第2条中，实用新型的客体在具体实践过程中往往比较好判断，然而发明是指对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案，在具体实践过程中由于对 “技术方案”的理解不深刻，往往会不能很好地认识清楚具体的方案是否满足技术方案的要求。

在专利法第25条中，对于科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等均是不授予专利权的，上述客体中，实践中比较容易犯错的在于疾病的诊断和治疗方法，实操时对于疑似非保护客体的方案如何做准确的判断是最为难处理的。

下面笔者结合实际操作过程中，通过各个不同的案件情况浅谈一下对专利保护客体的理解。

专利法第2条

发明的技术方案中，特征可以为产品也可以为方法，关键在于要构成技术方案,那么这些由若干技术特征组成的方案必须要利用技术手段解决具体的技术问题，产生一定的技术效果，总之需要着重注意的三个要素就是技术手段、技术问题、技术效果，如果不能同时满足上述三个条件，那么也就不符合发明的保护客体。

其实我们在处理具体案件时，对于新颖性、同样的发明创造、是否享有优先权的判断过程中，对于两份文件之间的对比都是技术方案、技术效果、解决的技术问题是否相同，核心都离不开技术方案本身，虽然可能在做具体对比时技术方案是否相同的把握尺度不尽相同，但是落脚点都是技术方案本身，也就是说如果该项发明本身都达不到成为技术方案的标准，那么后续直接影响到该案件的其他法条的审查。

下面举例说明一下，以加深大家对专利法第2条的理解。

某申请涉及手术衣的折叠方法，权利要求的内容如下：

权利要求：手术衣的折叠方法，包括以下步骤：（1）将手术衣衣襟朝上展开放平，将两侧衣襟各自向外翻折一次；（2）将手术衣上下翻转使衣襟朝下，将两只衣袖向内折叠，放平，在腰带上系上标签；（3）自下而上分三次依次向上对齐3叠起；（4）从两边分别向中间均匀叠起；（5）对准中心线，两边对齐叠好；（6）贴上标签，完成折叠过程。

针对上述权利要求是否构成技术方案，有两种不同的观点。观点一认为：该案例的权利要求是一种人为规定的折叠方式和折叠顺序， 折叠过程没有利用自然规律，即没有采用技术手段，因此不属于专利法保护的客体；而观点二则与观点一恰恰相反，其认为该方案解决了技术问题，即在很短时间内能够完成打开穿戴全过程；采用了利用自然规律的技术手段，即两只衣袖向内折叠等，通过该方法折叠后的衣服能够在重力的作用下自动展开；最后也取得了缩短手术衣的穿戴时间，为手术赢得时间的技术效果，因此构成技术方案，属于专利法保护的客体。

从上述实例可以看出对于是否构成技术方案方面，并没有非常严格的标准，不同人基于对技术方案理解的本身不同可能会产生不同的结果，因此更为细化的制定审查标准，也是具有一定的实际意义的。

从专利法第2条的规定，我们也发现对于技术方案的审查其实难度是比较大的，需要对技术方案这个词义本身建立更为精确的，可操作性的定义或解释，才能更加准确地指定统一的审查标准，换一种角度，也就是说需要对技术手段、技术问题、技术效果这三个要素均做更为精确的理解后，来更为准确地判断该方案究竟是不是属于专利保护的客体。

专利法第25条

专利法第25条中需要着重指出的是“疾病的诊断和治疗方法”在具体实践过程中的应用，因为在具体操作过程中对于一些疑似疾病的诊断和治疗方法的申请文件，不同人基于对技术方案理解的本身不同可能也会产生不同的判断结果。

审查指南中，关于疾病的诊断和治疗方法章节提到一项与疾病的诊断有关的方法需要同时满足两个条件才能算是疾病的诊断方法，不能被授予专利权：（1）以有生命的人体或或动物体为对象；（2）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。而且还明确指出如果是离体的对象，以获得诊断结果或健康状况为直接目的的话，也是不能被授予专利权的。

对于疾病的诊断和治疗方法，其直接目的必须是以获得疾病诊断结果或健康为直接目的，但是在实际办案过程中，一些并不是以获得疾病诊断结果或健康为直接目的的申请文件也会遭到误判。

因为在笔者接触的专利申请中，但凡涉及到有生命的人体或动物体的方法在实质审查过程中均会被发出通知书，被认定为不能授予专利权的疾病诊断和治疗方法。但是，在经过据理力争之后，也是有可能被授予专利权的。

比如有一件专利申请，保护主题是用于远程液压控制液压致动的治疗构件的方法，该方法包括：将指令输入注入器装置，引起蓄能器的体积发生变化，在注入装置和液压致动的治疗构件之间移动流体，检测蓄能器位置，根据蓄能器位置计算误差信号，以命令致动器改变蓄能器位置。

在下发的审查意见中指出，权利要求里主要揭示的方案中，基于说明书的记载，治疗构件为胃束带，缠绕在胃的上部形成开口，该方法可以通过控制胃束带，减缓食物的通过以提供饱胀的感觉，以达到治疗病态肥胖症的目的，可见该方案是以使得有生命的人体恢复或获得健康或减少痛苦，可见其属于疾病的诊断和治疗方法，不能被授予专利权。

但是发明人则不同意上述观点，发明人认为该专利的方案属于一种控制方法，治疗构件是本发明的控制对象，直接目的就是远程液压控制液压致动的治疗构件。本发明的整个方案的落脚点在于如何对治疗构件进行准确控制，而并不在于本身对治疗构建的如何运用，虽然说明书中有提到以达到治疗病态肥胖症的目的，但是这些方法是基于该治疗构建如何运用的过程，并不是本发明要保护的方案本身，本发明的方案只是基于控制注入器装置的蓄能器以达到控制治疗构件的远程液压控制方法，也就是说本发明的直接目的并不是以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的，不符合判断疾病的诊断和治疗方法的第（2）项。

笔者也认为并不能单单地仅从技术领域的角度就认定一份专利申请文件的保护客体，这样的理解是片面的，对于疾病的诊断和治疗方法一定是要以诊断结果或健康状况为直接目的，但是如果目的仅仅是为了研发，为了科学数据，或者是采用保护设备本身控制方法等，就不能简单地全部归为不授予专利权的保护客体中。

可见，如果一件申请中出现了类似专利非保护客体的方法，还需要进行进一步的仔细判断，并且也需要参考说明书进行进一步的理解，并不能一概而论，一定要仔细研究，尽量为申请人争取利益。

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编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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