专利申请之前的「产品销售」对美国专利权有什么影响？

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作者：殷慎敏  北京品源知识产权代理有限公司

原标题：专利申请之前的产品销售对美国专利权的影响

在美国，如果专利权人在专利申请之前销售或许诺销售产品，他有一年的宽限期提交相关的专利申请，这就是众所周知的销售门槛（on-sale bar）。虽然在美国销售有一年的宽限期，但在其他国家并没有类似规定，因而这种销售行为会直接导致专利权的丧失。

1、美国新旧专利法对销售门槛（on-sale bar）的定义

2011年实施的美国新专利法（AIA）对销售门槛的定义做了修改。下面的表格列出了新旧专利法对销售门槛定义的不同。

由于AIA对销售门槛定义的修改，产生了很多悬而未决的疑问：

• 比如AIA中的销售是另外公众可获知的（otherwise available to the public），如何解读？
  

• AIA的销售门槛是指公开销售还是秘密销售？还是两者都包括？
  

• AIA的销售门槛是否包括哪些没有公开具体细节的发明？
  

2017年5月1日联邦巡回法院对Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判决，第一次明确了美国新专利法中对销售门槛的解释，解答了一些相关问题，因而也赋予该案件一些特殊意义。

2、案件背景

涉案原告Helsinn拥有四项涉及盐酸帕洛诺司琼（镇吐药）的美国专利。帕洛诺司琼作为第二代5-HT3抑制剂，主要用于防止和控制急性化疗所引起的恶心、呕吐症状。Helsinn起诉 Teva Pharmaceuticals专利侵权，而Teva 则抗辩认为专利权因为触发销售门槛而无效。

涉案原告Helsinn的四项专利是在2003年1月提交的想专利申请，但在2001年4月Helsinn和MGI Pharma签署了供给和购买合同。该合同明确了产品价格，付款方式，运输方法。同时规定：如果获得FDA的批准，MGI同意购买由专利覆盖的某一剂量的产品。该合同没有披露专利保护的所有细节，比如药物的剂量。由于美国证劵交易委员会(SEC)要求公司提供阶段性归档的财务报表 ：诸如10 – K（年度报表 ），10 – Q （季度报表 ）和 8 – K当期报表/当前报表(重大事件)。MGI在签署和Helsinn的合同后，向美国证劵交易委员会（SEC）提交8-K报表而公开了该合同。

3、美国巡回联邦法院的判决

由于涉案原告Helsinn专利申请的提交是在合同签署21个月之后，已过了12个月的宽限期，所以案件争论的焦点在与：没有公开发明细节的销售是否触发销售门槛？

五月份联邦巡回法院对Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc 案件的判决，推翻了新泽西地方法院的判决，认为如果发明的销售是公开的， 不管相关的发明细节是否公开，销售门槛在这种情况下将被触发，涉及的发明也将因此丧失可专利性。

4、案件启示

案件发展至此，涉案原告Helsinn会要求联邦巡回法院全庭复审还是上诉至美国最高法院还不得而知。通过此案我们可以得到以下启示：

1）联邦巡回法院的判决证实了美国新专利法(AIA)没有改变pre-AIA中有关销售的法律含义。

2）美国专利局认为销售涉及的发明是可以让公众获知的发明，即只有公开发明细节的销售才会触发销售门槛。美国专利局的观点显

然不同于巡回联邦法院的判决，而这种不同将会影响到未来的专利诉讼和专利无效案件。

3）除美国以外的其他国家没有销售门槛的规定，因此专利申请之前的销售行为会直接导致专利权的丧失。

4）美国申请人不应过度依赖销售门槛的宽限期，而要平衡好专利保护和商业盈利两者之间的关系。

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作者：殷慎敏  北京品源知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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