如何帮助专利持有人增强专利包的抵御力并成功躲过IPR的挑战

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原标题：Managing Patent Portfolios and Drafting Applications To Withstand IPR Challenges

USPTO自从实施双方复审程序(IPR)和其他的授权后程序（post-grant proceedings）以来，成功无效了上千项专利权利，单2016年公布的数据，被授权审判的IPR中既有50%在最终书面判决为不可专利。

或许并没有方法可以使一项专利权利要求书十全十美不受攻击，但以下的几点策略可以帮助专利持有人增强专利包的抵御力和成功躲过IPR的挑战。

包含许多不同范围含义丰富的权利要求Including Many Meaningful Claims With Different Scopes

IPR申请需符合14000字数的限制，这项限制与被挑战的权利要求数量无关并会被严格执行。从专利持有人的角度来看，包含大量的权利要求可以使IPR请愿人很难在单一的申请中完整阐述对所有权利要求的论点。这迫使请愿人要么增加经济负担递交多项申请或使用宽泛的论点对抗受挑战的权利要求，这可能不足以完整挑战一组中所有的权利要求。

即使公司选择只递交20个权利要求，在其中包括范围上显著不同的独立权利要求也会带来很大益处，PTAB要求请愿人在申请中清楚阐述每一权利要求中的所有要素，范围不同的的权利要求需请愿人用额外的篇幅阐述或递交额外的申请。同样，在不同的权利要求中对类似特征的描述使用不一样的术语也会带来益处。这会要求请愿人分别在申请中的专利权范围界定（claim construction）部分和无效论点部分分别解释类似（但不同）的术语。尽管不同的术语可能得到差异的解释，但从执行的角度来看，某些术语可能会从无效挑战中存活，即使其他类似的术语被否决。

包含狭义的权利要求Include Narrow Cliams

专利持有持有人和申请人希望尽量扩大专利的覆盖范围是可以被理解的，但包含狭义的权利要求可以使其明显区别于最接近的现有技术，增强专利抵挡IPR的挑战。从属权利要求（dependent claims）更应注重可能具有高商业价值和/或与已知现有技术明显区分的狭义特征。相比于在IPR过程中不易获得的请求限制性修改权利要求，递交狭义的权利要求更为可靠。虽然授权后程序在技术上允许专利持有人添加新的限制以克服现有技术的挑战，但这一策略在实际操作中少有获得成功。

包含功能限定用语（means-plus-function）权利要求

专利从业者认为功能限定用语（方法+功能）过于狭隘通常在撰写权利要求时节制使用，并且功能限定中“方法”这一元素需覆盖说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物。但是出于IPR防御的目的，包含至少一项含有功能限定用语结构的独立权利要求是有益的。IPR请愿人必须提供权利要求应如何被解读的陈述，规则特别要求当涉案主题为功能限定用语或步奏限定（step plus function limitation）用语时，请愿人需要指出说明书中具体描述结构、材料或动作的部分与之相对应的每个专利功能。所以，权利要求中包含功能限定用语通常会获得请愿人代理律师额外关注并撰写更多的文字用以阐述。

专利申请递交前对现有技术的检索与分析Search and Analyz Prior Art Before Preparing Patent Applications

公司应考虑在申请递交高级别发明前既进行相关现有技术的检索及分析，出于对节省开支的目的很多公司省略了这一调查步奏，并仅依靠专利审查员的检索，专利审查员由于时间和资源的限制并不能像竞争对手一样进行彻底全面的搜索，并且在IPR或诉讼环节才出现先前未发现的现有技术的案例也常有发生。

虽然不能保证预先搜索可以发现一切，但是却提供了一个较低成本的机会来发现可能形成IPR请愿人论点基础的现有技术文献。如果近似的现有技术被发现，专利申请人将拥有第一个对该技术进行解释的机会，和在说明书中阐述与自己发明的区别。该说明书会比在随后的IPR或诉讼中对与现有技术区别的叙述更具影响力。

请记住所有涉及专利申请中的人员均对专利局附有揭露涉及专利性文件的义务，所以在现有技术搜索中发现的任何相关引用文件都要信息披露声明中提及。作为IPR的防御，在专利申请审查阶段向专利审查员呈交所有相关的现有技术材料应被视为一种优势，因为这使请愿人很难在事后IPR程序中重复分析之前已经向专利审查员呈交过的材料。并且PTAB可以基于请愿人使用专利审查员之前已考略过的现有技术和论点，行使自由裁量拒绝授予IPR。

在专利申请阶段对专利有效性的争辩通常会比IPR中便宜的多，尽早收集最相关的现有技术并递交给专利审查员考虑也有利于成本效益。即使审查员与IPR请愿人的观点最后不一致，在起草阶段搜索和考虑现有技术可以帮助从业者以不同角度思考，在机会尚在的情况下制定申请揭露多种最佳实施例用以规避现有技术，从而在申请提交前避免潜在的专利无效辩论，并为其他的权利要求策略提供基础。

递交延续案申请和保持专利家族的有效性File Continuations Liberally and Keep Families Alive

公司应考虑使用延续案申请（中国为分案申请）策略以获得覆盖相关联概念的多个申请。虽然潜在地提高了成本，但如果母专利受到IPR挑战或遭到无效，律师可以依据从母专利IPR判决中获取到的相关信息，对还未被正式授权的延续案进行修改以避免未来遭遇类似的挑战。

来源：布林克斯律所 徐天牧 （知识产权诉讼顾问）总结与翻译

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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