美国企业以“无效对方专利”要挟和解金，引发制度反思

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“美国版‘恶意专利无效’。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：佑斌

近年来在美国出现了一批利用专利无效程序谋利的投机者。他们通常并非相关技术领域的实际利益方，却通过提起专利无效请求（IPR），以威胁撤销他人专利为手段，向专利权人索要“和解金”。典型案例是OpenSky公司针对VLSI科技公司专利所采取的行动：OpenSky在2021年拾起原本被驳回的Intel无效请求重新提起，并主动联系专利权人VLSI表示，如果VLSI出资花钱消灾，OpenSky将在审查程序中故意放水、配合让案件撤销。主要原因是之前Intel的无效文件因为程序问题驳回了，但是对比文件很过硬，有人嗅到了机会，成立公司把原文件重新提交了一遍，然后和专利权人谈判，给钱可以放水，要么就把专利无效。

这种行为引发美国参议员的严重关切，认为是对专利审查制度的滥用。时任美国专利商标局局长Vidal对此展开了罕见的局长审查，认定OpenSky的行为滥用了专利审查与上诉委员会（PTAB）的程序，并采取了前所未有的制裁措施。

OpenSky案由此成为讨论“以专利无效要挟获取和解金”这一行为定性的标志性事件。

2021年3月，VLSI公司在美国德州诉Intel公司专利侵权并胜诉，获得高达21.8亿美元的巨额赔偿。Intel随后尝试通过PTAB的IPR程序请求宣告涉案专利无效，但因法院诉讼进展等因素，其IPR请求根据当时Fintiv原则被PTAB拒绝立案。

2021年4月，一家新成立的公司OpenSky突然现身，提交了与Intel几乎相同的IPR无效请求；由于避开了Intel遇到的程序障碍，该请求意外获准立案。立案后，OpenSky一方面邀请已经超时的Intel加入此案，另一方面私下联系专利权人VLSI提出合作方案，OpenSky暗示可以通过不出庭让其专家证人作证等方式来削弱自身案件，以换取VLSI向其支付费用。换言之，OpenSky试图同时向两头收钱：要么从VLSI处收取撤案费停止对其不利的无效程序，要么从Intel处获利帮助Intel削弱VLSI专利。

2022年10月4日，USPTO局长Vidal在介入审查后作出决定，认定OpenSky通过提起IPR意图向专利权人和加入的原告牟取金钱，属于对PTAB程序的严重滥用。决定指出，OpenSky从未真正关心专利有效性问题，其行为表现为利用法律程序蓄意敲诈牟利，甚至不惜提出违反诚信义务的交易条件，如操纵证人出庭与否，这一系列行为构成了滥用法律程序的典型情形。Vidal强调：“发起法律程序只为牟利而故意捣毁公正程序……已超出正常策略范围，构成对程序的滥用”。作为制裁，USPTO罕见地将OpenSky逐出正在进行的IPR程序，禁止其继续参与实质审理，同时引入原被时限所限的Intel改任主导请求人。此外，局长还要求OpenSky说明为何不应当赔偿VLSI在应对该滥用行为中所产生的费用损失。

2022年12月，在进一步审查中，局长Vidal确认OpenSky所提无效请求本身在实质上具有充分说服力的理由，即该案确实存在显著的无效依据。因此，她没有直接终止整个无效程序，而是允许Intel接手继续下去，以平衡纠正滥用与保障公共利益之间的关系。与此同时，对OpenSky和另一家类似行为的公司PQA分别作出了禁止参与程序、可能赔偿费用等制裁决定，并将这些决定作为PTAB针对“程序滥用”的先例案例予以公开。

2023-2025年，围绕局长这一系列制裁决定，各方展开上诉。专利权人VLSI不满，认为制裁力度不够，遂向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉，要求更严厉的措施。而OpenSky则作为交叉上诉人，挑战USPTO的管辖权和制裁合法性，核心辩称在于其行为受到美国宪法第一修正案赋予的“请愿权”保护。

2025年11月30日，OpenSky方向联邦巡回法院递交最新答辩状，重点论证其在PTAB中的行为属于合法行使请愿权，不应受到超越宪法保护范围的惩罚。这场纷争的焦点，集中到了一项美国法律原则，Noerr-Pennington原则，即正当向政府机关请愿（包括提起诉讼或行政程序）的行为通常免于被视作非法，除非该行为被认定为“虚假诉讼”不受保护。

Noerr-Pennington原为反垄断法领域确立的原则，随后扩展为对合法诉讼和请愿活动的宪法保护。根据该原则，只要一个法律程序请求具有客观合理性，即并非完全无依据的“虚假”诉求，即使发起者主观动机不纯，也通常受言论与请愿自由保护而不承担法律责任。OpenSky在上诉中正是以此为盾辩称，其提交的IPR请求多次被认定有相当依据，包括PTAB两度认为其请求满足立案标准，甚至符合充分说服力门槛，并非无稽之诉，因此哪怕其意图是获取金钱和解，也应属于合法请愿，受第一修正案保护，不应遭制裁。OpenSky特别引用了美国最高法院 BE & K Construction v. NLRB 案的见解，即使带有不良意图，只要诉讼在客观上合理有据，仍然合法。

美国专利局则强调，请愿权并非不设限的护身符。其在诉讼中回应称，Noerr-Pennington原则主要保护的是诉前沟通或正常诉讼的启动行为，并不剥夺司法或行政审裁机构对提交后行为进行制裁的权力。也就是说，一旦程序启动，诉讼各方仍须遵守程序诚信和命令；若出现滥用过程（如妨碍发现程序、违反法庭命令等），法院或行政机构有权惩戒失当行为。在OpenSky案中，USPTO指出OpenSky不仅在提起请求时带有不良动机，更在程序中拒绝配合调查、违反局长指示、企图通过交易邮件让对方付费撤案，这些后续行为早已超出正常请愿范畴，不属于Noerr-Pennington所保障的正当活动。换言之，USPTO认为OpenSky的所作所为构成“程序中的滥用”，即便其请求本身有一定依据，也不能借此逃避纪律约束和制裁。由此，案件法律焦点在于：PTAB程序中的请求人行为，尤其是以和解金为目的的行为模式，能否受到Noerr-Pennington原则保护，抑或USPTO有权视其为滥用而加以惩戒。

此案在美国专利界引发广泛关注，被视为决定专利无效程序边界的风向标。一方面，如果联邦巡回法院最终支持USPTO的制裁决定，即认定OpenSky等投机性请求人的行为不受请愿权庇护，将确立一项强有力的先例：PTAB有权将纯套利型的无效申请人排除在程序之外。

另一方面，如果法院认定USPTO越权、制裁不当，例如采信了OpenSky关于请愿权的抗辩，则可能限制专利局今后对类似投机行为的干预能力。PTAB将不得不更加谨慎地行使程序性裁量，无法再轻易因为申请人主观意图不良就逐客出门。

无论结果如何，OpenSky案已经促使美国专利界和立法者正视IPR程序的滥用问题。USPTO在案件过程中发布的先例性意见，以及参议院对此类行为的关注，都预示着未来可能通过立法或规则对IPR申请资格、滥用认定等作出更明确的规定。可以预见，本案裁决将成为后续制度完善和司法实践的重要参考。

对比中国，目前尚未出现公开报道的与OpenSky类似的第三方专利无效牟利事件。中国专利法允许任何单位或个人在专利授权后提出无效宣告请求，且无须证明自身利害关系，这与美国IPR的开放性类似。但迄今为止，中国的专利无效程序中投机性申请人并不多见，其原因可能在于：一方面中国的专利侵权判赔额总体较美国为低，单件专利的牟利空间有限；另一方面，专利无效宣告程序的费用和专业要求较高，恶意申请可能得不偿失。此外，中国在惩罚恶意诉讼方面格外严格，对这类行为构成威慑。

随着中国企业在美国的专利申请的增多，企业逐渐开始利用美国专利维权，也要谨防第三人在美国以专利无效为要挟获取和解金”的行为。

（原标题：美国企业以“无效对方专利”要挟和解金，引发制度反思）