离职人员注意！这种情况属于职务发明

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“在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。”

01、案情简介

陈某系上海A公司的员工，任技术经理职务，上海A公司与陈某签订了《劳动合同》，此后，福建A公司与上海A公司签订借调协议，约定陈某借调至福建A公司工作。

陈某在福建A公司负责公司主要产品的研发、设计、选型等工作，其中包括专利申请事务，经手大量福建A公司关于燃气发电产品的技术文件。陈某于2019年5月从上海A公司离职，离职后两个月即申请了多项以陈某为发明人、北京B公司为专利权人的涉案专利。

福建A公司、上海A公司认为，北京B公司系福建A公司的推广代理商，不掌握燃气发电及移动充电车技术，其之所以能申请四项专利，是陈某协助北京B公司在极短的时间内完成了专利申请文件并提交至国家知识产权局。故福建A公司、上海A公司向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼请求如下：一、判令北京B公司将涉案专利一至四的专利权或专利申请权转移至福建A公司、上海A公司；二、陈某、北京B公司共同赔偿福建A公司、上海A公司为本案支出的合理支出共计104206元。

陈某、北京B公司对福建A公司、上海A公司上述主张均不同意，认为涉案专利不属于职务发明创造，涉案专利由陈某和张某共同研发完成，且与陈某在福建A公司的工作内容无关。

02、北京知识产权法院经审理认为

本案中，原告主张涉案专利属于陈某从原单位离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，故判断涉案专利是否属于原告的职务发明，应审查陈某与原告之间的关系以及陈某的工作职责或工作内容与涉案专利技术方案的关系。

一、关于涉案专利发明人陈某是否属于专利法规定的“本单位”人员

根据上海A公司与陈某签订《劳动合同书》《劳动合同解除及免责、弃权协议》，上海A公司出具《上海市单位退工证明》等显示，陈某至迟于2015年3月入职上海A公司，从事技术经理工作。2019年5月，陈某与上海A公司解除劳动关系。即2015年3月至2019年5月，陈某为上海A公司专利法意义上的“本单位”人员。关于陈某与福建A公司的关系，从陈某工作往来中多次发送的电子邮件来看，其签名档中的职位是技术经理，工作单位是福建A公司而非上海A公司；陈某多次向时任福建A公司法定代表人、董事、投资人的吴某汇报专利研发和申请、工作周报、设计部工作进展等内容；陈某与专利代理公司沟通邮件中均以“我公司”专利申请相称，所涉专利的申请人均为福建A公司，并对专利代理公司反馈的专利申请稿件予以确认提交国家知识产权局。

在此基础上，结合考虑在案证据体现出福建A公司、上海A公司存在一定程度上的关联关系，法院认定从在案电子邮件显示的期间即2017年10月至2019年5月，陈某作为福建A公司的临时工作人员，可视为福建A公司专利法意义上的“本单位”人员。 

涉案专利一至四的申请日期均为2019年7月26日，距陈某与上海A公司解除劳动关系、以及陈某结束在福建A公司的临时工作均不足一年。判断涉案专利是否属于职务发明，需进一步分析涉案专利是否与陈某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

二、关于涉案专利是否与陈某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关

在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验和技能。

二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配任务的关系，包括涉案专利的技术领域、所要解决的技术问题、技术效果，技术方案相对于现有技术的实质性特点。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动或具有有关技术的其他合法来源。

四是涉案专利的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释。包括涉案专利技术方案的复杂程度，权利人、发明人是否具有相应知识、技能和物质技术条件，是否开展了研发活动等。

涉案专利一至四均是围绕燃气发电及移动充电车技术相关的发明或实用新型专利，用以解决现有技术中移动充电车能源供给不足、运行噪音大等问题。

本案中，陈某在上海A公司担任技术经理，在福建A公司临时工作期间，在其工作往来电子邮件中，陈某向李某发送电子邮件，称第一份专利“一种天然气发电移动充电车"已经完成，可以安排专利代理公司代理申请。

在完成该工作任务时，陈某能够接触、获取到与移动充电车、天然气发电移动充电车、车载集装箱、静音集装箱、cng和Ing双燃料供气系统、天然气发动机冷却系统等技术资料和信息，大部分信息都由福建A公司解密后通过申请专利进行保护，不属于本领域的普遍知识。

涉案专利与上述技术交底书相比，均属于移动充电车领域，用于解决使移动充电车更为灵活、可靠、静音、降温等问题，其技术方案也存在相当程度上的关联性。上述技术交底书均是经福建A公司内部审查并解密后，由陈某发送给专利代理公司由其撰写并提交专利申请。

国家知识产权局在针对涉案专利三的三次审查意见通知书中引用了福建A公司2017年申请的两项专利作为对比文件，亦可佐证涉案专利与福建A公司的专利之间存在一定关联性。

综合以上考虑，法院认定涉案专利与上海A公司、福建A公司分配的任务有关，属于陈某在“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，应属职务发明创造。另一方面，结合考虑涉案专利的发明目的、技术方案、所要解决的技术问题和技术效果等，在案证据不足以充分证明北京B公司亦对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，故涉案专利的权利人或申请人应为福建A公司、上海A公司。

因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用专利法第六十五条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定，故福建A公司、上海A公司所提出的要求陈某、北京B公司赔偿合理开支的请求，于法无据，法院不予支持。

判决作出后，双方当事人均未提出上诉，现已生效。

03、法官提示

本案涉及四项与“集装箱型燃气发电充电车”有关的发明专利权属争议，针对发明人离开原单位后所作出的发明创造，其完成时间要件为发明人离开原单位1年内，其内容要件不限于本职工作内容或原单位分配的任务内容，只要发明创造本身与原单位本职工作或分配任务有关即可。

对于上述职务发明创造中“本单位”人员的范围，既包括与工作单位存在劳动关系的人员，也包括为完成特定工作任务而与用人单位建立临时性劳务关系的临时工作人员。

在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑。本案中原告提交了近百份电子邮件证明涉案专利与被告原单位分配的任务有关，法院经过审查，并与四项涉案专利的技术方案一一比对，认定涉案专利与原告分配的任务有关，属于职务发明创造。

（原标题：离职人员注意！这种情况属于职务发明 | 以案释法）

来源：知产北京

作者：吴瑛曼

供稿：审判第二庭

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：离职人员注意！这种情况属于职务发明（点击标题查看原文）

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