延展性注册能否成为商标注册的当然性理由？

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“本文基于6个案例，进行讨论延展性注册在实务中能否成为商标注册的当然性理由。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

延展性注册是商标在评审、诉讼阶段经常提到的一个词，商标申请人在已有注册商标且该商标具备了一定知名度的基础之上，申请与在先基础商标相同或者近似的商标，这种注册行为被称为“延展性注册”。企业对商标进行延展性注册通常基于三点需求，一是业务的横向扩展，二是为了打击近似商标而不断提交新申请，三是防御性注册。那么延展性注册在实务中能否成为商标注册的当然性理由呢？本文基于以下几个案例进行讨论：

一、珠海亚和生物科技有限公司与国家知识产权局“亚禾”商标无效宣告行政纠纷案

珠海亚和生物科技有限公司于2015年11月17日申请了第18353212号商标（核定使用在第5类“兽医用制剂、动物用洗涤剂、动物用膳食补充剂、动物用蛋白质补充剂、动物用防寄生虫颈圈、牲畜用洗涤剂、狗用洗涤剂、狗用洗涤液、狗用驱虫剂、宠物尿布”商品上）。北京亚禾营养高新技术有限责任公司于2020年06月03日对其提出无效宣告请求，商标局裁定：该争议商标在宠物尿布商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。珠海亚和公司不服，向北京知识产权法院起诉，诉称“合理性的商标延展性跨类注册在法律上及实践中理应受到保护，并且其商标受法律保护的时间应当推及到当事人其他关联商标的注册申请时间”。对此，(2021)京73行初10454号行政判决中，北知法院明确指出“商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系，其在先注册商标的商誉也不当然延续至其在后申请的商标。因此，原告的相关主张缺乏依据，本院不予支持。”

另外，该案第三人北京亚禾营养高新技术有限责任公司的“亚禾”字号在北京市高级人民法院（2020）京行终3592号行政判决中，被认定在2012年2012年11月15日之前经过使用在动物饲料添加剂商品领域上已具有一定影响力。该案争议商标侵犯了第三人的在先商号权，所以即使珠海亚和生物科技有限公司的“亚禾”早前被核准注册，新申请的商标也不具备可使用性。

由此可以看出：在先基础商标在经过长期的使用和宣传后获得的商誉，不能当然的延伸至在后申请商标，先后注册的商标之间的延续关系以新申请符合申请时的法律规定为前提。

二、台湾山二股份有限公司与国家知识产权局“YAMANI”商标驳回复审行政纠纷案

台湾山二公司于2017年11月13日申请了第27428927号商标（指定使用在第35类“广告、商业橱窗布置、价格比较服务等”服务上），被商标局驳回，经驳回复审仍被驳回，台湾山二公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北知法院判决驳回起诉，台湾山二公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉，并表示“诉争商标仅为其对‘YAMANI’商标及商号的延展性注册，无任何主观恶意，并非对引证商标的复制、摹仿和翻译”。（2020）京行终113号判决中法院认为，“原告提交的证据不足以证明在先注册基础商标的商业使用具有较高知名度，其商业信誉可以沿及本案诉争商标，不会造成相关公众对诉争商标指定使用商品与引证商标核定使用商品来源混淆误认。”

不难看出，延展性注册的前提是：基础商标经过使用获得了一定知名度；在先商标的知名度可以延及新商标；新商标的使用不会导致相关公众对其商品或者服务来源的混淆误认。

三、福特汽车公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会图形商标驳回复审行政纠纷案

福特汽车公司于2015年3月23日申请了第16541221号商标（指定使用在第12类“汽车、陆、空或水用机动运载工具”商品上），被商标局驳回。引证商标为东风悦达起亚汽车有限公司申请的第5809552号在先注册商标（核定使用在第12类“小型机动车、汽车、电动车辆等”商品上），经驳回复审后，福特公司的图形商标仍被驳回，故向北知法院提起诉讼。福特公司诉称“诉争商标是原告在先商标的延续，具有可注册性。引证商标与原告在先商标未构成近似商标，根据审查一致性原则，诉争商标应获准注册；原告查明有类似商标案例被核准注册，也说明诉争商标具有可注册性”。在（2016）京73行初6285号判决中，法院认为“原告提交的中华人民共和国最高人民法院在先判例案情与本案不同，不能作为本案诉争商标是否具有可注册性的参考依据，并非诉争商标获准注册的当然理由。原告的相关主张缺乏法律事实及依据，本院不予支持”以及“消费者在选择不同商品时，对商标的注意程度存在差异，但原告并未提交充分证据证明消费者在选择‘汽车’等商品时对商标的注意程度，足以区分诉争商标与引证商标。故原告关于“消费者注意程度较高，不会将诉争商标与引证商标混淆误认”的主张，缺乏事实及法律依据，本院亦不予支持。”

值得一提的是，该案中福特公司提交的（2016）最高法行再7号行政判决中，诉争商标与商标申请人盖璞公司拥有的第7547927号“盖璞内衣”商标申请日只相隔一天，指定使用商品完全相同，差别仅在于其中一字的繁简体不同，而第7547927号商标在驳回复审程序中被商评委予以核准注册，却在驳回复审中驳回了诉争商标的申请。所以福特公司提交的在先判例的案情具有特殊性，与福特公司的图形商标案不同。

经查，福特公司于2016年对于引证商标申请了撤销连续三年停止使用注册商标，但至该案审理时，撤三仍在评审阶段，对其图形商标构成阻碍，直至2018年2月撤销复审结案，东风悦达起亚汽车有限公司的“RIO及图”商标才被予以撤销。

撤销连续三年不使用并非法院中止申请的必要条件，所以在高度近似的在先商标权利终结前，商标申请人需要证明：相关公众在选择不同商品时的注意程度存在差异，从而不会对商品来源产生混淆。这对申请人的举证要求过于严格，以至于很难在引证商标权利状态稳定之前争取到新申请。由此我们可以得到一个结论：商标的延展性注册要先排除障碍商标才能推进。

四、江西省国窖赣酒有限公司“赣酒网”系列商标驳回复审案

江西省国窖赣酒有限公司于2016年6月6日分别申请了第20219134号、第20219253号、第20219458号、第20219387号商标，均被商标局驳回，国窖赣酒公司向商评委申请复审，主要理由为：申请商标具有显著性，申请商标是申请人公司的延展性商标注册，其基础商标“赣赣字牌”早在1983年就已获准注册，申请商标并未违反《商标法》第十条第二款的规定。申请商标具有显著性和识别性，用于指定服务上能够起到区分服务来源的作用，并未违反《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。同时，存在类似情形的商标获准注册的先例。

对此，商评委认为：申请商标为中文“赣酒网”，其中“赣”为江西省的简称，为省级以上行政区划，申请商标整体亦未产生有别于该地名的其他含义，已构成《商标法》第十条第二款所指之情形。且该文字使用在信息传送等指定服务上，缺乏显著性，相关公众难以将其作为商标标识加以识别，难以起到区分商品来源的作用，构成《商标法》第十一条第一款第（三）项所指之情形。申请人提交本案的证据并不足以证明，申请商标经过使用已具有可注册性，我委对此不予认可。商标评审案件遵循个案审查原则，申请人所述其他商标注册情况及申请人其他商标注册情况与本案事实情况不同，不能成为本案申请商标获准注册的当然理由。

由本案可以推断出：在先商标及其知名度不是新商标获准注册的当然依据，在后申请的商标获得支持的一个重要前提是该商标本身具有显著性，未违反商标法规定的绝对条款。

五、香港金捷（国际）集团有限公司等与国家知识产权局“卡汶凯瑟气味博物馆”商标纠纷案

香港金捷(国际)集团有限公司申请了6件“卡汶凯瑟气味博物馆”商标，其中第12520060号、第12520085号被予以无效宣告，其余4件被驳回。金捷公司不服裁定，提起诉讼。北京知识产权法院（2019）京73行初9396号行政判决中法院指出，“考虑到在案证据可以证明奕天世代公司使用‘气味图书馆’标志较早且具有一定知名度，争议商标若使用在其前述核定服务上，与引证商标并存于市场，易导致相关公众对服务来源产生混淆、误认，已构成使用在同一种或者类似商品或服务上的近似商标。被诉裁定对引证商标的表述有误，但结论正确，法院予以确认。”金捷公司不服，提起上诉，北京市高级人民法院(2022)京行终3177号判决中指出：“一般而言，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，先后注册的商标之间不当然具有延续关系，而湖南金捷公司提交的证据亦不足以证明其在先注册的第12520060号‘卡汶凯瑟气味博物馆’商标的知名度已经延及诉争商标，进而不存在导致混淆误认的可能。湖南金捷公司的相关上诉理由不能成立，本院亦不予支持。”

本案当事人名下有上百件商标，其中不乏与他人有一定知名度的商标相同或高度相近的，在实际使用过程中突出“[氣味]博物馆”，有攀附他人商誉之嫌疑，不具备注册商标应有的正当性，所以个人认为，恶意抢注的商标不适用延展性注册。

六、台湾中油股份有限公司与国家知识产权局图形商标驳回复审行政纠纷案

台湾中油股份有限公司于2019年6月6日申请了第38723522号商标（指定使用在第4类“ 切削液、发动机油、导热油、工业用油等”商品上）被驳回，驳回复审仍未获得支持，故提起诉讼。原审法院在（2021）京73行初5539号行政判决中认为，商标授权审查因个案事实情况不同可能结论各异，其他商标并存的情况并非本案申请商标获准注册的当然依据。二审法院在（2021）京行终8677号判决中明确“在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。台湾中油公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。”

经查，台湾中油股份有限公司曾对与该案中诉争商标相同的第11468407号图形商标申请无效宣告，但其后提交的新申请出现了新的引证商标，个人认为：企业在经营过程中要高度关注他人申请的与自身品牌基础商标相同或近似的商标情况，一次两次的成功维权过后不能高枕无忧，商标的保护是一项漫长的工程，轻慢对待就可能导致障碍商标不断出现，阻挡品牌的延伸发展。唯有定期监测、及时清理障碍商标，才能确保后续商标不因他人近似商标而驳回。

2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第8条规定：商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。

2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》关于商标法第三十条、第三十一条的适用15.1中指出：诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

(2015)京知行初字第4674号行政纠纷一案判决书中也提到，商标能否获准注册还与商品或服务的内容、商标的使用状况、引证商标的情况等一系列因素相关。

综上所述，前后注册的商标之间不必然具有延续关系，诉争商标在一般情形下不因在先商标的核准注册而当然应予注册，该商标是否与其他在先申请商标构成类似商品上的近似商标，在先商标的知名度是否已经延伸至新申请商标，使新申请商标能够与其他近似商标相区分等都被纳入了考量范围。若在先基础商标经过使用能够使商标标识和商品的提供者一一对应，从而使消费者将其与在相同或类似商品上在后申请的商标联系起来，并认为先后商标的商品或者服务来源于同一商标拥有者或有特定联系，同时不会与他人在先申请/注册商标产生误认，就有较大可能被认为在先基础商标的商誉能够延展至新商标，从而顺利注册。

本文启示品牌在运营过程中，要注重强化名下各关联商标之间的联系，使相关公众对商品来源的特定联系产生稳定的认知，也要注意不要侵犯他人的在先商标领域，在有余力的情况下及时、定期的做近似商标监测，主动清除商标注册障碍，以避免因他人在先近似商标而被驳回。

参考资料：

(2015)京知行初字第4674号行政纠纷判决书

(2021)京73行初10454号行政判决书

(2020)京行终113号行政判决书

(2016)京73行初6285号行政判决书

(2016)最高法行再7号行政判决书

商评字[2018]第0000052553号驳回复审决定书

(2019)京73行初9396号行政判决书

(2022)京行终3177号行政判决书

(2021)京73行初5539号行政判决书

(2021)京行终8677号行政判决书

2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》

2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

（原标题：延展性注册能否成为商标注册的当然性理由？）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接： 延展性注册能否成为商标注册的当然性理由？（点击标题查看原文）

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