「修改超范围」的审查意见，你怕了吗?

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原标题：【技术帖】“修改超范围”的审查意见，你怕了吗?

在专利代理实践中，经常会收到关于“修改超范围”的审查意见。专利法第33条规定，申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，并明确规定了原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义确定的内容。但是代理人在答复“修改超范围”的审查意见以及在撰写申请文件时，仍然会存在疑问，如何把握修改是否超范围，以及如何高质量撰写申请文件从而在答复时避免修改超范围。

从专利法第33条的立法本意出发，对申请文件修改是否超范围应当是以本领域技术人员从申请文件中合理确定的“真实意思表示”为出发点。这种“真实意思表示”可能不是原申请文件中文字表述的唯一字面解释，而是本领域技术人员结合发明所应用的具体技术领域、背景技术、发明内容、具体实施方式及说明书附图等申请文件的各个组成部分，同时考虑上下文语境关系，将申请文件作为一个有机整体去理解而确定出的申请文件呈现的合理的技术信息，可以理解为根据说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义确定的内容。

在审查意见中，最常出现的修改超范围的情形主要是：删除技术特征、增加技术特征、改变技术特征或上位概括导致修改后的技术方案未在原申请文件中记载或者不能直接地、毫无疑义地确定。

删除技术特征

对于删除技术特征后的技术方案是否导致修改超范围，笔者认为可以从以下三点进行考虑：本领域技术人员能直接地、明确地知道：

（1）修改后的技术方案是否能够由原始记载直接地、毫无疑义地确定；

（2）修改后的技术方案能够解决什么技术问题以及被删除的特征对于解决该技术问题是否是必需的；

（3）被删除的特征和修改后权利要求中的其他特征之间是否有依存关系。

下面结合一实际复审案例进行说明。

在该复审案例中，原权利要求1记载了“一种防止纺织品印染加工差错及控制缩率的方法，其特征在于，在纺织品被加工前增加一道工艺，即在布端的布边上印上约30cm的刻度标记，印上被加工厂的符号并对纺织品编号，印上的标记在染色过程中不褪色”。

答复审查意见时，为克服创造性问题，申请人将权利要求1修改为“一种控制缩率的方法，其特征在于，在纺织品被加工前增加一道工艺，即在布端的布边上印上约30cm的刻度标记，并对纺织品编号，印上的标记在染色过程中不褪色”。即修改时，删除了技术特征“防止纺织品印染加工差错”、“印上被加工厂的符号”。

对于上述修改，实审过程中被认为是修改超范围，不符合A33 的规定。但是，通过分析原始记载的申请文件，可以确定权利要求1能够解决两个不同的技术问题：

（1）防止纺织品印染加工差错；

（2）控制缩率。

即30cm的刻度标记与被加工厂的符号各自解决了不同的技术问题，没有依存关系。

我们可以从下述三点分析

（1）根据纺织品印刷所属的技术领域以及上下文语境，将申请文件作为一个整体去理解，虽然删除后的技术方案在原说明书和权利要求中没有相对应的完全一致的文字记载，但是本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定：通过方案“在纺织品被加工前增加一道工艺，即在布端的布边上印上约30cm在染色过程中不褪色的刻度标记”能够解决“控制缩率”的技术问题，通过方案“在纺织品被加工前增加一道工艺，即在布上印上被加工厂的符号”能够解决“防止纺织品印染加工差错”的技术问题；

（2）修改后的技术方案能够解决“控制缩率”的技术问题，且删除的技术特征“防止纺织品印染加工差错”、“印上被加工厂的符号”对于解决该技术问题不是必需的；

（3）删除的技术特征“防止纺织品印染加工差错”、“印上被加工厂的符号”与修改后其他技术特征之间没有依存关系。因此，它们在原始技术方案中是一种形式上的组合而非实质上的组合，因此上述修改是不超范围的。

增加技术特征

对于增加技术特征的修改，其对权利要求作了进一步限定，审查员一般不会指修改超范围。然而，对于增加从权的部分技术特征或者具体实施方式部分的一个技术特征时，应当确定的是：该特征与从权的其余技术特征或者与该实施方式中的其他特征不是相关的或无法分开地相连地，也可以理解为，该增加是否相当于在从权中或者在实施例当中删除了该部分技术特征，是否符合上述的删除技术特征的修改。

笔者结合一个案例进行说明

原权利要求包括以下特征“用于引导光束通过传送到扫描头的每张钞票的装置”和“用于在所述光束通过钞票后检测该光束强度的装置”，修改后，将上述两个特征删除，补入与这两个特征相关的特征“重叠检测器装置（S1，S2），用于引导光束通过传送到扫描头的每张钞票，并用于在所述光束通过钞票后检测该光束强度”。即将原先的两个“装置”具体化为“重叠检测器装置”，其修改来源于实施例中使用了两个传感器，可用于检测钞票重叠。

然而，实施例中记载的是，使用两个共同工作的传感器S1、S2来设置重叠错误标记，如果两个传感器都检测到重叠，则设置重叠错误标记。如果一个传感器没有识别出多层钞票，则无论另一个传感器是否识别出多层钞票，都不指示钞票重叠。即原申请文件中不存在系统使用单独一个传感器工作的暗示，也没有指示能够使用任何其他数量的传感器，更没有指示这些传感器如何共同工作。因此，从这个层面来讲，将两个“装置”具体化为“重叠检测器装置”也是不允许的。

从另一层面，虽然增加的“重叠检测”在实施例当中有记载，但是没有说明是传感器，其相当于在实施例中省略了特征“通过传感器感测钞票的反射特性来进行重叠的检测”以及“采用双传感器”的内容。而上述特征的省略涉及反应发明核心内容的特征，即在检测纸币重叠的问题中，双传感器是必须的，并非是可选地。因此，即使增加的技术特征在实施例当中有记载，仍有可能会修改超范围。

改变技术特征或上位概括

对于改变技术特征或上位概括后的技术方案是否造成修改超范围，最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第四条第一款规定，对于权利要求中以功能或者效果性表述的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式以及等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

笔者认为也可以从上述删除技术特征后得出启示，即如果该技术特征并非是解决是技术问题的必要技术特征，那么改变为该特征的“等同技术特征”，或者是对记载的特定方式进行的一种“概括”，应该符合专利法第33条的规定。

如下案例中，分案申请将母案申请中记载的“切掉前端角为45度的棱角的一部分”，概括成“切掉锋利的棱角的一部分”。复审意见中指出，锋利棱角状的具体角度并非是解决上述技术问题的必要技术特征，或者说，除了申请文件中记载的前端角为45度能够解决技术问题，对于42度、43度、46度、47度等而言，都能以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，只是简单替换，是本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。所以，其上位概括或者技术特征的改变所带来的权利应是申请人发明创造带来的结果，不会构成修改超范围。

笔者建议

在审查过程中，审查员往往认为修改后的技术方案在原申请文件中没有记载过，那么这种修改就导致超范围。上述几个案例都在复审阶段给出了不同的答案。然而，为了避免在答审过程中可能出现的修改超范围的缺陷，笔者认为代理人在撰写申请文件时应当注意：

第一、拿到交底材料后，需要与发明人充分沟通，在对技术方案充分了解的基础上，合理地对技术方案进行扩充；对于比较简单的交底材料，可建议发明人补充尽量全面的技术资料，避免出现发明人认为交底材料记载了，而实际未记载，导致后续修改超范围的情况；

第二、不要遗漏客户交底材料中的内容。对于客户交底材料中涉及到所有的内容（包括附图）都应该记载在申请文件中，除非记载某一特征会与其他特征之间构成歧义或者矛盾，否则应尽量在专利申请文件记载所有技术内容。如果没有记载交底材料的内容，而对于后续修改想增加交底材料中记载的特征时，就会因其没有记载在原申请文件中而导致修改超范围；

第三、对于交底材料中的技术方案，尽可能地记载多个不同的实施例，权利要求中上位概括后的技术方案，说明书尽量给出多个不同的下位特征；

第四、国内专利案件，在发明内容部分尽量记载所有的权利要求，除非权利要求的项数很多或者有多组不同的独立权利要求，否则应尽量把所有的权利要求放入发明内容部分。笔者在实际审核中发现，代理人往往在发明内容部分只记载独立权利要求，如果在实施例部分对技术方案的布局不合理，很有可能导致修改后的技术方案完全未记载在整个申请文件中的情况，从而导致修改超范围；

第五、对于具体实施方式的布局，在撰写上应尽量让技术方案与技术方案之间的界限清晰。代理人在撰写案件时，经常将权利要求书的内容整体放入具体实施方式中，或者将所有的内容堆积在一起来描述，而实际上整体是一个技术方案，从而导致技术方案之间存在界限不清晰的缺陷。通过在撰写上丰富实施例，如通过连接词的方式来扩充实施例，可以得出多个不同的技术方案。这样在修改权利要求时，可以从实施例中提取多个不同的技术特征来修改，其修改后的技术方案记载在实施例中，不会导致修改超范围。

总之，针对修改超范围的问题，代理人在撰写申请文件的时候应该尽量使申请文件更完善，不遗漏交底材料内容，丰富实施例扩充技术方案。当然，申请人不可能在一件申请文件中将所有能够解决技术问题的技术手段都撰写出来，往往通过最佳实施例来体现其技术贡献，因此在修改时往往会新增未明确记载在原申请文件中的内容，而导致审查员发出修改超范围的审查意见。因此，在修改申请文件或者答复修改超范围的审查意见时，代理人不妨采用上述几种思路来确定修改是否超范围。