反不正当注册，思商标法前沿

原标题：【原创】反不正当注册，思商标法前沿

2017年1月4日，国家工商总局商标局正式公布了新修订的《商标审查及审理标准》。在过去的时间里商标局通过广泛听取各方意见，借鉴国外审查标准，结合多年商标审查、审理实践的基础上，对《商标审查及审理标准》进行了修订，并首次明确了《商标法》第四十四条第一款中关于“以其他不正当手段取得商标注册的行为”的详细情形。下面就请大家跟着小编对《商标法》第四十四条第一款的几个问题一起进行探讨。

申请商标注册应当遵守诚实信用原则，不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册。由此可见，“以其他不正当手段取得商标注册的行为”所造成的后果则是损害公共利益，而非某一个特定主体的利益。

本条款中包含的内容包括以下情形：

（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

有上述情形之一者则适用本条款进行审查。然而，修订后的审查标准中仅列明了不正当手段取得商标注册行为的情形，却并没有明确每种情形的适用要件，而且也没有突破现有《商标法》中本条款的原有适用范围（仅适用于无效案件）。

本文中，我们将主要讨论引证商标的知名度以及此条款的适用范围。

在最高人民法院（2013）知行字第41号行政裁定书中关于李隆丰申请注册系争商标“海棠湾”一案中，法院称，“在李隆丰申请注册争议商标之前，“海棠湾”标志经过海南省相关政府机构的宣传推广，已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称，其含义和指向明确。李隆丰作为个人，不仅在本案涉及的不动产出租、不动产管理等服务上申请注册了争议商标，还在第43类饭店、餐馆等服务以及其他商品或服务类别上申请注册了“海棠湾商标”…….”可见，法院提出了被抢注商标是被公众知晓的名称。

因此，笔者以为，他人商标除了具备显著性的特征外，也应证明其知名度。否则，该条款则可以保护在不类似商品上的较强显著性的商标，其保护范围过于宽泛，使得《商标法》其他条款（例如第十三条等）形同虚设，从而背离了法治建设的基本要求。

除此之外，此条款规定的情形中“明显缺乏使用意图”是指系争商标所有人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，以及向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为，可以判定其明显缺乏使用意图。在国际上很多国家的商标申请注册都要求使用基础（即已经使用或者意图使用），例如美国、英国等国。而无正当使用行为可能直接导致商标的无效，这也呼应了《商标法》的立法原则，即闲置的没有任何使用意图的商标是对社会公共资源的浪费。针对此种没有任何使用意图的商标注册，笔者以为其对于他人商标知名度的要求则相对较低，而审查的侧重点主要在于系争商标所有人的“缺乏使用意图”以及“牟取不正当利益”方面，如果有确凿证据证明这系争商标申请人的此种行为，该商标应根据此条款予以无效，而对于引证商标知名度的考虑则相对较弱。

因此并不是所有的案件要求引证商标很高的知名度，具体要求要综合考虑系争商标所有人的抢注情况，其使用意图，恶意情况以及引证商标显著性等因素进行判断。

另外，根据《商标法》的规定，此条款仅能够用于注册商标的无效宣告中，因此目前对于是否可以将此条款应用于商标申请审查和核准程序等案件中尚无定论。根据前述论述可知，本条款的立法目的是打击违反诚实信用原则，但其他法条又无法予以约束的行为，其目的是维护良好的商标注册、管理秩序、营造良好的市场环境。如“FACEBOOK”案中所述，“对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动无效程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为，因此，立法精神应该贯穿于商标申请、审查、核准及无效程序的始终。”笔者以为，应以立法精神和立法目的为依据，将此法条也纳入到商标的申请和核准程序中，更加有力的打击不正当竞争行为。

由此可见，在本条款的适用问题上，仍然存在很多不确定因素，但是万变不离其宗，本条款的立法目的是维护正常的商标注册秩序，在实际案件审查中只要把握好立法目的，便可以逐步实现并维护良好的商标注册秩序。

因此，本条款中对于“其他不正当手段”的确立不仅是对目前我国立法的进一步完善，同时也是体现了我国对于打击不正当竞争行为的严厉态度。任何法律都要经得起理论与实践的检验，而这种检验就为我们知识产权人提供了进一步提高自身素质的机会，共同维护并促进健康、稳定的知识产权大环境。

来源：康信知识产权

作者：李翠华北京康信知识产权代理有限责任公司

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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