企业再创新中专利合理借鉴与专利保护范围破解

 

 

配图：IPRdaily “CTEX情报分析师” 为中国技术交易所特别推出的原创专栏，针对专利及技术情报在交易中的分析展开讨论，力求将技术交易相关问题进行“解剖”，用简洁、清晰、准确的分析语言，呈现技术交易与投融资过程中的潜在力量与潜伏危机。 本专栏接受个人及合作（会员）机构的原创投稿，投稿邮箱：lzhang@ctex.cn 本期责任编辑：范乐媛   ********************   本期情报分析师:杨泽、张娜、朱颖 （北京同立钧成知识产权代理有限公司）

 

摘要：最高法院的司法解释在第17条中确定了等同原则，此原则的确定给企业中技术创新提出了更高的标准，保证创新技术所申请的专利具有新创性的同时，还要保证创新的产品能够避免出现侵权情况，因此，本文主要从等同原则的侵权判定角度出发，浅谈企业再创新中专利合理借鉴与专利保护范围破解。

 

关键词：等同侵权、专利合理借鉴、专利保护范围破解

 

引言：《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》中第17条将侵权判定中的“等同原则”通过司法解释得以确定。该第17条规定：“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

 

一、等同原则的适用 等同侵权是相对于字面侵权而言的。如果被诉侵权产品或方法与专利权利要求书相比，具备了专利权利要求书中所有技术特征，则构成字面侵权，上述判断也可以称之为全面覆盖原则。一般情况下，毫无改动的抄袭专利是比较少见的，侵权人往往对专利权利要求书中的一个或几个必要技术特征稍加改变，以逃避侵权。等同原则正是适应这种情况产生的。 所谓等同侵权是指：被控侵权产品或方法与权利要求书相比，有一个或几个技术要素不相同，但是这种差异只有非实质性的区别，法院就会依此认定为侵权。因此，判断被诉侵权产品或方法中是否具有与授权专利相应特征相等同的特征，必须从手段、功能、效果以及本领域技术人员是否显而易见等四个方面分别进行比较，如果两者的手段、功能、效果基本相同，而且对于本领域技术人员来说也属于显而易见的话，则可以认定为等同特征，否则就不宜认定为等同特征。 另外，需要进一步说明的是，在判定两个技术特征是否构成等同特征的过程中主要应该考虑创造性因素，因为一旦被诉侵权技术方案中的相应技术特征对于专利技术方案中的相应技术特征而言具有了创造性，也就说明两者属于本质不同的技术特征，则被诉侵权技术方案相对于专利技术方案而言也就属于本质不同的技术方案，所以该技术特征也就不再属于与专利技术方案相应技术特征等同的特征；反之，如果该被诉侵权物的相应特征只是对于专利技术相应特征进行了简单的文字变换、常规手段的等效变换，则这种变换不具有任何创造性，实际上仍然是一种意图规避侵权的侵权行为。 二、等同原则的判定时间 在判定两个技术特征是否构成等同时，采用不同的时间标准所得到的结论往往是不一样的。对于应该以专利申请日、专利公开日、专利授权公告日还是专利侵权日为标准，各国有不同的规定。在我国的法律法规中尚没有明确的规定。根据《北京高院若干意见》第37条的规定“判定被控侵权物（产品或方法）中的技术特征与专利独立权利要求中的技术特征是否等同，应当以侵权行为发生的时间为界限”，北京市高级人民法院在司法实践中采用的是以专利侵权日为判断是否构成等同的时间标准。 三、企业如何合理借鉴已有技术与破解其保护范围 对于企业的技术的研发而言，可以站在巨人的肩膀上，对竞争对手或者同行业内领先企业的专利进行检索并对其进行研究，这样可以最大程度的避免侵犯已有专利权。还能够发现专利地图上的薄弱环节，以克服同类技术已有专利的不足或替代的方案，从而可以增加自己的专利储备。 目前，采用主要的侵权规避策略为：通过合理借鉴专利权利要求进行规避。例如：采用与专利相近的技术方案，并缺少至少一个技术特征，和/或至少有个一个必要技术特征与已有专利权利要求不同。 以下将从新技术研发和专利申请这两个角度出发，浅谈如何合理借鉴已有技术与破解其保护范围：

 

1、针对新技术研发 第一个案例： A公司向国家知识产权局申请了一件实用新型，并被国家知识产权局授予实用新型专利。该实用新型的独立权利要求1如下记载：一种可升降座椅，其特征在于，所述座椅包括：底座（1）、椅座升降机构（2））、椅座（3），椅背（4）。其摘要附图可以如图1所示： 图1 依据上述专利，企业中的技术人员可以从专利的正向思维角度来考虑，即依次从技术问题、技术手段和技术效果三个方面入手。具体的，由于椅座上没有支撑物，因此可能会导致用户坐在该椅子上会出现不平衡的情况。为了解决该技术问题，技术人员可以采用在椅座上增加扶手，以使得用户坐在该椅子上可以保持平衡。 但是，该企业所生产的在椅座上增加扶手的椅子这一新产品还是构成侵权行为，其原因是：该新产品包括了上述专利权利要求的全部必要技术特征，因此，属于相同侵权。 这里需要说明的是，虽然该新产品的特征多于专利权利要求中的技术特征，而且性能可能还要优于专利权利要求所保护的椅子，但是，由于专利保护的是智力成果，因此，在后的产品如果是在专利产品的基础上进行了改进，尽管该新产品可能性能要优于专利产品，但是由于使用了他人的专利，利用了他人的智力成果，就必须获得他人的许可，否则就是侵权行为。 为了避免侵权风险，我们可以在增加扶手的同时，还可以删除上述专利权利要求中的一个必要技术特征，并将专利权利要求中的另一个必要技术特征进行替换，以使得该替换后的技术特征所构成的新产品所解决的技术问题和达到的技术效果不同于上述专利权利要求所解决的技术问题以及达到的技术效果。 例如，可以将上述专利权利要求中的椅座升降机构这一必要技术特征删除，同时，将上述专利权利要求中的底座替换成由两个弯曲的支撑物构成的底座，且该底座与扶手相连接，不仅能够保持用户坐在椅子上时的平衡，还能够使得椅子能够前后摇摆，使得用户坐在椅子上更加舒服。具体的，该改进后的产品可以具体如图2所示， 图2 由图2可知，图2所示椅子缺少上述专利权利要求中的椅座升降机构这一必要技术特征，同时还将上述专利权利要求中的底座替换成由两个弯曲的支撑物构成的底座，且该底座与扶手相连接，由于缺省一个必要技术特征，且替换的技术特征与上述专利权利要求中的椅座非等同特征，因此，使得图2改进后的产品可以有效地避免了侵权风险。 第二个案例： B公司向国家知识产权局申请了一个发明专利，并被授予专利权。该专利解决的技术问题是：防止手机丢失或者盗窃后，手机中的信息泄露。权利要求为：一种手机密码系统，其设于一手机中，用于通过问题答案设置模块，判断该手机的使用者是否为合法用户，并在判断出为合法用户时，触发手机开启。有益效果为：有效地保护了手机中信息的安全。 技术人员可以从相同的技术问题，即现有技术中由于手机丢失或者盗窃后，造成手机中的信息泄露的技术问题出发，采用至少一个必要技术特征，替换专利权利要求中的一个技术特征，达到相同的技术效果，但是替换的技术特征对本领域技术人员来说是非显而易见的。 例如，对手机进行改进，以在手机中增加指纹验证或者声音验证模块，以替换专利权利要求中的问题答案设置模块这一必要技术特征，虽然他们解决的技术问题相同，即手机丢失或者盗窃后，手机中的信息泄露的问题，达到的技术效果也相同，即有效地防止手机丢失或者盗窃后，手机中的信息泄露，但采用的技术特征不同，且对于本领域技术人员来说是非显而易见的，因此，该改进的手机可以有效地避免侵权风险。

 

2、针对专利申请 以上述第一个案例为例，在了解第一案例中的专利权利要求之后，企业中的技术人员可以从专利的正向思维角度来考虑，即依次从技术问题、技术手段和技术效果三个方面入手。具体的，由于椅座上没有支撑物，因此可能会导致用户坐在该椅子上会出现不平衡的情况。为了解决该技术问题，技术人员可以采用在椅座上增加扶手，以使得用户坐在该椅子上可以保持平衡。若在椅座上增加扶手这一技术方案相对于已有技术具有新颖性和创造性，则可以将这一技术方案进行专利申请。 同时，为了避免侵权风险，我们可以在增加扶手的同时，还可以删除一个必要技术特征，并将专利权利要求中的另一个必要技术特征进行替换，以使得该替换后的技术特征所构成的技术方案所解决的技术问题和达到的技术效果不同于上述专利权利要求所解决的技术问题以及达到的技术效果。例如，将图2所示的改进的椅子进行专利申请。 这里需要说明的是，对于在椅座上增加扶手这一技术方案申请专利，虽然开发对应的产品可能会是侵权行为，但是从专利布局上考虑，可以通过外围专利包围基础专利，不仅可以增加自身的专利储备，还可以增加谈判的筹码，以实现交叉许可。

 

以上述第二案例为例，在了解第二案例中的专利权利要求之后，企业技术人员可以从相同的技术问题，即现有技术中由于手机丢失或者盗窃后，造成手机中的信息泄露的技术问题出发，采用至少一个必要技术特征，替换专利权利要求中的一个技术特征，达到相同的技术效果，但是替换的技术特征对本领域技术人员来说是非显而易见的。 例如，可以采用指纹验证或者声音验证等必要技术特征来替换专利权利要求中的问题答案设置这一必要技术特征，虽然他们解决的技术问题相同，即手机丢失或者盗窃后，手机中的信息泄露的问题，达到的技术效果也相同，即有效地防止手机丢失或者盗窃后，手机中的信息泄露，但采用的技术特征不同，且对于本领域技术人员来说是非显而易见的，因此，该改进的方案可以申请专利。

 

四、小结 专利的合理借鉴和保护范围破解是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施。同时，专利的合理借鉴和保护范围破解也需要利用专利侵权的判定原则等法律规定来进行规避。因此，本文主要从等同原则的侵权判定原则为例，简要论述了企业如何利用等同侵权的判定原则来进行专利的合理借鉴和保护范围破解，期待企业技术人员能够合理借鉴现有专利，产生更多好技术、好专利。