复审程序趋向于实质审查的延续该如何是好？

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文 / 李丙林超凡知识和产权

本文系作者李丙林向IPRdaily投稿，并经IPRdaily编辑，转载须征得作者同意，并注明文章来源（微信：IPRdaily）

【小D导读】

近年来，国内专利申请量保持持续增长，2014年，国家知识产权局共受理专利申请236.1万件，其中发明专利申请92.8万件，与之相对应的，专利复审案件数量也持续上升，2014年复审案件数量突破2万件，复审在专利确权程序中正扮演着越来越重要的角色。

《中华人民共和国专利法》第41条规定：“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。”上述规定从国家立法的角度规定在专利申请的审查过程中，对于驳回的专利申请，可以通过复审程序来执行救济，使得没有获得专利权的专利申请人能够得到法律上进一步的帮助。

业内公认，复审程序首先是一种救济程序，即当专利申请人认为自己的专利申请具备授权前景和可能，但在初步审查或实质审查中被驳回而丧失专利权，依照专利法规定向专利复审委员会告诉并要求解决，予以补救的程序，专利复审委员应当受理并作出具有法律效力的活动。

但在目前的复审实践中，复审程序趋向于实质审查的延续，对于专利申请人的救济意味渐渐变淡，而等同于再一次审查意见通知书和再一次的审查决定。“以事实为依据，以法律为准绳”，复审高于初步审查或实质审查的法律地位和指导作用有被淡化的表现或趋势。

首先，自2012年以来，在国家知识产权局的领导下专利局和复审委员会在“提高审查质量”、以“三性评判为主线”的全面审查和“审查标准执行一致”等方面做了很多的工作，也取得了很好的效果，作为一个专利代理人总体上没有太多可抱怨的。另外，在与国外专利律师或代理人的沟通中发现他们对于中国近些年的审查质量总体也是肯定的多。但是，一个硬币毕竟存在两个面，标准一致的结果导致复审程序中所体现的审查原则，审查尺度，审查结论，尤其是创造性审查结论，与实质审查阶段的做法高度趋同，这并不完全是件好事。

最为明显的例子便是公知常识在复审程序中的大量使用，在发明实质审查阶段，在创造性评判过程中，实质审查审查员常常采用公知常识或惯用的技术手段来认定所审方案与最接近的现有技术相比的区别特征，而对公知常识或惯用的技术手段的使用鲜有提供证据的，更多的是附加一些简单的语言描述，甚至是直接机械的认定。而作为救济程序的复审程序，理应对前审过程使用的事实、理由和证据进行重新认定，但在目前的复审实践中，很多复审案件，均简单重复了前审对于公知常识或惯用的技术手段的认定，合议组对于公知常识或惯用的技术手段不再履行举证责任，而将举证责任再次转嫁给申请人，但是申请人又没有办法证明原本不存在的事物（不属于公知常识或惯用的技术手段），从而导想通过权利要求中的相关特征不是公知常识，也不是惯用技术手段，从而对不具备创造性的驳回意见进行抗辩处于非常尴尬或者基本无用的境地。

其次，承担复审工作的审查员与实质审查审查员趋于一致。《中华人民共和国专利法实施细则》第五十九条规定：“专利复审委员会由国务院专利行政部门指定的技术专家和法律专家组成”，但目前有些复审案件可能是实审审查员在做，这样很难保证做复审的实审审查员（兼职复审员）都达到了技术专家和法律专家的水准，个人认为大量使用兼职复审员存在在执行细则的制度问题上打擦边球的嫌疑，有点像城管队伍中的零时工（实际上没这么严重，打个比方而已）。

另外，兼职复审工作的实审审查员的办公地点恐怕还保留在原实质审查部门，而没有真正纳入复审委员会的管辖，这种松散的外包型工作关系决定了兼职复审员可能难以脱离实质审查思维，屁股不动脑袋恐怕也动不了，无法真正从救济程序这一法律角度和高度来对待复审案件。

第三，专利法四十一条虽然确定了复审委员会的法律地位，但是相关规定过于上位，有关国务院专利行政部门（国家知识产权局）、复审委员会、以及专利局之间的关系没有从法律的层面进行明确，细则中也没有相关的规定。由于多年来国务院专利行政部门（国家知识产权局）与专利局之间的关系没有清晰地界定，导致在行政上复审委员会受到专利局的很大影响，从制度和心里层面均不能做到如司法救济那样的独立自主和学术自由。

在行政关系上，专利复审委员会隶属于国家知识产权局，而国家知识产权局与专利局具有高度的行政重合度，因而专利局的审查政策，指导意见（最典型的是《专利审查指南》）对于初步审查，实质审查和复审具有同样的约束力，这使得复审程序对于专利审查的理解和实施首先遵守专利局的各项内容要求和指导意见，而无法完全做到独立自主的依据专利法和专利实施细则进行审查。

另一方面，由于兼职复审员本职工作为实质审查，在复审积压案件被消除之后，他们仍需要回归实质审查工作，因而在复审工作中，或多或少存在为前审审查部门和审查员考虑的现象，存在担心撤销驳回会影响前审审查部门或前审审查员的工作评价或绩效考核，出于心有戚戚焉的工作心理，难以做到独立、客观的对待复审案件。

2015年4月1日，国家知识产权局公布《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称草案）。草案中涉及了多项实质内容的修改，但是对于前面提到的问题似乎没有考虑。

另外在草案中建议在第四十一条中，增加“专利复审委员会对复审请求进行审查，必要时可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查”这样的内容，上述修改建议表面上“有可能发现驳回决定中未指出的明显实质性缺陷等，避免因程序反复而不合理地延长审批周期，提高审查效率”。但实质上扩大了复审委的职权，鼓励复审审查员自由审查。这在实践中有可能产生不良的审查后果，非常值得商榷。

第一，从专利审查程序的本质来说，正如上文的分析，复审程序首先是救济程序，其不应当等同于实质审查程序，而上述草案中的修改意见则从国家法律层面进一步给予复审委自由审查的权利，会进一步做实复审程序是初步审查或实质审查的延续，这可能会减少专利申请人陈述意见和/或修改的权利，损坏专利申请人的利益。

第二，请求原则是重要的专利审查原则，上述修改建议与复审程序中现行的“请求原则”有所冲突，如果复审委依职权对专利申请文件进行审查，申请人将难以明确复审涉及的范围，不能预期复审进程，审查内容可能会超出请求人的预期，增加请求人的复审成本。另外，权利可用可不用的“自由审查”弄不好会导致其他严重问题，这个你懂得。

第三，即使从审查效率的角度，复审委依职权审查是否能够提升审查效率，保障审查质量，还存在疑问，而且，审查程序并非越简练越好，虽然审查员努力往本领域技术人员靠近，但在实际审查过程中，不得不承认本领域技术人员仍旧是理想的状况，此时，审查员与申请人之间充分良好的沟通，更加能够体现专利制度“鼓励创新，促进科技和经济发展”的根本目的。

笔者认为，在当前阶段，不应当急于扩大复审的审查范围和扩大复审委的工作职权，而应当倡导程序独立，行政独立，使复审委充分发挥复审程序的救济作用，提倡复审委对于实质审查程序的指导和借鉴作用。

第一，利用本次改法的时机，明确国务院专利行政部门（国家知识产权局）、复审委员会、以及专利局之间的关系。如能再弄清与商标局和版权局之间的关系就更好了。

第二，从法律层面明确复审委员独立自主审查。从立法角度，保障复审委的复审合议组能够独自自主开展复审审查，不受前审程序的干扰，从而从法律制度上将复审程序从审查程序中独立出来，真正实现司法救济，而不是仅仅作为前审程序的延续。

第三，在细则中明确复审过程中严格践行“以事实为依据，以法律为准绳”，对于事实进行准确认定，履行举证职责，对法律的理解和适用正确，不回避争议问题，更不滥用公知常识，不简单说教和轻易下结论，切实鼓励发明创造，维护专利申请人的合法权益。

第四，在专利法或者至少在细则或者再次在审查指南中进一步明确复审对于前审的指导作用。我国法律体系采用成文法系，并未将判例纳入法律体系的范畴，在专利复审程序中，复审过程和结论只对个案产生作用，并不会被其他案件的审查过程借鉴和参考，这在很大程度上，使得复审中体现的很好的法律思维和法律适用方式没有得到推广，不利于初步审查或实质审查对于专利法的精确理解和适用，因而如果能够通过多种方式，将典型的复审案例传达给前审，尤其对于事实认定，证据使用，法条的理解和适用等方面，作为审查指南的强化和补充，对于提高初步审查和实质审查的效率和准确性，会大有裨益，也能够节约审查资源，提高审查效率。

综上所述，在现阶段，复审程序表现出与前审尤其是实质审查程序趋同的特征，这不利于实现复审救济程序的立法初衷，恰逢第四次专利法修改草案发布之际，笔者呼吁不急于扩大复审委的职权范围，而更应当保障复审程序的独立，倡导复审学术自由，并发挥复审对于前审的指导和借鉴作用。

来源：IPRdaily 作者：李丙林编辑：IPRdaily 赵珍 -------------

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复审程序趋向于实质审查的延续 该如何是好？

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