特许经营被许可人违反商标使用的约定不一定构成商标侵权

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【小D导读】

特许经营被许可人违反商标使用的约定不一定构成商标侵权——富世餐饮管理（上海）有限公司诉上海盖亚餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷案

【简要提示】

商标使用许可为特许经营合同的重要内容。当被许可人使用注册商标不当，有可能违反特许经营合同约定而应承担违约责任，也有可能构成未经许可使用他人注册商标而应承担侵权责任，还有可能构成两种责任的竞合。本案通过辨析违约责任与侵权责任两种责任法律关系的不同特征，明确了若被特许人根据合同有权使用注册商标进行商品的生产和销售，则即使其具体使用行为可能违反合同约定，也仅构成违约而不构成商标侵权。

【主审法官】叶菊芬

一、基本案情

原告（上诉人）富世餐饮管理（上海）有限公司

被告（被上诉人）上海盖亚餐饮管理有限公司

案外人休闲国联股份有限公司（以下简称休闲国联公司）于2010年2月注册第6354119号鲜芋仙图文商标，核定使用在第30类以谷物为主的零食小吃等商品上，现在有效期内。2011年1月16日，休闲国联公司（甲方）与被告（乙方）签订《鲜芋仙授权经营合约书》，约定：甲方授权乙方在上海市、浙江省境内使用甲方的Meet Fresh（鲜芋仙）商标等经营10家以内的店铺，有效期自2011年2月10日至2021年2月9日，乙方向甲方支付授权经营费、商标管理费等，合约书还约定了甲方需提供技术指导及协助、商品供给等内容。关于商标使用许可，合约书第七条约定：乙方应依甲方之指示使用该商标作为店铺之营业表征；乙方应向甲方或甲方指定之厂商购买印有甲方商标、服务标章等的营业用杯子、封口胶膜、包材、店卡、容器等物品，不得私自印制、委制或向第三人订购，亦不得以其他物品替代；上述物品的设计由甲方决定等。

关于商品供给，合约书第九条约定：乙方须向甲方或甲方指定之供应商订购机器设备、原物料等，如基于营运需要须向第三方购买，采购项目之规格、品质均须甲方确认同意方可执行；甲方或甲方指定厂商未提供之商品、原物料（如农产品……）等，乙方得自行向合格厂商购买，但应接受甲方之指导。

原告成立于2011年8月。同年12月22日，休闲国联公司与原告签订《商标使用许可合同》，约定将包括第6354119号商标在内的多个商标许可原告在中国大陆范围内独占使用，期限与商标注册有效期一致。2013年1月30日，原告通过公证的方式在被告经营的一家“鲜芋仙”店铺以30元的价格购买了爆米花一罐，该爆米花的桶身标贴上有与涉案商标略有不同的鲜芋仙图文标识，桶盖标贴上有“鲜芋仙”文字，并显示由案外人上海日冠食品有限公司生产。

另查明，被告曾向案外人亮奎贸易（上海）有限公司购买爆米花机，向案外人艺禾贸易（上海）有限公司（以下简称艺禾公司）购买爆米花贴纸、爆米花盒、爆米花塑料桶、焦糖等。原告、休闲国联公司及艺禾公司的法定代表人均为同一人，原告称艺禾公司向被告销售前述商品系经原告指定。

原告诉称：鲜芋仙门店销售的爆米花均由休闲国联公司或原告直接提供，门店无权未经许可自行生产或自他人处购买。被告擅自自他人处购买爆米花并使用原告商标，在其店内销售，严重侵犯了原告的商标权。故起诉请求判令被告：立即停止侵害原告对第6354119号注册商标享有的独占许可使用权；赔偿原告经济损失人民币10万元；赔偿原告为制止侵权行为而支出的合理开支18,030元。

被告辩称：（1）本案纠纷是因休闲国联公司同时将涉案商标授权给原、被告使用而产生。休闲国联公司在已授权被告的情况下仍和原告签订商标使用许可合同，二者可能恶意串通，该合同是事后为本诉讼而造，原告起诉无依据。（2）被告早于原告获得商标授权，根据合同约定有权在爆米花上使用涉案商标，不构成侵权。且原告作为休闲国联公司的子公司，在明知休闲国联公司与被告合同关系的情况下仍签订有瑕疵的商标使用许可合同，可见原告认可休闲国联公司对被告的授权行为。（3）被告没有给原告造成损失，原告主张的合理费用也无依据。综上，请求法院驳回原告的诉请。

二、法院的认定和判决

上海市浦东新区人民法院经审理认为：原告经商标注册人授权，享有第6354119号商标的独占使用许可权，有权以自己的名义提起诉讼。被告根据其与休闲国联公司签订的《鲜芋仙授权经营合约书》，有权使用第6354119号商标。鉴于该合约书第七条约定被告应向休闲国联公司或指定厂商购买印有商标的容器等物，第九条又约定被告应向休闲国联公司或指定供应商订购营业所需的机器设备和原物料，据此可知被告有权利用这些机器设备、原物料及带有注册商标的容器等生产该注册商标的商品，而非仅仅有权销售使用该商标的商品。由于爆米花是“鲜芋仙”店内销售的一种商品，属于被告正常经营的商品范围；而原告也称其曾指定艺禾公司向被告销售过爆米花贴纸及塑料桶等，可见并非如原告所称其只提供成品的爆米花。

合约书第七条及第九条对被告使用该商标的方式及相关商标标识、原物料、机器设备等物品的进货渠道及条件进行了限定，这属于对被告履行合同义务具体方式的约定。被告是否违反前述合同约定，属于其与休闲国联公司之间因合同关系产生的争议。在合同有效期内，即便被告未按照前述方式履行合同义务，也只是违反了合同的约定，并不构成对第6354119号商标的侵犯。现原告以被告对该商标的使用方式未经休闲国联公司书面同意，相应产品和商标标识也非向休闲国联公司或指定厂商购买为由认为被告行为构成商标侵权，缺乏充分的理由，被告的行为不构成对原告享有的商标独占许可使用权的侵犯。据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第九条第二款、第十条的规定，判决如下：驳回原告富世餐饮管理（上海）有限公司的诉讼请求。

一审判决后，原告不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

三、对本案的研究及解析

商标使用许可为特许经营合同的重要内容。当被许可人使用注册商标不当，有可能违反特许经营合同约定而应承担违约责任，也有可能构成未经许可使用他人注册商标而应承担侵权责任，还有可能构成两种责任的竞合。此时，被特许人到底应承担何种性质的责任，是一个比较有争议的问题。

（一）特许经营中被许可人的违约责任与商标侵权责任

特许经营合同中，商标许可使用条款一般包括商标许可使用的期间、地域范围、商标的具体使用方式等。根据被特许人使用商标方式的不同，可分为两种类型：一种是销售型的特许经营，即特许人生产特许商品后提供给被特许人对外销售，被特许人对于该商品上所使用的商品商标事实上并无权进行商标法意义上的使用，双方关于商标使用约定的重要内容是使用有注册商标的商品的进货渠道等。当然，被特许人根据合同的约定一般有权使用特许人的服务商标。另一种是生产并销售型的特许经营，即被特许人使用特许人的注册商标生产特许商品后对外销售，双方关于商标使用约定的重要内容是商标标识、原材料等的进货渠道等。

被特许人应在特许经营合同约定范围内，规范使用其被许可使用的注册商标。但实践中，被特许人往往出于自身利益的需要超越合同许可范围，主要包括：（1）超越授权的商品范围或地域范围使用特许人的注册商标；（2）未经许可自行生产或自第三方处购买商品后附着特许人的注册商标对外销售；（3）特许经营合同终止后继续使用特许人的注册商标。

被特许人实施的上述行为中，第一种行为违反了特许经营合同关于商标使用的商品范围或地域范围的约定，因此构成违约。至于该行为是否构成商标侵权，目前尚存在争议。一种观点认为，被特许人在约定的商品范围或许可地域外使用特许商标时，属于未经许可的使用，构成商标侵权。如1986年美国纽约南部地区法院审理的创新阿巴拉契艺术品公司诉拉纳达电子公司案以及1993年佛罗里达州南部地区法院审理的巴比特电子公司诉戴斯坎公司案中，被特许人超出合同约定区域或约定商品使用特许商标，法院认为，商标许可权是指商标权人（特许人）允许被特许人在约定的期限、范围内按一定条件使用其商标，如果被特许人未能依照特许合同的约定，在合同约定的地域或商品之外使用特许商标，则特许人不仅有权向法院提起商标侵权诉讼，还可依据特许合同追究被特许人的违约责任。[1]另一种观点则认为，注册商标被核准使用的地域范围为全国范围，我国商标法并未规定商标权可以由注册人自己控制或限定在某个区域内有效。

因此，当被特许人超出合同约定的地域范围使用特许商标时，违反的是合同约定，并不构成商标侵权。[2]笔者认为，限定商标使用区域属于特许经营性质的约定，当被特许人有权使用特许商标而仅仅超出了使用的地域范围时，其提供的商品并不会产生来源混淆问题，只是流通渠道违反了合同约定，侵害的客体是合同权利而非商标权，被特许人应承担违约责任。当被特许人超出许可使用的商品范围时，由于其并未被许可在某商品上使用特许商标，则有可能因引起来源混淆而构成商标侵权。

被特许人的第二种行为违反了特许经营合同关于供货渠道的约定，故构成违约，是否构成商标侵权则需要区分不同类型的商标许可来认定。若系销售型特许经营，由于被特许人无权使用特许商标生产商品，而仅有权销售特许人提供的特许商品，故其自行生产或自第三人处购买的商品与特许人并无关联，而被特许人使用注册商标的行为又易导致消费者误认为该商品与特许人有关，符合商标侵权的构成要件。此时被特许人应承担的责任属于侵权责任与违约责任的竞合，特许人有权选择要求被特许人承担违约责任还是侵权责任。若系生产并销售型特许经营，由于被特许人有权使用特许商标，其自行生产特许商品不构成商标侵权，当然商标标识及相关原材料的进货渠道需遵守合同约定，否则构成违约。

但是，鉴于被特许人使用注册商标对商品来源进行指示符合事实，而合同关于商标标识及原材料的约定更多是出于商品品质保证的目的，故即便原材料或商标标识的进货渠道违反了合同约定，也并不构成商标侵权。

第三种行为违反了特许经营合同关于商标使用期间的约定，构成违约。同时鉴于特许经营合同已经终止，则被特许人使用许可人的注册商标已无合法依据，属于未经许可的使用，构成商标侵权。特许人有权选择要求被特许人承担违约责任还是侵权责任。

综上，违约责任基于合同产生，行为人要承担的是违反合同的约定义务而产生的责任，而侵权责任是基于行为人违反其法定义务而产生的责任。二者虽可能构成竞合，但鉴于法律关系特征不同，当被特许人违反合同关于商标使用的约定时，并非一概构成商标侵权，而应根据商标侵权特征对被特许人的具体使用行为进行分析认定。

（二）本案被告行为不构成商标侵权

本案中，被告以其系根据特许经营合同使用被控侵权商标为由进行抗辩，原告则认为被告仅有权销售商标权人提供的鲜芋仙爆米花，故被告是否有权生产鲜芋仙爆米花是双方争议的最大焦点。

根据商标注册人与被告签订的特许经营合同，被告有权“使用”涉案鲜芋仙商标，且并未对使用的商品范围进行限定，故使用的商品包括爆米花。从字面意义上看，就鲜芋仙爆米花而言，该“使用”应然包括生产并销售，但原告认为仅指销售，故仍应结合合同的具体约定来判断。关于特许商标的使用方式，合同约定了被告购买印有商标的容器等物（即注册商标标识）、机器设备、原物料的渠道，据此可以认定被告有权利用这些机器设备、原物料及注册商标标识生产特许商品，而非仅仅有权销售。而根据查明的事实，被告曾向商标权人的关联企业购买爆米花贴纸及塑料桶，而原告也称被告的该行为系经其指定，可见合同的实际履行情况也与约定一致，并非如原告所称商标权人只提供成品的爆米花由被告销售。因此，本案关于爆米花的特许经营属于生产并销售型而非单纯销售型，在合约书约定的期限内，被告有权在其门店内生产鲜芋仙爆米花并对外销售，被告的行为不构成商标侵权。

当然，被告销售的爆米花由案外人生产，而特许经营合同则约定，无论是商品还是注册商标标识、机器设备、原物料等，除非经特许人同意或指定，被特许人必须自特许人处或特许人指定厂商处购买。可见，被告的行为可能违反了合同约定，特许人有权起诉追究被告的违约责任。然而，正如前所述，特许人对商标标识、原物料、机器设备等物品进货渠道及相关条件的限定，属于特许人对被告履行合同义务具体方式的约定。被告是否违反前述合同约定，属于其与特许人之间因合同关系产生的争议，并不因此而构成商标侵权。

[1]转引自深圳市福田区人民法院知识产权庭课题组：“关于商业特许经营合同审判实践若干问题的调研报告”，http://www.ftcourt.gov.cn/sfsj/sfsjdetail.aspx?cls=1&id=191。 [2]杨洪波：“特许经营不侵权”，http://www.9ask.cn/blog/user/lawhby/archives/2008/50119.html。

（原载《浦东审判》2014年第6期）

来源：中国标局作者：叶菊芬浦东法院编辑：IPRdaily 赵珍

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