案说将他人注册商标登记为香港公司名称的法律责任

【小D导读】

在香港合法注册与他人注册商标名称相同的公司，规范使用公司全称，不突出使用企业字号，即使经营者宣传的内容为真实信息，但容易使人产生误解的，仍是虚假宣传行为，亦属于侵权，应受到反不正当竞争法的调整。

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因在香港注册公司的条件和税收政策较为宽松，一些中国大陆的个人将国际或国内知名商标作为企业字号在香港注册公司。并且，一般还在字号前加上一个外国国家名、字号后加上“集团”二字，公司名称显得很是“高、大、上”。公司在香港合法注册后，授权给大陆的公司或个人进行使用。企业名称和商标，同为区分商品或服务来源的商业标识。

当市场上同时出现了与商标名相同的名称企业，消费者施以一般的注意力难以将两者完全相区分。知名商标被注入了大量的财力、物力、人力进行宣传，其获得的市场知名度和占有率轻易被同名的企业所“分羹”，这对商标持有人或合法使用人来说，确实是心有不甘、愤愤不平，也是知名企业不可小觑的问题。

那么，在香港合法注册的公司，并规范使用公司全称，不突出使用企业字号，是否侵权呢？应由什么法律进行规制？下面从“杰克琼斯”案中就香港公司企业字号的不正当竞争问题进行阐述（该案中涉及到的其他法律问题在此不赘述）。

案情简介：

“杰克琼斯”是丹麦的一个男装品牌，于1999年引入中国并注册了商标。该品牌经过十多年的持续宣传和使用，目前已在国内大中城市开设了上千家专卖店，并在国内数十个城市均获得过销售方面的奖项。自2006年该品牌服装已攀居全国重点大型零售企业男装销售销量前茅，使得该品牌具有极高的知名度、美誉度和市场占有率，在相关公众中广为知晓，成为具有较高市场价值的男装品牌，该商品是相关公众所知悉的知名商品。

2010年4月20日，北京一家服装有限公司的法定代表人以其个人名义在香港注册成立了“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”。同日，“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”出具授权书，授权北京的该家服装有限公司在商业活动中使用该公司企业名称，在产品的标牌上印有“美国杰克琼斯集团服饰监制”字样，并在其店铺内显著位置悬挂“美国杰克琼斯集团服饰”牌匾，在名片上印制“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”。

2013年12月，杰克琼斯商标在中国的合法授权使用人向法院起诉，认为北京这家服装有限公司的行为构成了不正当竞争。

法院观点：

经审理，一审法院认为：《反不正当竞争法》第九条规定：“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。” 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“经营者具有下列行为之一，足以造成相关公众误解的，可以认定为反不正当法第九条第一款规定的引人误解的虚假宣传行为：（三）以歧义性语言或者其他引人误解的方式进行商品宣传的。”因此即使经营者宣传的内容为真实信息，但容易使人产生误解的，仍属于虚假宣传行为，应受到反不正当竞争法的调整。

本案中，被告北京某服装公司法定代表人在香港注册成立美国杰克琼斯集团服饰有限公司。注册当日，美国杰克琼斯集团服饰有限公司即出具授权书，授权北京某服装公司及其法定代表人在商业活动中使用该公司的企业名称（包含简称），被告亦未举证证明美国杰克琼斯集团服饰有限公司在中国大陆及香港特别行政区有其他商业经营活动。同此可见，注册美国杰克琼斯集团服饰有限公司的目的即通过反向授权方式使用该公司名称并开展商业宣传。

根据已查明的事实，原告使用和注册商标进行经营，在市场上已建立起了品牌信誉和竞争优势（注：该判决前文已认定杰克琼斯系列服装为知名商品）。被告在其经营的杰克凯尼雅品牌门店内散发含有“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”字样的名片，在店内墙上亦标有“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”字样。根据一般消费者的日常生活经验及注意力，被告的上述宣传行为将使一般消费者对该公司服装商品的生产者产生误解，导致消费者将被告的商品与原告的品牌商品相混淆，属于以歧义性语言或者其他引人误解的方式进行商品宣传，干扰了消费者的选择，并损害了公平的市场竞争秩序。因此，被告的上述行为构成反不正当竞争法上的虚假宣传，应承担相应的民事责任。

二审法院认定：绫致公司拥有的杰克琼斯品牌系知名商品，北京某服装公司生产销售的商品与美国杰克琼斯集团服饰有限公司没有任何联系的情形下，在商业活动中使用“美国杰克琼斯集团服饰有限公司”字样等行为，容易导致消费者产生北京某服装公司的商品与绫致公司“杰克琼斯”品牌商品存在联系的误认。因此，原审法院认定的事实清楚、适用法律正确，驳回上诉，维持原判。

案件评述：

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；”可知，将他人注册商标注册为企业字号构成商标侵权的要件之一是“突出使用”。在实际司法实践中，法院也会将是否“突出使用”作为审查是否侵权的必要条件，即使是将他人注册商标相同的文字登记为企业字号，如果是规范使用企业名称，并未突出使用企业字号的，一般难以认定商标侵权，除非有明显的恶意或时间远远晚于商标申请的时间最终容易导致混淆等诸多需考虑的因素，这涉及到法官的主观裁量权的使用，在认定侵权上难度也是非常大的。

从商标侵权角度难以维权，那由什么法律能予以救济呢？从上述案件来看，在香港合法注册与他人注册商标名称相同的公司，规范使用公司全称，不突出使用企业字号，即使经营者宣传的内容为真实信息，但容易使人产生误解的，仍是虚假宣传行为，亦属于侵权，应受到反不正当竞争法的调整。所以，判断将他人商标在香港登记为企业名称的行为是否构成不正当竞争，可从以下方面考量：被告的香港公司在注册和使用中是否有过错，也即是否有搭“便车”的主观故意；原告请求保护的商标的知名程度，也即是否有搭“便车”的必要性；被告的企业名称与原告的商标是否会使相关公众对市场主体或商品和服务的来源产生混淆或误认，也即被告是否有搭“便车”的实际可能性。

作者：北京市中里通律师事务所许艳编辑：IPRdaily Alisa ----------------------------------- ■知识产权界：（微信订阅号：iprpark）知识产权舆情调查、深度原创报道 ■知识产权之声:（微信订阅号：IPRradio）收听全球首档知识产权音频电台节目 ■小秘书【小D】个人微信号：iprdaily2014（添加验证请说明供职单位+姓名）

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