对我国立体商标显著性认定分析与建议

 

【小D导读】

立体商标是在2001年商标法修订后，新加入的商标法保护客体，笔者希望通过对我国现行法律规章制度以及相关司法判例，分析我国立体商标显著性认定的现状，并提出个人关于立体商标显著性认定的建议。

 

2010年3月8日，国家工商总局商标评审委员会(下称商评委)做出驳回复审决定，饮料巨头可口可乐公司于2002年10月申请的第3330291号立体商标(芬达瓶)在第32类无酒精饮料等商品上不具有区分产源的识别作用，缺乏商标应有的显著特征，不予核准注册。而与可口可乐不同的是，雀巢产品有限公司通过商标国际领土延伸注册的第G650537号瓶型立体商标在我国取得注册后，却被开平味事达调味品有限公司提出撤销该商标注册申请。理由是第G650537号商标作为国内调味品行业的常用包装，缺乏显著性，如果被雀巢公司独占使用将损害整味品行业的利益。商评委2010年7月19日做出裁定认为，第G650537号商标经雀巢公司长时间使用，具有作为商标的显著性。

 

除此之外，知名巧克力生产商费列罗公司也有同样遭遇，该公司第G783985号立体商标(费列罗巧克力外包装)被开平市可味巧克力食品有限公司申请撤销，理由是其立体商标缺乏显著性。巧合的是，第G783985号此前欲在国内注册时，即被商评委裁定缺乏显著性，不予核准注册。2007年11月，北京一中院判决该商标作为费列罗巧克力特有的包装已具有显著性。之后，商评委重裁该案，第G783985号商标被核准注册。此番可味公司提撤销申请，却被商评委认为该商标具有显著性，可味公司理由未获认可。

 

立体商标是在2001年商标法修订后，新加入的商标法保护客体。自其引入，企业和商家对其显示出了极大的热情，但是截止到目前我国国内核准的立体商标屈指可数，而其中大量的申请都以其缺乏显著性为由予以驳回，但是对于立体商标显著性的认定标准，我国法律还处于摸索阶段。由此，笔者希望通过对我国现行法律规章制度以及相关司法判例，分析我国立体商标显著性认定的现状，并提出个人关于立体商标显著性认定的建议。

 

一、“三维”立体商标——商标法的新成员 1.“三维”立体商标的概念 所谓立体商标，是与平面商标相对应的概念。依美国法的相关规定，立体商标系指以三维空间的具有长、宽、高所组成的立体实物，使购买者借以辨识不同的商品或服务来源的标志。[1]日本商标法规定，立体商标是将立体形状作为保护客体的商标。[2]台湾商SAA标法则认为立体商标是指以三度空间之长、宽、高所形成的立体形状。[3]由此可以看出，立体商标本质上是一种具有区别商品来源功能的三维标志。   2．我国“三维”立体商标的立法现状

 

我国关于立体商标的规定，始于2001《商标法》的修订，该法第8条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品区别开来的显著性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色的组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”而这一条款中的三维标志，已经被视为是对立体商标的保护。

 

《商标法》上述条款的颁布，无论是对我国行政部门还是相关司法部门都带来了巨大的挑战。鉴于相关申请、实践案例中认定标准和规定的缺失，2005年国家工商总局商标局与商标评审委员会联合公布的《商标审查及审理标准》中，对立体商标的审查进行了专章规定，成为我国现行法律框架内关于立体商标注册标准最详尽的规定。

 

《商标审查及审理标准》第四部分关于立体商标的实质审查规定中，对《商标法》第十二条规定的三种绝对禁止立体商标注册的情况，即仅有由商品自身的性质产生的形状、仅有为获得技术效果而需有的商品形状、仅有使商品具有实质性价值的形状进行了图例式的例举解释。同时对于立体商标显著性的审查作了进一步细致的规定，规定：(1)仅有指定使用商品的通用或者常用形状的；(2)仅有指定使用商品的通用或者常用包装物的；(3)其他缺乏显著特征的，以上三种情况认为缺乏显著性。[4]

 

由以上立法内容可以看出，对于立体商标的注册，我国还是主要沿用传统二维模式的注册原则。即以考察申请立体商标的显著性为首要注册条件。即商标申请的注册的立体商标不能是商品通用或者常用的形状、包装物或者整体上不能起到区分商品来源作用的标志。同时在以显著性为首要注册条件的同时，还列举不得注册的情况，主要为商标法第十二条所列三种情况。但是从本质上看，这三种情况也可以算作是对于立体商标显著性要求的细化。由此，我们可以看到我国对于三维立体商标的认定，其实就是对三维立体商标显著性的认定。只要所申请立体商标没有商标法第十一条、十二条规定的禁止性理由，一旦具备了显著性，就可以被注册为立体商标。

 

二、我国“三维”立体商标显著性认定在实践中的窘境 1．发生争议立体商标的类型

 

一般而言，依据保护客体的构成形状不同，立体商标在实践中可以分为三种表现形式：(1)与标识的商品或服务项目无任何关联的装饰性立体标志外形；(2)商品包装物本身的外形；(3)商品本身构成的立体外形。

 

对于第一类的立体商标注册，在中国的商标审查实践中并不存在重大争议。一般只要该商标作为二维商标能够因具有显著性得到注册，其立体商标也可以得到注册。例如米其林的知名商标“轮胎人”，笔者认为其本身与其标识的商品米其林轮胎并无很强的关联性，且具有很强的显著性，这样的商标如果申请为立体商标，对其显著性不会有太多争议，一般也认定其具有显著性。

 

而在我国商标审查实践中存在显著性争议的，主要是上述后两种立体商标表现类型，即商品包装物本身的外形和商品本身构成的立体外形。如前面引文中提到的可口可乐公司芬达瓶立体商标、费列罗外包装立体商标，就是属于第二类的商标包装物本身的外形的情况，而对于商品本身构成的立体外形，我国2008年经过复审通过的ZIPPO打火机的立体商标就是其中最经典的一例。

 

由于后两类的立体商标较第一种立体商标有其特殊性，即其立体商标本身具有一定的功能性，如芬达案中的立体商标本身就是饮料外包装的瓶子，而ZIPPO打火机案中涉案立体商标就是该打火机本身，所以对于这两类立体商标显著性争议的焦点，往往不是其本身具有的显著性，而是集中在是否属于通用包装或者外形，是否会因此形成对相关行业的垄断以及对公共利益的损害。

 

2．我国实践中立体商标显著性认定标准的主观性

 

上述原因导致我国实践中对于立体商标显著性的认定出现极其混乱的情况。经常会出现行政管理部门与法院在认定标准上的不一致，或者是相似案情出现不同审理或者裁定结果的情况。

 

典型的如上文中提到的可口可乐芬达瓶案，在该案中原告可口可乐公司在2002年提出该立体商标申请，先后以缺乏显著性被商标局和商评委驳回申请和复审请求。最后诉至法院，2010年12月，北京市一中院认为“芬达”饮料瓶是在普通瓶形的基础上，在瓶身下部设计为棱纹，该设计虽然与普通瓶型的下部构成区别。但在二者整体设计基本相同的情况下，该区别带来的视觉效果差异不大。“芬达”饮料瓶身下部的棱纹不足以构成其与普通瓶型外观形状的明显改变，不易引起一般消费者的注意。所以申请商标整体缺乏显著性，不具有区别于其他商品的作用。因而维持商评委的复审决定。而值得注意的是可口可乐公司旗下另一主打产品“可口可乐”的饮料瓶外包装却在2005年通过商标局审核注册为立体商标。在笔者看来，可口可乐瓶和芬达瓶同为可口可乐公司旗下主要产品，进入中国的时间也相差无几，在公众中的知晓度也相当。而从外观来看，两者的外观也具有一定的可比性，如果可口可乐饮料瓶能被认定具有内在显著性，那么按照相同标准芬达瓶也应被认定为具有内在显著性。

 

同时，上文引言中所提到的案例如费列罗、Zippo，大多都是在行政部门实质审查和复审中被认为缺乏显著性，却又被法院以具有显著性而要求行政部门重新裁定最后才获准通过的。从中我们也可以看出对于立体商标的显著性的审查标准，行政和司法不同的系统中也存在着一定的不同。

 

总体来说，我国实践中对立体商标显著性的认定还是以主观判断认定对象商标的内在显著性为主要原则。而这一点在2008年费列罗案审结后，北京市一中院该庭法官事后对于该案所发表的评论中也可以得到印证：“我们认为申请商标的领土延伸保护申请应当被核准最为重要和核心的理由仍然是其自身具有的内在显著性。当然我们不能否认的是，对于显著性的判断多少会带有一些主观的色彩，在某些情况下存在认知差异依然是一种正常的现象。”[5]

 

众所周知，对于事实的认定与判断应该尽可能的以客观条件和标准来进行。事实认定中主观成分所占的比例越多，该事实认定的过程越容易被案件关系人所主导，其认定结果的公信力也就越低。而事实上，现在我国司法界对于立体商标的显著性的认定正处在这一尴尬的境地。

 

三、窘境的根源——用“二维”的法律规制“三维”客体

 

正如前面说到，现今我国司法和行政系统在关于立体商标显著性的认定中有着很大的主观成分。而对于这种现象，究其原因笔者认为主要是我国关于立体商标认定的相关制度的模式有问题。   1．现行法律制度的“二维”特性

 

我国现行的立体商标制度，是依托以保护传统二维商标为主的《商标法》而建立的。所以从本质上说，我国现行的对立体商标的注册保护制度都是以二维为背景的。但是问题也随之产生。由于法律的表现形式只能是以文字为主，而文字这种表现形式本质上说是一种二维的模式，所以这也就决定了任何法律规范都只能是二维的表现形式，即法律的二维性。而这个特性，对于传统商标来说，法律的表现形式的二维性不会对其产生任何影响，因为传统商标的表现形式也都是以文字、颜色、图案等相互组合而产生的二维标志，就算后来出现一些诸如镭射商标之类的“伪三维”标志，其本质上还是属于二维。所以，在对传统商标确立注册和保护制度时，使用二维的法律文本规制二维的保护客体，可谓是相得益彰。完全可以将相关的传统商标现实中的问题以相同法律文本的方式进行规制和调整。

 

随着科学技术的不断发展，许多传统的二维领域都进入三维时代，无论从电影电视的3D时代的到来，还是全息技术在实践中的应用。可以说我们正处在一个从“二维”向“三维”跨越的时代。而在这样的时代大背景下，我们传统二维的商标制度也不可能幸免。而这种改变首先体现在Trips协议里，Trips协议第十五条规定：任何标记或者标记的组合，只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务，即能构成商标。此类标记，特别是文字(包括人名)、字母、数字、图案要素和颜色的组合以及上述内容的组合，均应能够作为商标注册。由此，为了与Trips协议相适应，我国2001年《商标法》将立体商标加为新的保护客体。从上述背景我们不难看出，我国最初将立体商标列入我国商标法保护客体，主要是因为要和Trips协议接轨，因此在制定具体制度条款时，也只是单纯的在《商标法》第八条里加入“三维标志”字样，同时按照传统商标法的立法模式增加了第十二条从而来限定立体商标的注册条件。而2005年的《商标审查及审理标准》中，也按照传统商标法的模式，通过对通用外形和包装的限定，来解释立体商标的显著性要求。

 

总的来说，我国商标法对于立体商标的相关规定，是照搬传统二维商标的模式进行的。所以，我国现行立体商标的保护制度无论从表现形式上还是从立法模式上都是一个二维的保护。而前面法官说到的以认定申请立体商标内在显著性为主要判断标准就是最好的证明。

 

2．“二维”法律在保护“三维”客体时的局限性

 

但是在笔者看来，以判断立体商标是否具有内在显著性为其整体显著性判断的主要标准有着很大缺陷。众所周知，如果想将一个三维的物体用二维的表现形式进行描述，最好的办法是用图片，而非文字，这也是我们在工程中常用三维视图来反映三维物体。而现在我们却要用二维的文字来描述三维的物体，并希望以此来对三维商标的内在显著性制定相关认定标准和限制条件，这显然是不可能完成的任务。因为文字表达最小的单位是词语，而词语表达的概念永远只能是二维的，而无法将三维世界里的物体，用单个词语进行描述，换言之，我们根本无法用“二维”的文字，来给“三维”商标的内在显著性设定限制条件和下定义。

 

而我国商标法的这种局限性，在商标法上对于“通用”这个词的解释就可见一斑。在传统的二维商标法的体系下，其对《商标法》第十一条中所说的通用名称、图形型号中“通用”的解释是“指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。”[6]从以上的解释我们不难看出，在解释“通用”这一概念时，其所用的名词“名称、图形、型号”都是二维的概念，所以在传统商标法的体系下，用文字来对商标的内在显著性认定制定条件和限制是不会产生任何问题的。但是当我们把上述“通用”的概念，应用到“三维”立体商标时，问题就随之而来。前面说了，在《商标审查及审理标准》中也有类似商标法第十一条第一款第一项关于通用包装和外形不具有显著性的规定。但是我国法律却没有对这里的“通用”做任何解释，所以我们只能沿用其对于传统二维商标关于“通用”的解释。但是当你沿用这些解释时，你就会发现，对于立体商标这些解释根本毫无价值。就拿前面多次提到的饮料瓶为例，如果沿用传统商标中“通用”的解释，那么对于饮料这种商品的通用外观包装就应该是“瓶子”。但是瓶子是一个很大的范畴，具体什么样的瓶子应该算是通用包装，还是无法定性判断。

 

由此，笔者认为，在现行的法律制度下，单单依靠法律文字描述的条件来判断立体商标的所谓的内在显著性，制定相关认定标准和限制条件，是有缺陷的。

 

四．寻回立体商标显著性认定中丢失的“一维”

 

既然商标的内在显著性这一通过法律条文体系的二维条件无法满足立体商标三维的需要，那么我们需要做的只是在现行二维的法律表现方式下，再找到丢失的那“一维”，使其变成三维，而笔者认为这丢失的一维就是获得显著性。   1．获得显著性在立体商标显著性认定中的主导地位

 

所谓获得显著性是指即本身缺乏显著性的商标，只要证明通过一定时间的使用，使消费者将其与商品的来源联系起来，亦即嗣后取得识别性，也可成为商标注册及保护的客体。这在美国等多国商标立法或司法实践中被称为通过使用产生了“第二含义”。我国在传统的商标保护中，也会提到获得显著性，我国商标法第十一条第二款实际上就是对于获得显著性的规定。但是，前面已经说过了，在传统二维商标中，主要还是以审查商标的内在显著性，对于获得显著性的审查，只能视为是商标显著性的特例。

 

但是当进入到三维商标的保护时，情况就发生了根本的改变。在笔者看来，在三维立体商标的显著性认定中，应以审查商标的获得显著性为主，而将审查商标的内在显著性作为其商标显著性认定的特例。

 

2．获得显著性：立体商标产生的原因

 

笔者认为，获得显著性之所以应该在立体商标显著性认定中占据主导地位，其原因在于对于立体商标而言，获得显著性是其产生并成为商标的原因。

 

传统的商标，其最初被设计出来的目的，就是为了标识相关产品，使其能够区分相关产品的来源。所以对于传统商标来说，其被设计的目的就是为了作为商标，而设计过程与其要标识的产品是相互独立的。相比与传统商标的这种产生过程，立体商标则有着很大的不同。对于很大一部分立体商标而言，其本身就是用来运输包装该产品的，或者是该产品的外形。而无论是产品外包装还是产品外形，其最初产生的原因并不是作为商标而被设计产生的，相反的其最初的目的只是单纯的为了好看和吸引消费者。也就是说相关立体商标在设计之初根本不具备标识产品区分来源的功能。其作为商标区分产品来源的功能，是随着该产品在市场的运作下，消费者逐渐将该产品外包装和外形与特定厂家生产的产品联系起来，这样才产生了其商标的功能。通过以上对立体商标产生过程的分析，我们不难发现，立体商标产生的本质就是一个获得显著性不断增强的过程。所以，对于立体商标的显著性来说，获得显著性才是其本质的显著性。

 

五、对我国立体商标显著性认定的建议 1．以获得显著性为主，内在显著性为辅为审查原则

 

我国现在无论是司法机关还是行政机关关于立体商标的认定，都是以审查相关立体商标的内在显著性为主，而这一点笔者认为是出现了一个本末倒置的情况。

 

不可否认，一些立体商标是具有一定的内在显著性，但是由于立体商标产生的特点，导致了其显著性必定以获得显著性为主。但与此同时，也不能完全地只审查获得显著性。对于一些已经具有内在显著性的商业外观要求“第二含义”，将会妨碍竞争，因为小企业在成立之初显然无力建立“第二含义”；一定要求“第二含义”，就会给他的竞争对手以可乘之机，从而在该企业未及扩张之前，抢先使用该外观并阻止其进入新兴市场。[7]所以在以审查获得显著性为主的同时，应该将审查立体商标内在显著性作为平衡相关申请主体利益的平衡器，从而构成真正的“三维”认定标准。

 

2．借鉴欧美等国家具体审查条件的经验

 

我国关于立体商标的制度是从2001年才正式开始的，所以很多具体制度的设计还有很大的缺陷。但是立体商标在欧美等发达国家，早在上世纪八九十年代就已发展。因此笔者认为们可以大胆借鉴国外的先进经验。

 

关于显著性认定方面，美国的经验对我国有很大的益处。美国在认定立体商标的显著性时，对于产品外观和产品外包装采取了不同的认定标准。对于外形商标申请，原则上先推定该种外形立体商标标识不具有任何内在显著性。对于此类商品一律予以驳回，除非申请人能够提供该商品外形经过广泛市场使用“获得显著性”的证据。外包装的立体商标申请，如果确有充分理由及事实表明其有内在显著性，即根据该外形是否能够直接区别商品的出处，则予以注册。否则，就必须如商品外形一样，提供通过市场使用“获得显著性”的证据才有可能取得注册。

 

笔者认为，这种方式比较科学，可以最大程度上客观地评价一个立体商标的显著性，同时也给立体商标显著性的认定留下了一点主观因素的余地。

 

注释 [1] Trademark Manual of Examining procedure，U．S Department of Commerce patent And Trademark Office，2ded，May 1993，1301．02(c)． [2]青木博通：《日本的立体商标与外观设计》，载《中华商标》，2003年第11期。 [3]参见台湾《立体、颜色及声音商标审查基准》。2004年6月。 [4]参见国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会发布《商标审查及审理标准》，2005年12月31日 [5]佟妹：《“金莎”巧克力立体商标跨洋诉讼》， 《中国审判新闻月刊]》，2008000=第4期，第4735 [6]参见国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会发布《商标审查及审理标准》，2005年12月31日第二部分 [7]黄辉：《商标及其包装外形的显著性对取得商标保护的影响》，《中华商标》，2000年第lO期。

 

 

来源：中华商标  作者：颜世杰 上海大学法学院 整理：IPRdaily 赵珍 网站：www.iprdaily.cn

 

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